Юридический и изобретательский способы обхода патентов
Для обхода конкурирующего патента, как, впрочем, и для получения патента на новое изобретение, необходимы совместные усилия двух ключевых фигур. Это изобретатель, который находит какую-то идею, и патентный поверенный, который подготавливает заявку на получение патента в соответствии с патентным законодательством и подает ее в патентное ведомство. Это весьма ценные специалисты для любой компании. Именно их работа приводит порой к грандиозному успеху. Именно здесь цена ошибки может оказаться для компании непомерно высокой.
Если при обходе патента и изобретатель, и патентный поверенный действуют каждый на своем направлении, то можно выделить два основных способа обхода патентов.
Первый и главный — это юридический.
Этот способ подразумевает использование несовершенства патентного законодательства и ошибок в описании изобретения в патенте. Сам объект изобретения при этом никак не изменяется. При юридическом способе обхода патента патентный поверенный старается еще раз защитить предмет обходимого изобретения, никак его не изменяя. Если представить ситуацию в виде диаграммы (рис. 6.37), то все действия происходят в соответствии с нижней частью диаграммы, т. е. главное действующее лицо при юридическом способе обхода патента — патентный поверенный. Изобретатель при этом выполняет
Рис. 6.37. Юридический способ обхода патентов вспомогательную функцию и следит за тем, чтобы изменение формулировки патента не привело к потере технической сути изобретения.
Для обхода патента юридическим способом необходимо найти в конкурирующем патенте несоответствия признаков реального объекта, способа, вещества с текстами патентной формулы и описания. Затем необходимо описать существующий предмет изобретения, используя другие термины и переформулировав описание по определенным правилам, содержание которых является ноу-хау каждого опытного патентного юриста. Главным ориентиром в этой работе является действующее патентное законодательство. В результате часто появляется возможность либо оспорить патент, доказав, что он защищает уже известное ранее изобретение, либо составить новую заявку и получить альтернативный патент на существующее изобретение.
При известном навыке и достаточной квалификации патентного поверенного юридический способ обхода патента может быть весьма эффективным. Здесь важным ресурсом являются погрешности при оформлении обходимого патента. Для того чтобы составить патентную формулу и описание, полностью и надежно закрывающую полученное решение, требуется вдумчивая и кропотливая работа. Можно предполагать, что при подготовке конкурирующего патента она не была проведена с достаточной тщательностью. Оформление заявки, ее экспертиза и получение патента — весьма сложная и дорогостоящая процедура, в которой принимают участие десятки людей. Сбой на каком-то одном этапе может привести к тому, что защита изобретения будет недостаточной, и в будущем этот патент может быть оспорен. Кроме того, абсолютно совершенного патентного законодательства не существует, и в различных странах уровень патентной зашиты существенно разнится. Иногда это приводит к курьезам.
Патентный поверенный Джон Кео из Мельбурна в одночасье стал знаменитым на весь мир. Используя несовершенство патентной системы Австралии, он положил конец спорам о том, где изобрели колесо — в древней Азии или древней Африке, и сумел получить в буквальном смысле слова патент на колесо. Согласно документу, выданному Австралийским патентным ведомством в 2001 году, Кео запатентовал «круговое приспособление для облегчения транспортировки» [6.9].
Обход патентов при помощи юридических ухищрений — очень увлекательная и интересная тема, но она выходит за рамки нашей книги. В арсенале каждого патентного поверенного есть масса способов и подходов к борьбе с конкурирующими патентами. Иногда сделать это удается без труда, но чаще всего требуется серьезная, вдумчивая работа. Есть и такие патенты, которые крайне затруднительно обойти юридическим путем.
Например, патентная легенда гласит, что Зингер, создавший первую удачную модель швейной машины, гениально запатентовал свое изобретение. Формулировка была исключительно проста: «Швейная машина Зингера отличается тем, что отверстие на игле располагается ближе к острому концу» (рис. 6.38). Этот патент практически невозможно обойти юридическим способом.
Современники считали этот патент идеальным решением, которое делает дальнейшее совершенствование принципа действия швейных машин невозможным, так как игла, запатентованная Зингером, присутствует в любой работоспособной конструкции, оставляя другим изобретателям возможность лишь мелких усовершенствований типа ножного привода.
Существует и второй способ получения новых патентов — изобретательский.
Рис. 6.38. Обычная иголка и иголка, запатентованная Зингером
Этот способ подразумевает более или менее значительное преобразование структуры устройства или технологического процесса, которые являются предметом изобретения. Здесь главную роль играет изобретатель. При изобретательском способе обхода патентов все действия происходят в верхней части диаграммы (рис. 6.39).
Рис. 6.39. Изобретательский способ обхода патентов
Это наиболее радикальный выход из проблемной ситуации: найти концепцию решения лучшего, чем у конкурентов, и запатентовать его, т. е. речь идет о новом решении технической задачи, существенном изменении предмета изобретения. Для этого необходимо:
- • проанализировать существующее техническое решение и определить его недостатки;
- • попытаться устранить эти недостатки или определить причины, по которым это невозможно сделать;
- • устранить эти причины и получить новое техническое решение.
Таким путем действуют многие изобретатели, и часто он оказывается весьма эффективным. Для получения концепции решения может быть привлечен весь инструментарий ТРИЗ, позволяющий получить эффективное решение задачи. Кроме того, в значительной мере упрощается юридическая часть работы: оформление заявки и получение патента.
Однако очень часто бывает так, что вариант, запатентованный конкурирующей компанией, полностью устраивает нас, и его значительное изменение нецелесообразно. В этом случае возникает следующее противоречие:
- • необходимо изменить предмет изобретения для того, чтобы получить альтернативный патент, перекрывающий конкурирующий;
- • изменения не должны затрагивать принцип действия технической системы, являющейся предметом изобретения.
Разрешить это противоречие можно, объединив юридический и изобретательский способы в один «юридически-изобретателъский», суть которого можно сформулировать так: «изменить, не меняя». В этом случае патентный поверенный и изобретатель равнозначны, они работают совместно, и их усилия сконцентрированы в средней части диаграммы (рис. 6.40).
Рис. 6.40. «Юридически-изобретательский» способ обхода патентов
Следует отметить, что состав и структура любой системы обычно предполагают некоторую вариабельность, поэтому всегда можно провести незначительные изменения элементов системы. Наличие в составе системы таких незначительно различающихся элементов не изменяет ее принципа действия, т. е. речь идет о минимальном с технологической точки зрения изменении предмета изобретения. Однако его может оказаться достаточно для получения юридически значимого отличия определенного патентного признака. Это, в свою очередь, может дать патентному поверенному дополнительные возможности юридической зашиты альтернативного патента.
Для решения таких задач целесообразно применить Дерево эволюции — организованную совокупность линий развития для технической системы, описанной в обходимом патенте. Чем больше мы получим значимых альтернативных решений, тем проще будет ориентироваться в этом поле и находить более эффективные решения, которые можно применить для обхода патентов. Поскольку линии развития базируются на объективных законах развития техники, следует ожидать, что возможно описание всех основных вариантов преобразований анализируемой системы по выбранному патентному признаку. После этого остается лишь найти незаполненные клетки в данном Дереве, устраивающие нас с технологической точки зрения, и можно начинать атаку на конкурирующий патент.
По сути дела, речь идет о процессе обработки патентной информации, описанном в разделе 6.1. На входе этого процесса будет прототип, который нужно преобразовать, улучшить или найти аналогичное равноценное решение, позволяющее защитить его патентом. На выходе мы должны получить ряд концепций по преобразованию прототипа, позволяющих скомпоновать патентоспособный альтернативный вариант данной системы, описываемой в этом изобретении. Построение нескольких новых моделей систем, включающих измененные элементы, позволит выявить возможные пути обхода своего патента в будущем. Альтернативные модели системы необходимо запатентовать, организовав защиту по принципу так называемого патентного зонтика, который закрывает основные возможные пути обхода своих патентов конкурирующими компаниями.
Какие действия нужно совершить для выявления альтернативных вариантов конкурирующего изобретения?
Подготовительный этап. Необходимо определить прототип, т. е. тот патент, который нужно обойти.
Шаг 1. Определить функцию, состав и структуру технической системы, защищаемой этим патентом.
Шаг 2. Определить патентные признаки, которые целесообразно изменить.
Шаг 3. Провести патентный поиск, найти основные альтернативные варианты этой системы.
Шаг 4. Построить Дерево эволюции для анализируемой системы.
Шаг 5. Путем сравнения базового и конкретного Дерева эволюции (см. раздел 6.1) выяснить, какие варианты преобразований не защищены патентами.
Шаг 6. Оценить возможность использования этих вариантов в системе, выбрать наиболее подходящие.
Шаг 7. Предложить технические решения на основании этих вариантов.
Заключительный этап. Обеспечить юридическую защиту этих решений
Возможный обход патента Зингера.
Вернемся к легенде про Зингера и его иголку. Обход его патента (рис. 6.41, а) мог бы выглядеть следующим образом: конструкция машины, в которой иглу, двигающуюся вверх-вниз в швейной машине, заменили крючком, качающимся вокруг некоего центра вращения (рис. 6.41, б). Такой вариант машины предложен французским портным Тимонье. Крючок имеет ряд преимуществ перед иголкой, в первую очередь — более простой привод.
Рис. 6.41. Альтернативные варианты иголки швейной машины: а — иголка Зингера; б — иголка-крючок; в — полая иголка
Еще один вариант касается самой иглы, вернее, отверстия для нитки. Можно расположить отверстие по оси иглы, чтобы нитка входила сверху, а выходила снизу (рис. 6.41, в). Кроме того, общепринятая форма отверстия может быть заменена на Г-образную: нитка входит в отверстие сбоку, а выходит снизу и т. д.
Как обойти патент
Как же обойти патент без риска для себя и своего бизнеса?
Нужно запомнить, что идея патентного права в том, чтобы стимулировать принципиальное развитие науки и техники. Это делается через сохранение патентной защиты от незначительных изменений продукта. Патентная защита снимается как только продукт существенно изменен.
Как определить, какое изменение значительно, а какое – нет?
Берем описание патента (его называют формулой патента).
Патентование изобретений и полезных моделей, обход патентов конкурентов
Часто в формуле можно увидеть несколько пронумерованных абзацев. Первый абзац (пункт) – всегда содержит существенные, значительные признаки продукта, остальные – незначительные, несущественные, дополняющие.
Чтобы обойти защиту патента нужно, чтобы проектируемый продукт отличался хотя бы одним признаком из тех, что указаны в первом пункте (абзаце) формулы. При этом, как бы не хотелось, не нужно обращать внимание на другие пункты формулы (напомню, что их изменение сохраняет защиту патента).
Для примера возьмем патент 121901, владельцем которого являетсяООО «Инновация» (г. Самара) .
В первом пункте формулы указано:
«Устройство для монтажа подвесного осветительного прибора на натяжной потолок, содержащее узлы крепления к основному потолку, отличающуюся тем, что выполнено из пластмассы в форме диска с загнутыми по внешнему периметру краями, а на внешней монтажной поверхности симметрично относительно оси диска выполнены гнезда крепления планки осветительного прибора».
Как видим существенными признаками этого запатентованного продукта являются:
— форма (диск);
— материал (пластмасса);
— характер внешнего периметра края диска (загнуты);
— узлы крепления к основному потолку (присутствуют);
— гнезда для крепления осветительного прибора (присутствуют);
— расположение гнезд (симметрично относительно оси диска).
Рассмотрим, что и как можно изменить в рамках закона.
1. Сделать устройство не в форме диска, а, например, квадратное или треугольное. Но нужно понимать, что себестоимость изготовления будет выше. А углы будут «цеплять» натяжной потолок.
2. Сделать диск не из пластмассы, а из сплава металла. Однако себестоимость будет выше. Вес – больше. А значит и дороже доставка.
3. Не загибать края внешнего периметра диска. В таком случае, край будет «въедаться» в натяжной потолок. С эстетической точки зрения кромка без загиба вряд ли смотрится.
4, 5. Не делать узлы крепления к потолку и гнезда для осветительного прибора. Очевидно, что при этом варианте продукт теряет смысл.
6. Расположить гнезда крепления осветительного прибора ассиметрично, хаотично. В этом случае под весом осветительного прибора будет перекос, который вызовет деформацию натяжного потолка.
Таким образом, для обхода защиты указанного патента можно работать над изменением формы (общий вид и кромка) и материала. Однако понадобиться сохранить эстетичность и разумную себестоимость. Решение не так уж и очевидно.
Внести незначительные изменения, конечно, проще. Но, повторюсь, защита патента в этом случае не будет снята, а значит, это будет нарушением патента.
Как найти, понять и грамотно «обойти» патент на промышленный образец.
Если Ваш конкурент на своем сайте похвастался получением патента на промышленный образец и «засветил» номер патента, Вы можете без проблем найти описание патента.
Для этого Вам надо зайти на официальный сайт ФИПС, расположенный по адресу: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/ , и выбрать в меню строку «Реестр промышленных образцов».
Откроется страница раздела «Информационные ресурсы», которая имеет следующий вид.
В окошко «Значение» введите номер патента, нажмите кнопку «показать».
Для примера введем номер патента 86867.
Мы увидим исчерпывающую информацию по патенту 86867.
Настоящим обладателем патента является «ПРИНД КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД» — компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (на название страны указывает её код «VG», в соответствии с международным стандартом). Автор промышленного образца – наш соотечественник, Караханян Самвел Гургенович (код РФ — RU). Патент оформлял патентный поверенный РФ №963 Мус Виктор Константинович, который работает в Агентстве «Мус Компани», г. Санкт-Петербург.
Хотя патент опубликован 16.11.2013г., государство предоставляет патентную защиту с момента подачи заявки в ФИПС – с 22.02.2012г.
Заявлен промышленный образец «Бутылка с крышкой».
Патент действует, о чем свидетельствует широкая зеленая полоса и текстовые сведения о статусе патента.
Помимо комплекта изображений, описание патента содержит перечень существенных признаков, который мы сейчас проанализаруем.
Бутылка с крышкой, характеризующаяся:
– составом конструктивных элементов: бутылка, крышка; – составом композиционных элементов бутылки: горловина, плечики, корпус и донышко; – выполнением плечиков на основе усеченного конуса, – выполнением крышки, горловины и корпуса цилиндрической формы, причем боковая поверхность крышки совмещается с боковой поверхностью корпуса в закрытом состоянии, образуя единый цилиндр; – выполнением бутылки с эффектом тающего льда и оформленной шрифтовой графикой.
Как видим, перечень существенных признаков достаточно большой.
Из практики известно, что чем длиннее перечень существенных признаков, тем меньше объем защиты патента и тем легче его «обойти».
Согласно Ст.1358 ГК РФ, промышленный образец признается использованным в изделии, если изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, … приведенные в перечне существенных признаков…
Для того, чтобы юридически грамотно «обойти» патент на промышленный образец, достаточно отказаться от использования одного из признаков, перечисленных в перечне существенных признаков.
8.3 Обход патентов
Допустим, отказаться от последнего признака – «выполнение бутылки с эффектом тающего льда». Если этот признак Вам нравится, можно отказаться от какого-нибудь другого, например, сделать крышку с внешним диаметром, меньшим или большим, чем диаметр корпуса бутылки.
Что делать, если номер патента на промышленный образец не известен? В этом случае Вам надо обратиться в патентную фирму, специалисты которой проведут патентный поиск по платной патентной базе промышленных образцов РФ. Для выполнения поиска Вам надо будет представить сведения о предполагаемом объекте патентования, а также о возможном патентообладателе, которым может быть юридическое лицо (фирма) или физическое лицо (например, один из руководителей, учредителей или собственников фирмы).
Промышленный образец №86867.pdf
(202) Вопрос:
Работаю в мебельной компании в РФ, дизайнером-конструктором. Мною было придумана стенка под ТВ, которая очень успешно продётся большими партиями, патент на это изделие я не получал. Могу я сейчас получить патент?
Компания не сможет оспорить мое право на интеллектуальную собственность, сказав что это придумал не лично я, а директор?
Компания, в которой я работаю, должна будет выкупить у меня право на производство?
Насколько мне известно, производство запатентованного изделия, в частности мебели, легко «обходится» банальным изменением цвета или одного из размеров этого изделия, и право на производство можно не покупать, это правда?
С уважением, Александр
02.01.10
Ответ:
Добрый день, Александр.
Давайте покопаемся в куче Ваших вопросов, т.к. эту кучу можно разделить на три меньших: возможность получения патента, взаимоотношения с фирмой и «обход» патента.
1 куча. Патент на придуманную Вами стенку под ТВ по закону получить нельзя, но на практике возможно.
По закону нельзя, потому что изделие уже продается, а факт открытого применения(в данном случае посредством продажи) исключает возможность патентования, даже если патент будет заявляться на имя действительного автора.
На практике получить патент возможно, для этого можно использовать предусмотренную законом (п.4ст.1352 ГК РФ) льготу по новизне, согласно которой раскрытие информации автором или с его ведома в течение 6мес. не препятствует патентованию изделия.
Если экспертиза Роспатента найдет информацию о продажах изделия, постарайтесь прибегнуть к данной норме. Обычно экспертиза в таких случаях относится лояльно к действительным авторам, особенно при небольших нарушениях указанного срока.
2 куча. Теперь о возможности фирмы оспорить Ваш патент, если его удастся получить. Если Вы действительный автор, то директору фирмы нет резона доказывать свое авторство ввиду бесперспективности этого. Должны остаться Ваши эскизы, задание на разработку, компьютерные файлы, наконец, свидетели. Поэтому разумный директор будет оспаривать не авторство, а владение патентом, т.е. доказывать право собственности фирмы на этот патент. Это значительно легче, чем доказывать авторство, да и правда вполне может быть на его стороне.
Поскольку Вы работаете на фирме, то и все разработки должны принадлежать фирме, если договором между Вами и фирмой не предусмотрено иное(п.3. ст.1370 ГК РФ).
Так что директор фирмы может пойти следующими путями:
-предложить Вам передать патент фирме, взамен на авторское вознаграждение, сумма которого является предметом переговоров, как и размер компенсации за уступку патента
-если договоренность не будет достигнута, директор может в судебном порядке оспорить выдачу патента по мотиву неправомерного получения Вами патента на служебную разработку
-при Вашем отказе уступить патент постараться аннулировать его в Палате по патентным спорам Роспатента по мотиву преждевременного раскрытия информации путем открытого применения, о чем говорилось выше.
Тогда все остаются у разбитого корыта: патента нет, платежей за патент также нет, как и авторского вознаграждения.
Консультация. ПАТЕНТЫ (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)
Да еще нет защиты от возможного контрафакта, льгот патентообладателю, наценки на изделия, защищенные патентом и других радостей.
Поэтому лучше прибегнуть к известной формуле персонажа Ильфа-Петрова о том, что «согласие есть продукт при полном непротивлении сторон» и постараться достигнуть взаимовыгодного соглашения.
В конце концов, можно уступить часть прав на патент, т.е. сделать двух совладельцев патента: Вас и фирму, либо Вас и директора этой фирмы. Или даже трех, т.к. количество совладельцев не ограничено. Заодно и напишете договор о распределении прибыли от его использования.
3 куча. Насчет «обхода» патента принято обреченно говорить стандартную фразу о том, что «обойти можно любой патент».
Вопрос в том, сколько ходить вокруг него, т.е. во что это обойдется и не дешевле ли купить лицензию на него.
Тут уже многое зависит от качества самого патента, что зависит от мастерства патентоведа-поверенного, приложившего руки к составлению заявки. При грамотном составлении формулы патента(совокупности признаков) и отражении максимального количества вариантов(число их не ограничено), обойти патент становится сложнее и дороже, чем купить лицензию на него. Конечно, при разумных запросах владельца патента и одновременно его активной работе по защите прав, т.е. преследованию нарушителей в административном, судебном и уголовном порядке.
Поэтому представление о том, что обойти патент вполне можно только «банальным изменением цвета или одного из размеров этого изделия» неверно, т.к. размеры патентом не защищаются(в отличие от соотношения размеров), а цвет не обязательно указывать в формуле(совокупности признаков) художественно-конструкторского изделия, защищаемого патентом на промышленный образец(дизайн).
Кроме того, зачастую вполне можно получить патент не только на дизайн, но и на полезную модель или изобретение, т.е. на конструктивное и/или технологическое решение стенки под ТВ, тумбы и других предметов мебели либо их узлов или элементов.
Полезные модели, как и изобретения, охраняют принципиальное решение, а не внешний вид, что дает весьма эффективную защиту.
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ
Есть два интересных анализа некомпетентности, которые при ближайшем рассмотрении могут дать некоторые ключи к тому, как избежать или хотя бы свести к минимуму ошибки. Первый из этих трудов — «Принцип Питера» (The Peter Principle) доктора Лоренса Дж. Питера (48); второй — «О психологии военной некомпетентности» (On the Psychology of Military Incompetence) Нормана Ф. Диксона (15).
ПРИНЦИП ПИТЕРА
В своей книге «Принцип Питера» доктор Лоренс Дж. Питер высказал мнение, что в человеческой иерархии люди стремятся подняться до уровня собственной некомпетентности. Этот несколько пессимистичный взгляд основывался на его опыте, который свидетельствовал о том, что система сама подталкивает к этому. Происходит так потому, что людям внушают: если они выполняют свою работу эффективно и с легкостью, значит, должность не представляет для них сложности, и они должны двигаться вверх. Однако, как отмечает Питер, «проблема состоит в том, что если вам встретится нечто, с чем вы не сможете справиться идеальнейшим образом, то на этом месте вы и остановитесь, кое-как справляясь с должностными обязанностями, разочаровывая своих сослуживцев и снижая эффективность работы организации».
Принцип Питера был принят лишь в порядке общего суждения, поскольку он отражает коренную проблему при оценке потенциала. Мы знаем или думаем, что знаем, о том, что некто хорошо работает в своей сегодняшней должности. Но позволяет ли это говорить об успехе на следующей более высокой ступеньке? Может быть, да, а может, и нет; как бы там ни было, нельзя говорить наверняка, поскольку навыки, необходимые, скажем, для первоклассного ученого-исследователя, совершенно отличаются от тех, которые необходимы руководителю научно-исследовательской группы. Компетентность в технических вопросах не всегда подразумевает компетентность человека как руководителя.
Можно ли обойти принцип Питера? Да, но это трудно. Люди обычно не отказываются от повышения. А если отказываются, это вызывает подозрения. Появляется мысль, что они, должно быть, сделаны из более прочного материала.
Как запатентовать полезную модель самостоятельно?
Однако совершенно логично будет проверить, что же кроется за повышением, которое вам предлагают. Вам необходимо получить точные ответы на вопросы, каких достижений от вас ждут, какие ресурсы будут предоставлены вам для достижения поставленных целей и с какими проблемами вы столкнетесь. Если вы считаете эти требования необоснованными, обсудите должность, чтобы понять, можно ли их изменить.
КАК СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШИМ МЕНЕДЖЕРОМ
Не соглашайтесь на новую должность, если только не можете утвердительно сказать, что вы справитесь с ней, или хотя бы сможете в приемлемые сроки научиться работать в этой должности. Вы можете, и это будет вполне уместно, поинтересоваться, какая подготовка и помощь будет предоставлена вам на начальном этапе. Если ваш предшественник не справился с этой должностью, вы можете спросить, что было неправильно, во избежание повторения тех же ошибок.
Патентный ликбез №9. Обход патентов
В статьях данной рубрики мы стараемся подробнее рассмотреть практические стороны концепции интеллектуальной собственности, и после материалов о том, как изобретать, что изобретать, заявки на какие типы патентов подавать, где искать аналоги, почему охранные документы могут не защитить и т.п., мы смело можем сказать, что фундамент заложен. И теперь, когда все вы уже фактически сертифицированные специалисты, поскольку рассказанное только в этой рубрике легко заменит вам подобный сертификат, мы можем перейти к вопросу мешающих патентов.
Недавно у нас вышла статья про крестовый поход Nokia против Oppo, Vivo и Oneplus. Рекомендую к прочтению:
Как в Nokia защищают свои доходы — патентная война против OPPO, Vivo и OnePlus
Компания OPPO останавливает продажи в Германии и Франции, как с этим связаны претензии Nokia и кто выиграет битву в судах. Прецедент, который может повлиять на лицензионные отчисления для всех производителей.
Если коротко, то финский производитель, выдавая лицензии на свои технологии (а ничего, кроме них, у него, судя по всему, уже не осталось) сторонним компаниям на неисключительной основе, решил пересмотреть свое вознаграждение. В сторону увеличения, разумеется. Что удивительно, лицензиаты почему-то были против и отказались. Лицензиар же ступил на очень скользкую дорожку и решил воспрепятствовать реализации устройств, где используются технологии, подпадающие под действие патентов, на которые ранее были выданы лицензии. Обидный укол. И надо сказать, что действия сторон в какой-то мере укладываются в становящуюся сегодня нормой стратегию патентного противостояния. Ключевым в этих стратегиях является время. И оно чаще играет на стороне лицензиата (Oppo и компания в нашем случае). Что я имею в виду? Дело в том, что, запретив китайцам использовать свои патенты, Nokia толкает их в сторону разработки собственных решений. Это раз. Кроме того, сегодня стандартной ответной мерой является встречная атака на патенты, действия которых, по словам истца, нарушаются ответчиком. То есть сначала Nokia подает в суд, обвиняя Oppo, а потом Oppo подает возражение против выдачи патентов Nokia в Палату по патентным спорам. Пока возражения рассматриваются в ППС, в суде все становится на паузу. Патенты-то могут оказаться недействующими. Возникает резонный вопрос: «Ну и отлично, китайцы не продают товар, списывают издержки, разве им не логичнее прогнуться и заплатить?». Вовсе нет. Не изучал подробно данную ситуацию с претензиями Nokia, но велика вероятность, что Oppo вменяется в вину нарушение не такого уж и большого количества патентов. И данные патенты наверняка относятся к технологиям связи, которые не сказать, что радикально меняются. Физический принцип один, а значит, запатентованы не более чем эволюционные улучшения. А где есть внуки, там почти всегда есть и родственная похожесть на предков. И так уж случается, что в сфере интеллектуальной собственности это может означать, что решения в нарушаемых патентах могут оказаться не очень-то и патентоспособными (вспоминаем про критерии патентоспособности). И у того, кто подает возражения против патентов, за нарушение которых ему в суде грозит иск, вполне может получиться аннулировать эти самые патенты в ППС, тем самым не просто развалив дело против себя в суде, но и обнулив потенциальную выручку истца. Навсегда. А дополнительно еще и предъявить возмещение юридического сопровождения. Может, потому Nokia и предпринимает неловкие попытки (почитайте статью Эльдара) пойти на мировую. Уверенности в стойкости патентов нет, а перспектива остаться без дохода, инициировав при этом конкурентные разработки, налицо. И если увеличение лицензионных отчислений — это выстрел в ногу, то патентная война (в случае Nokia) — это контрольный в голову. Развал патентного портфеля Nokia откроет шлюзы для всех. Не берусь судить, насколько успешно и кто именно этим воспользуется, но то, что для Nokia было ошибкой это затевать — однозначно.
Но вышеозвученная ситуация все же больше применима к крупным компаниям, действия которых напрямую влияют на конкурента или держателя лицензий. У мелких представителей отрасли и технологии попроще, и изделия не столь массовые. И это позволяет не ввязываться в баталии, подобные тем, что сейчас захлестнули Nokia и Oppo. Слишком дорого. И долго. Может сложиться так, что рассмотрение настолько затянется, что срок действия патента может и истечь. А специалисты (не только юристы) на все это время увязнут в патентной войне, предоставляя материалы и занимаясь аналитикой, снижая свое присутствие в других проектах. Накладно даже только с точки зрения заработной платы специалиста. И это еще не говоря о юридических издержках.
Как обойти патент
Технический прогресс не стоит на месте и сопровождается патентованием объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим получать патенты с широким объемом правовой охраны с каждым годом становится все сложнее. Перед подачей заявки в патентное ведомство, как правило, проводится международный патентно-информационный поиск, по результатам которого находят ближайшие аналоги, и дается итоговое решение о патентоспособности заявленного технического решения. В случае положительного результата по проведенному поиску оформляется и подается заявка в Федеральный Институт Промышленной Собственности (ФИПС). Но, что же делать заявителю в случае отрицательных результатов патентного поиска, если есть патент идентичный техническому решению, которое Вы планируете запатентовать, и можно ли обойти уже существующий патент? Давайте ответим на эти вопросы ниже.
Во-первых, многое зависит от формулы изобретения/полезной модели. Ведь согласно патентному законодательству объем правовой охраны определяется формулой, а именно ее независимыми пунктами[1]. Чем шире описана формула, тем сложнее ее обойти, и наоборот. Так, например, указание точных температур, масс и любых количественных значений, а также конкретного материала, формы сужают объем правовой охраны патента, что позволяет обходить такие патенты простым изменением формы, материала, количественных значений и прочее. В этом моменте хочется обратить Ваше внимание на патентные бюро, гарантирующие стопроцентное получение патента, или как еще говорят получение патента «под ключ». На первый взгляд это звучит заманчиво, однако если задуматься, то становится понятно, что в таком случае работа будет направлена в первую очередь на результат, а не на качество технического решения планируемого к патентованию. Патентные поверенные понимают, что если заявка будет составлена с узким объемом правовой охраны, то вероятность патентования будет гораздо выше, однако такой патент на практике окажется практически бесполезен, так как его можно будет обойти и использовать запатентованное Вами техническое решение с узкой формулой без нарушения прав. Таким образом, не всегда патент защищает Ваше техническое решение, и наличие в формуле признаков, которые можно заменить, исключить, или, например, которые невозможно идентифицировать в процессе судебной экспертизы, позволят обойти такой патент.
Во-вторых, Вам нужно определиться для каких целей необходим патент. К примеру, Вы планируете запатентовать аналогичное техническое решение уже существующему патенту для его законного использования. И здесь для начала давайте разберемся, что же такое использование патента. Согласно пп. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ «Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
3. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели»[2]. Из этого вытекает следующее: чтобы обойти защиту патента, необходимо не использовать хотя бы один признак, изложенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели. При этом наличие дополнительных отличий в Вашем техническом решении, выходящих за рамки выданного патента не снимает обвинений в нарушении уже существующего патента. Вы можете получить свой патент, но это не обезопасит Вас от претензий по нарушению чужого патента. Давайте представим, что где-то есть патент на кухонный нож, а вы его доработали и придумали патент на такой же кухонный нож, но с вешалкой, и если у Вас получится запатентовать этот кухонный нож с вешалкой, то Вы не сможете продавать его без разрешения патентообладателя кухонного ножа. Такой патент называется «зависимым». Возможно, в данной ситуации будет проще просто-напросто заключить лицензионный договор на право использования существующего патента.
Как Вы поняли из разъяснений и примеров представленных выше, для того чтобы обойти патент нужно проделать сложную кропотливую работу: провести патентный поиск, оценить силу патента, который Вам нужно обойти, определить насколько широким объемом правовой охраны он обладает, проанализировать патент для выявления отличительных признаков, сформировать стратегию обхода. При этом не всегда замена или устранение признаков поможет обойти патент. Нужно учесть все нюансы, которых в патентовании немало, поэтому лучше прибегнуть к помощи специально обученных юристов в области интеллектуальной собственности и патентных поверенных. При Вашей совместной качественной работе Вы сможете запатентовать техническое решение с как можно более широким объемом прав, путем включения в формулу минимального количества признаков. Чем меньше признаков Вы включите в формулу, тем шире объем Ваших прав, больше вероятности, что Ваше запатентованное решение скопируют и начнут его использовать, что свидетельствует о силе патента.