Товарный знак можно использовать без разрешения его владельца
Какое использование товарного знака посчитают нарушением, а какое – нет
Товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров, а знаки обслуживания – для индивидуализации работ и услуг (ст. 1477 ГК РФ). Например, товарный знак Ferrero Rocher выделяет среди сладостей знаменитые круглые шоколадные конфеты с орехами, которые производит итальянская компания Ferrero S.p.A. Знак обслуживания «Яндекс Go» обозначает услуги по перевозке, которые предоставляет компания «Яндекс».
Использование чужого товарного знака или знака обслуживания без согласия его владельца является нарушением (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Например, нельзя разместить товарный знак Ferrero Rocher на упаковках других конфет или печенья.
Однако не будет считаться нарушением использование чужого товарного знака, знака обслуживания или схожего с ним обозначения:
- в описательных целях;
- в том случае, если обозначение использовалось еще до даты подачи заявки для его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания.
Описательное использование товарного знака
Америка первой признала, что использование товарных знаков и знаков обслуживания в описательных целях не является нарушением 1 . Это значит, что знак потребовался лишь для описания товара и его особенностей, а не для того, чтобы показать потребителю связь между товаром и производителем.
Например, существует товарный знак «Родниковая вода». Человек опубликовал в интернете статью о видах воды в природе, где упомянул родниковую воду и описал ее свойства. Словосочетание «родниковая вода» он использовал в описательных целях, а потому права владельца товарного знака не нарушил.
В России описательное использование товарного знака и знака обслуживания законодательно не закреплено. Но в 2019 г. Верховный Суд РФ разъяснил, когда употребление слов, зарегистрированных в качестве словесного товарного знака, не является использованием товарного знака. Это те случаи, когда такие слова используются в общеупотребительном значении, а не для индивидуализации товара 2 . То есть слова и словосочетания, которые являются товарными знаками, но при этом свободно и каждодневно употребляются в речи, могут быть использованы в описательных целях. Это не будет считаться нарушением права на товарный знак.
Пример № 1. Спор возник между индивидуальным предпринимателем, владельцем товарного знака «Оригами», и обществом «ЁбиДоёби».
Индивидуальный предприниматель указал, что общество «ЁбиДоёби» распространило в интернете рекламу, в которой использовало товарный знак «Оригами». Реклама содержала текст: «“ЁбиДоёби” покупает. Оригами». Касалась она бонусов и скидок, которые общество предоставляло при доставке суши и роллов в обмен на оригами.
Cуд по интеллектуальным правам при рассмотрении этого спора отметил, что «простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака, само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован» 3 .
Выработанный подход к определению описательного использования товарного знака активно применяют арбитражные суды при рассмотрении требований о защите права на товарный знак.
Пример № 2. Суды не признали нарушением размещение на сайте товарного знака «Репробанк». А все потому, что аббревиатура «репробанк» обозначает «банк репродуктивных тканей». И использовал ее ответчик, чтобы потребителям было проще воспринимать медицинскую информацию 4 .
Добросовестное использование обозначения до даты подачи заявки для его регистрации как товарного знака
Чтобы зарегистрировать в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначение, например нарисованный дизайнером логотип, нужно подать заявку в Роспатент. Если регистрация прошла успешно, то логотип становится товарным знаком или знаком обслуживания, а заявитель – его владельцем. Когда один заявитель подал заявку раньше других, говорят о приоритете товарного знака. Приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент (ст. 1494 ГК РФ).
Встречаются случаи, когда несколько лиц на протяжении длительного времени используют одно обозначение и при этом не регистрируют его как товарный знак. Далее один из них подает заявку для регистрации обозначения. А после новоиспеченный правообладатель обращается в суд с требованиями о прекращении незаконного использования другими лицами товарного знака и выплате ему компенсации по ст. 1515 ГК РФ.
При разрешении таких споров суды указывают, что владелец товарного знака не может запрещать использование обозначения лицу, которое добросовестно его применяло еще до даты приоритета товарного знака 5 .
Пример. Суды отказали истцу в удовлетворении требований о запрете ответчику использовать товарный знак «Большая мода» и взыскании компенсации. Объяснили они это так: обозначение, включающее словосочетание «большая мода», ответчик создал и использовал добросовестно и открыто ранее даты приоритета товарного знака и даты его регистрации 6 .
Но следует помнить, что доказать добросовестное использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания должно лицо, к которому предъявлены исковые требования.
1 Section 33 (b)(4) of the Lanham Act. URL: https://www.bitlaw.com/source/15usc/1115.html.
2 Пункт 157 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. № С01-335/2018 по делу № А33-25467/2016.
4 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2020 г. № 09АП-33577/2020-ГК; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2020 г. № С01-1492/2020 по делу № А40-266474/2019.
5 Постановление Президиума ВАС РФ от 30 сентября 2008 г. № 7288/08 по делу № А40-8298/07-67-89; Постановление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004.
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2021 г. № С01-1156/2021 по делу № А73-11776/2020.
Что делать, если получил исковое заявление за использование чужого товарного знака
По современному российскому законодательству никто не вправе использовать чужой бренд, а точнее — отдельные его элементы, зарегистрированные как товарные знаки (ст. 1477 ГК РФ). Такое использование без согласия правообладателя грозит нарушителю гражданской ответственностью по статье 1515 ГК РФ. И последствия, в зависимости от позиции суда, могут быть различными — от изъятия из оборота и уничтожения товара до компенсации 10 000—5 000 000 ₽ и более.
Кроме того, иногда нарушителя могут дополнительно привлечь к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ. Штрафы, установленные этой статьей: 5 000—10 000 ₽ — для граждан, 10 000—50 000 ₽ — для должностных лиц, 50 000—200 000 ₽ — для юрлиц.
Однако на практике бывает, что иски о незаконном использовании чужих товарных знаков получают даже добросовестные бизнесмены (пример из практики «Гардиума» будет ниже), например, продающие товары в своих торговых точках, в интернет-магазинах или на маркетплейсах. И в этом случае важно знать, как действовать, чтобы не усугубить ситуацию и не попасть на огромную компенсацию. Об этом и расскажем в статье.
Как правообладатель может найти нарушителя
Вариантов два — он может провести «контрольную закупку» в офлайн-торговой точке либо обнаружить товар в интернете — на маркетплейсе или просто в интернет-магазине потенциального нарушителя. В первом случае будет зафиксирован факт продажи товара с незаконно используемым товарным знаком, во втором — достаточно зафиксировать предложение к продаже.
Закупка в торговой точке обычно происходит так: представитель правообладателя приходит, например, в магазин с нотариусом и покупает товар, который, по его мнению, является контрафактным — в данном случае тот, на котором есть товарный знак правообладателя. Он обязательно берет кассовый и/или товарный чек, потому что он нужен для доказывания, а также снимает весь процесс на скрытую камеру — и это законно (п. 55 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).
Через какое-то время после этого владелец магазина получает претензию о незаконном использовании товарного знака. А после, если договориться мирно не удалось, — исковое заявление.
В практике «Гардиума» была ситуация, когда претензии правообладателя возникли из-за продажи товара в магазинах. К нам обратилось акционерное общество «Торговый дом “Перекресток”», которому поступило два иска о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак на общую сумму 35 млн рублей. Причина — продажа в магазинах «Перекрестка» вина под обозначениями Saint Vincent и St. Vincent.
В ходе разбирательства нам удалось доказать, что истец действует недобросовестно, а также прекратить действие его товарных знаков. Подробнее об этом деле можно прочитать по ссылке.
В интернете, например на маркетплейсах — «Вайлдберриз» или «Озон», правообладателю необязательно покупать контрафактный товар у потенциального нарушителя. Достаточно собрать доказательства, что продавец предлагает кому угодно купить этот товар — это называется предложением к продаже (п. 4, 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19). Подходящими доказательствами в этом случае будут скриншоты со страницы маркетплейса или сайта потенциального нарушителя.
Дальше правообладатель действует так же, как и при офлайн-закупке — направляет претензию, а после — обращается в суд.
Приведем еще один пример из практики «Гардиума». К нам обратился правообладатель товарного знака, который незаконно использовало третье лицо, продавая товары в интернете. Нам нужно было пресечь эти незаконные действия и взыскать компенсацию.
Чтобы добиться цели юристы «Гардиума» собрали документы, подтверждающие права нашего клиента на товарный знак, а также доказательства, что нарушитель действительно пользовался обозначением клиента в интернете. Благодаря этому дело удалось выиграть. Подробнее об этом кейсе мы писали здесь.
Чем иск о незаконном использовании товарного знака отличается от претензии
В делах о защите прав на товарные знаки и взыскании компенсации законодатель установил специальный порядок предъявления требований. Первый этап этого порядка — претензионный. То есть, прежде чем обращаться в суд, субъект, считающий, что его права нарушены, должен направить потенциальному нарушителю претензию (абз. 1 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). И только если претензия не помогла уладить конфликт и прошло 30 дней с момента ее направления, можно обращаться в арбитражный суд.
Таким образом, главное отличие иска о незаконном использовании товарного знака от аналогичной претензии — в порядке разрешения конфликта. Решения по искам принимают суды, изучив все обстоятельства дела. А претензия предполагает, что нарушитель добровольно удовлетворит требования правообладателя, и необходимость в обращении в суд исчезнет. Например, стороны могут договориться о порядке использования обозначения — подписать письмо-согласие или заключить лицензионный договор.
Обратиться сразу в суд, не направляя нарушителю претензию, нельзя. Отправить претензию и после этого не обращаться в суд — можно.
Еще одно отличие иска от претензии в сумме, которую в итоге может получить правообладатель. В претензии не требуют возмещение судебных расходов, например стоимости работы юристов и госпошлины. В суде, соответственно, эти требования могут добавиться к сумме компенсации.
Кроме того, в суде сторонам сложнее договориться: мировое соглашение должен утвердить суд. В претензионном порядке сделать это гораздо проще.
Что делать, если поступило исковое заявление
Итак, договориться с правообладателем в досудебном порядке проще и дешевле. Но если уладить вопрос мирно не удалось и вы все-таки получили исковое заявление, мы расскажем, что делать дальше.
Шаг 1 — проверьте формальные требования к иску
- на правильный ли адрес он поступил — особенно это актуально для ИП, адресом госрегистрации которых является адрес их места жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Так вы установите, действительно ли требования обращены к вам;
- надлежащим ли образом оформлены полномочия истца — есть ли доверенность в требуемой законодательством форме, действующая ли она, прописаны ли в ней полномочия на предъявление таких требований, есть ли подпись и печать ИП или организации-правообладателя. Если доверенность удостоверил нотариус, проверить ее можно на reestr-dover.ru;
- какими документами правообладатель подтверждает свои права на товарный знак. Если истец не приложил свидетельство о регистрации обозначения, стоит усомниться — действительно ли перед вами правообладатель, а не мошенник;
- соответствуют ли наименование товара, сумма и другие данные на чеке товарам, которые вы реализуете — нет ли фальсификации, когда контрафактный товар был куплен не у вас, а ответить за это предлагают вам;
- не пропущен ли срок исковой давности. Если правонарушение состоялось больше трех лет назад, суд по вашему заявлению откажет в удовлетворении требований истца, даже если они правомерны.
Шаг 2 — проверьте, соблюден ли претензионный порядок урегулирования спора
Мы уже упоминали, что обратиться в суд с имущественным требованием, минуя этап с претензией, нельзя. Это значит, что если вы получили иск, важно проверить, предшествовала ли ему претензия. И, если она была, то как давно — подать иск можно только через 30 дней с момента ее отправки (абз. 2 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). Если правообладатель нарушил этот порядок и сразу обратился в суд, его иск не будет принят.
Однако у этого правила есть одно важное исключение — требования неимущественного характера, перечисленные в пп. 1—5 п. 1 и п. 5 ст. 1252 ГК РФ. То есть если истец хочет не компенсацию (это имущественное требование), а, например, запретить вам использовать товарный знак (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), с этим требованием он может сразу обратиться в суд. Направлять вам перед этим претензию он не должен (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).
Пришла претензия о нарушении прав на чужой товарный знак. Что делать
С этой ситуацией предприниматели сталкиваются часто. Последствия достаточно серьезные как для мелкого ИП, так и для крупной компании. Надо знать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы не усугубить проблему, а эффективно ее разрешить.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Почему правообладатели направляют претензии и чем это грозит
Товарный знак призван индивидуализировать товары и услуги определенного продавца — это его главная цель.
Использовать чужой товарный знак или очень похожее на него обозначение в коммерческой деятельности нельзя. За это предусмотрена ответственность.
Правообладатель может привлечь к ней правонарушителя, но сначала он направляет досудебную претензию. Это утвержденный законом порядок, который нужно строго соблюдать.
Если проигнорировать претензию от правообладателя, можно усугубить свое положение и стать участником судебного разбирательства.
Через суд правообладатель может заставить выплатить компенсацию и штрафы, уничтожить товар и поменять название компании, возместить расходы. Это большие убытки.
Компенсация может достигать 5 000 000 рублей или двукратного размера стоимости контрафактного товара, лицензии (если компания продает лицензию за 6 000 000 рублей, то заплатить придется 12 000 000 рублей), а штраф — 200 000 рублей. В некоторых случаях нарушителя могут привлечь в уголовной ответственности.
Часто нарушитель даже не подозревает, что делает что-то не так, претензии и иски становятся для него сюрпризом. Однако незнание не освобождает от ответственности. Правообладателю сейчас легко найти нарушителя, благодаря возможностям, которые дает интернет.
Часто претензии получают предприниматели, которые продают продукцию с товарными знаками известных иностранных брендов и персонажами мультфильмов.
Главная рекомендация — проверять товары на предмет наличия в них чужой интеллектуальной собственности, брать у правообладателей разрешение и заключать лицензионные договоры, регистрировать собственные товарные знаки перед началом их использования или хотя бы в процессе. Это поможет избежать претензий от третьих лиц.
Что проверить, если получили претензию
Если претензия в ваш адрес уже поступила, рекомендуем на нее ответить, особенно если она направлена почтой с уведомлением о вручении. Если вы проигнорируете претензию, в дальнейшем правообладатель может уже обратиться в суд.
Самое основное, что нужно сделать после получения претензии — изучить ее содержание.
Важно четко понимать, какое нарушение, по мнению правообладателя, вы совершили, какие требования он предъявляет.
Ваши действия — правонарушение, если:
Обозначения и виды деятельности схожи или тождественны.
В этом случае нужно оценить, насколько велико сходство. Возможно, вы вовсе не нарушаете права владельца обозначения. Оценить сходство поможет специалист — патентный поверенный.
Если у вас разные виды деятельности, то использование товарного знака не считается нарушением.
Узнать, для каких видов деятельности зарегистрирован товарный знак, можно в реестре Роспатента. Сопоставлять с вашей реальной деятельностью нужно классы МКТУ правообладателя.
Товарный знак могут зарегистрировать по тем направлениям, в которых пока предприниматель не работает, обозначение в этом случае тоже под защитой.
Товарный знак действует.
Срок действия оканчивается спустя 10 лет после регистрации, если правообладатель не сделает продление.
Если статус товарного знака «Прекратил действие», вы ничего не нарушаете.
Бывший правообладатель не имеет права направлять претензию и идти в суд. Сначала ему нужно продлить срок действия товарного знака и потом защищать его.
Вы получали прибыль от использования чужого товарного знака или ожидали ее получения, размещая товар на онлайн или офлайн витринах.
Неважно продали вы товар или нет, размещение его на маркетплейсе — уже повод обратиться с претензией.
Если эти признаки имеют место, значит, у правообладателя есть основания для взыскания компенсации.
В противном случае нужно собрать доказательства своей добросовестности, например, указать, что товарный знак уже не действует, значит, незащищен.
Обратите внимание на личность правообладателя и проверьте по открытым базам данных Роспатента, принадлежит ли ему товарный знак. Если он действительно владеет указанным обозначением, нужно попытаться урегулировать спор на этой стадии самостоятельно или с помощью юристов.
Иногда правообладатели действуют через доверенных лиц, нужно убедиться, что доверенность подлинная и у представителя есть полномочия представлять интересы владельца обозначения. Проверку можно провести по сервису на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если данных там нет, доверенность ненастоящая.
Стоит помнить, что иногда ИП и компании выдают доверенности не через нотариуса. Тогда на бланке должна быть подпись генерального директора и печать. Такие доверенности подделывают чаще.
Доверенность обязательно прилагают к претензии. Если ее нет, а пишет вам не правообладатель, нужно уточнить у него, на основании чего он действует.
Без такой проверки можно стать жертвой мошенников, которые уже используют такую схему: направляют претензию от имени правообладателя, получают деньги от напуганного предпринимателя и скрываются. Правообладатель об этой ситуации может не знать.
Если вы имеете дело с настоящим правообладателем, для понимания его позиции можно изучить судебную практику с его участием.
Если он часто подает в суд и добивается внушительных компенсаций, то, вероятно, будет идти до конца. Отсутствие судебных исков или проигрыши могут быть сигналом, что есть шанс избежать компенсации, если все сделать правильно. Дать точную оценку ситуации поможет юрист.
Обратите внимание, есть ли в претензии ссылки на доказательства правонарушения. Если их нет, есть шанс избежать ответственности.
Надо как можно скорее прекратить правонарушение: удалить товар из интернет-магазина, сменить вывески или снять продукцию с продаж — убрать все следы. Правообладатель не сможет пойти в суд, потому что отсутствуют доказательства.
Часто правообладатели закупают товар с нанесенным товарным знаком, чтобы представить его в качестве доказательства суду. Обычно в этом случае к претензии прилагают кассовый чек.
Если вам сложно понять, как правильно действовать, обратитесь к юристу. Опыт позволяет специалисту быстрее оценить ситуацию, выбрать эффективное решение проблемы и довести ситуацию до положительного исхода.
Как снизить размер компенсации
Когда нарушение действительно было, нужно попытаться сделать последствия минимальными. Выход — снизить размер компенсации. Иногда получается договориться о выплате всего 50% от изначальных требований.
Чаще для этого приходится общаться с правообладателем или его представителем лично.
В официальной переписке такие вопросы решаются с трудом. Необходимо предлагать аргументы, почему компенсация должна быть снижена.
Например, можно ссылаться на то, что нарушение было случайным или незначительным, что вы уже приняли меры для исправления ситуации, что вы не можете позволить себе выплатить большую сумму. В каждом случае свои варианты.
Важно проявлять уважение к правообладателю и не настаивать на своих условиях агрессивно. Лучше начать разговор с признания вины и готовности решить проблему.
Если договориться о снижении компенсации не удается, обратитесь за помощью к юристам или патентным поверенным. Они смогут предложить оптимальное решение.
Как заключить мировое соглашение
Для этого нужно ответить на претензию. Без диалога мира не добиться. Во время общения обсуждаются условия мирового соглашения. Прекратить спор на этом этапе — лучшее решение для нарушителя.
Мировое соглашение может быть на любых условиях, которые не нарушают закон, права сторон и третьих лиц. Досудебный порядок разрешения спора не ограничивает стороны, в отличие от судебного этапа.
В суде также можно заключить мировое соглашение, но в этом случае его должен утвердить суд. Поэтому лучше договориться на досудебном этапе.
Если вы хотите использовать товарный знак в дальнейшем, предложите правообладателю заключить лицензионный договор. Возможно, ему будет интересно ваше предложение.
Если договориться не получилось, правообладатель, вероятно, пойдет в суд.
Как отменить регистрацию конкурента
Отменить регистрацию конкурента можно, если есть достаточные основания. Вам не придется платить компенсацию, а товарный знак перестанет охраняться. Его можно зарегистрировать на себя.
Процедура аннулирования непростая, но часто это единственный способ избежать претензий, особенно когда они не обоснованы.
Например, сотрудник решил после увольнения создать вам проблемы, зарегистрировал ваш товарный знак на себя и направил претензию, чтобы получить компенсацию. В этом случае лучше попытаться оспорить регистрацию.
Есть несколько способов, которые позволяют аннулировать товарный знак:
Подать возражение против правовой охраны товарного знака.
Это возможно, если конкурент вводит в заблуждение потребителей, используя обозначение. Понадобятся доказательства этого факта.
Возражение подается в Палату по патентным спорам, оспорить решение можно в Суде по интеллектуальным правам.
Обратиться в ФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции.
Антимонопольный орган проверит этот факт и вынесет решение. Если оно будет положительным, нарушитель заплатит штраф, а его товарный знак будет легче аннулировать.
Подать иск в Суд по интеллектуальным правам.
Если иск будет удовлетворен, можно с этим решением идти в Роспатент, чтобы аннулировать регистрацию конкурента.
Если правообладатель сам не использует зарегистрированный товарный знак в течение 3 лет, то аннулировать регистрацию будет легко. Это частая причина отмены правовой охраны.
Найти другие основания для аннулирования самостоятельно сложнее. Целесообразно обратиться в патентное бюро, чтобы действовать быстрее и эффективнее.
Главное — не паниковать, увидев претензию от правообладателя товарного знака. Всегда есть шанс выйти из ситуации с минимальными потерями.
Мы это точно знаем, потому что регулярно помогаем предпринимателям уменьшать последствия ранее сделанных шагов.
Что делать, если пришла претензия о нарушении чужого товарного знака?
Пиццерия проигнорировала претензию о нарушении чужого товарного знака и получила штраф 315 000 ₽. Разбираем с юристом, как не допустить такого, на примерах из судебной практики.
Алексей Башук
Юрист по интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ № 2151, управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма»
Пиццерия проигнорировала претензию о нарушении чужого товарного знака и получила штраф 315 000 ₽. Разбираем с юристом, как не допустить такого, на примерах из судебной практики.
Алексей Башук
Юрист по интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ № 2151, управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма»
Предприниматели могут зарегистрировать практически любое обозначение как товарный знак. Например, владелец бургерной может зарегистрировать как товарный знак название кафе, слоган, логотип, название фирменного бургера, этикетки и упаковки.
Когда предприниматели выбирают обозначения для бизнеса, закон предполагает, что они сами разберутся, не нарушает ли их название чужие права. Но бывает так, что предприниматели запускают бизнес, а про товарные знаки забывают: не проверяют свои обозначения и не регистрируют их. Потом выясняется, что эти обозначения уже давно зарегистрированы другими людьми. О том, что предприниматель оказался нарушителем, он узнает уже из досудебной претензии.
В статье рассказываем, как реагировать на претензию и что бывает за нарушение товарного знака помимо штрафов. А еще приводим примеры нарушений прав на товарный знак и судебных споров.
Что такое незаконное использование товарного знака
Без разрешения правообладателя товарного знака другие предприниматели и компании не могут использовать такие же или похожие обозначения. Это касается товаров и услуг, которые однородны товарному знаку.
К примеру, одна бургерная зарегистрировала товарный знак на гамбургер — «Крабс Бургер». Другое кафе потом использовало такое же название, только транслитом — Crabs Burger. Владелец может отправить претензию о неправомерном использовании товарного знака. Если дело дойдет до суда, скорее всего, название транслитом признают нарушением.
Как всегда, здесь есть нюансы. Если название полностью копирует чужой товарный знак, но при этом услуги и товары из разных сфер, нарушения нет. Допустим, есть бургерная «Крабс», а вы собираетесь открыть магазин с товарами для дома «Крабс». Эти товары и услуги неоднородны, значит, нарушения нет.
Отвечать за незаконное использование нарушитель тоже будет по закону: если нарушение подтвердится, суд может заставить заплатить компенсацию правообладателю — до 5 млн рублей. Или назначить административный штраф и даже уголовный срок. Даже если нарушитель не знал о чужой регистрации и взял название случайно, ответственности не избежать.
С нарушителя взыскали больше 70 000 ₽ — перед этим он проигнорировал претензию
Ситуация. Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» подало в суд на индивидуального предпринимателя. Представители компании провели контрольную закупку в магазине бизнесмена — оказалось, что он продает игрушки с персонажами, которые зарегистрированы как товарные знаки «Сети телевизионных станций».
Ошибки. До того как пойти в суд, компания прислала предпринимателю претензию. В ней потребовала прекратить продажу игрушек и выплатить компенсацию. Нарушитель проигнорировал претензию. Даже если до этого он не знал, что нарушает чьи-то права, то после получения претензии он не придал этому значения.
Решение. С предпринимателя взыскали компенсации за каждый товарный знак, который он незаконно использовал. Плюс компенсация владельцу судебных расходов — всего вышло 73 594 ₽.
Что будет, если нарушить чужие права
Вот какие есть виды ответственности для тех, кто использует чужой товарный знак.
Гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации. К примеру, предприниматель взял чужое название: зарегистрировал домен, заказал брендинг и рекламные вывески и начал использовать обозначение в бизнесе без разрешения правообладателя. Это нарушение исключительного права, за него грозит гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации правообладателю от 10 000 до 5 000 000 ₽.
Может, даже больше: двукратный размер от стоимости контрафактного товара или стоимости права. Например, если компания продает франшизу за 3 млн, а кто-то использует название без спроса, компенсация может быть 6 млн.
Административная ответственность. Если владелец товарного знака подаст жалобу в ФАС, нарушителя может ждать административная ответственность — штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Такое бывает, если чужое название используется в рекламе. ФАС может оштрафовать компанию на сумму от 2000 до 500 000 ₽.
Уголовная ответственность — лишение свободы. Если сумма ущерба крупная, это может стать уголовным преступлением. На нарушителя могут подать заявление в полицию, которая запустит проверку. Если подтвердится крупный ущерб, нарушителю грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.
Ущерб для бизнеса. Кроме штрафов и ответственности по закону, еще есть риски для бизнеса.
Допустим, предприниматель открыл пиццерию под чужим названием и в одной концепции оформил коробки для пиццы, сайт, баннеры, маркировку на салфетках. Если выяснится, что он нарушает чужие права, пиццерию придется переименовать и провести полный ребрендинг. А еще — донести до покупателей, что компания теперь работает под новым названием и выглядит по-другому, и обосновать это. На это уйдет немало денег, да и репутация пострадает.
Пиццерию оштрафовали на 300 000 ₽ — в названии пиццы был чужой товарный знак
Ситуация. ЗАО «Мясная галерея» пожаловалась на пиццерию Testo. Они продавали пиццу под названием «Горячая штучка», а еще рекламировали доставку этой пиццы у себя на сайте.
«Горячая штучка» — это зарегистрированный товарный знак на готовые блюда вроде пельменей и чебуреков. Он принадлежит «Мясной галерее» и известен в России среди покупателей.
Ошибки. Перед тем как пойти в суд, «Мясная галерея» прислала претензию компании, которая владеет пиццерией, — ООО «Хуторок». Претензию проигнорировали.
Результат. Суд удовлетворил иск. ООО «Хуторок» обязали выплатить компенсацию 315 000 ₽, включая судебные издержки, прекратить продавать пиццу с чужим названием и удалить любые ее упоминания с сайта.
Что делать, если пришла претензия о нарушении прав на товарный знак
Если вам пришла претензия о нарушении прав, не стоит ее игнорировать. На практике отправитель почти всегда после отправки претензии готов идти в суд. Поэтому не надо рассчитывать, что о проблеме забудут, лучше сразу обратиться к профильному юристу.
Перед звонком к юристу можно самому проверить, что претензия реальная и имеет смысл. Для этого найдите отправителя и проверьте, зарегистрирован ли на него такой товарный знак. Если все действительно так, как в письме, стоит попытаться вступить в переговоры и снизить размер компенсации.
Проверить доверенность отправителя
Владелец товарного знака может составить претензию сам, но чаще этим занимаются его юристы. Чтобы юрист имел такие полномочия, на него оформляют доверенность. Это документ, в котором заверено, что владелец знака назначает юриста своим представителем и разрешает ему представлять свои интересы от его лица.
Если претензия о нарушении прав на товарный знак пришла от юриста, к документу должна быть приложена копия доверенности. Изучите копию и проверьте данные доверенности — нужно убедиться, что она подлинная. Для проверки есть специальный сервис Федеральной нотариальной палаты. Он бесплатный: заходите на сайт, вводите номер доверенности, дату оформления и имя нотариуса, нажимаете на кнопку и проверяете, не липовый ли документ.
Нужно перепроверить, правильно ли введены данные. Если все ввели верно, но сервис ничего не находит — доверенность ненастоящая
Претензию присылают одним из двух способов: заказным письмом с описью вложения на юридический адрес фирмы или по электронной почте. Это нужно, чтобы потом идти в суд. По правилам к письму должна быть приложена доверенность. Если доверенности нет или ее не показали, это не значит, что претензии можно не придавать значение и продолжить нарушать. Обратите внимание, что указано в претензии, и уточните, на каком основании юрист вам пишет. Доверенность могут и не приложить, но это не помешает правообладателю пойти дальше и подать на вас в суд.
Найти товарный знак в базе Роспатента
Дальше нужно посмотреть подробности о товарном знаке: действителен ли он, на какие товары и услуги зарегистрирован. Для этого найдите номер товарного знака в претензии, откройте сайт Росреестра и впишите его в форму.
Введите номер регистрации товарного знака, и в отдельной вкладке браузера откроется свидетельство о регистрации
Проверьте несколько вещей.
Действует ли знак сейчас. Если он истек, нарушения нет. Товарный знак регистрируется на 10 лет, и иногда правообладатель забывает его продлить. Получается, что претензию отправили, не разобравшись в деле.
На какие товары и услуги распространяется. Нужно сравнить товар, на который действует товарный знак, с тем, что продает нарушитель. Бывает, что товарный знак действует на одни товары, а претензию предъявляют на другие. В таком случае нарушения тоже, скорее всего, нет. Товарный знак действует только на конкретные товары и услуги, которые там указаны, или на однородные им.
Кто правообладатель. Бывает, что компания передала права на знак другому бизнесу, а в реестр это не внесла. Если новый правообладатель заявит о претензии, он не сможет защищать себя в суде — пока что эти права ему не принадлежат. Понятно, что правообладатели могут быстро заключить договор отчуждения и перенести товарный знак на эту компанию или договориться и переслать претензию от первого владельца. Но все равно лучше проверить.
Когда все проверите сами, нужно обратиться к юристу, чтобы он изучил материалы и рассказал, что будет дальше.
Обратиться к юристу
Юрист будет разбираться в том, что мы описали выше, только уже с точки зрения профильных знаний. Он изучит, есть ли основания, чтобы оспорить саму регистрацию товарного знака. На результатах проверки он в итоге и будет выстраивать вашу защиту.
Выяснит, почему компания, которая получила претензию, вообще решила использовать это название. Может оказаться, что обозначения — это зарегистрированное фирменное наименование юрлица в ЕГРЮЛ: вдруг «нарушитель» зарегистрировал название раньше, чем предъявитель претензии — товарный знак.
Тогда можно пойти в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы подтвердятся, Палата прекратит действие товарного знака в отношении определенных товаров и услуг, и защищать будет нечего.
Иногда бывает так, что у компании еще до регистрации чужого товарного знака появилось право на коммерческое обозначение: фирма использовала название настолько долго и интенсивно, что оно стало известно потребителям. Это придется доказать: например, предъявить договоры с поставщиками, арендодателями и рекламодателями. Тогда чужой товарный знак могут аннулировать.
Проблема в том, что известность бренда — слабый довод, потому что это более субъективное понятие, чем зарегистрированный товарный знак. Это тяжело доказывать, но иногда попытаться все же стоит.
Проверит сходство обозначений, которое использует компания: товара с товарным знаком. Может оказаться так, что эти обозначения между собой не сходны: правообладатель зарегистрировал одно название, а название «нарушителя» другое или сильно отличается. Тогда защита будет строиться на этом.
Попробует найти другие основания для аннулирования товарного знака. Если на товарном знаке или в его составе есть элемент, который может ввести в заблуждение, его не должны зарегистрировать. Роспатент может сделать это по ошибке, и тогда регистрацию можно оспорить.
Иногда Роспатент регистрирует обозначение, которого пока нет в словарях, но оно уже используется разными предпринимателями для обозначения вида новых товаров. Закон предусматривает несколько оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, и если юрист найдет хотя бы одно, он может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации.
Магазин запчастей добился отмены товарного знака, но позже суд его восстановил
Ситуация. Владелица магазина автозапчастей «Европеец» обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Автоевропеец». Она ссылалась на известность названия, а для доказательства хватило наружной рекламы, баннеров и листовок, накладных на товар. Товарный знак аннулировали, но на этом дело не закончилось: бывшая владелица товарного знака пошла в интеллектуальный суд оспаривать возражение.
Ошибки. Аргумент владелицы товарного знака был в том, что у предпринимательницы из магазина запчастей нет исключительного права на коммерческое обозначение: известность — это одно, а сертифицированное право — другое. Суд согласился с этим и признал названия сходными до степени смешения.
Решение. Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным и восстановил товарный знак. Дело вернулось к начальной точке.
Попытаться снизить размер компенсации
Юрист построит стратегию дальнейшего спора. Если нарушение действительно есть, задача юриста — снизить компенсацию.
Например, в претензии требуют 3 млн за использование чужого товарного знака на сайте. Вообще за такое нарушение можно требовать от 10 000 ₽ до 5 млн. Какую компенсацию назначить — решает суд. Он изучает материалы дела и назначает ту сумму, которая кажется соразмерной. Часто размер компенсации удается снизить.
Еще бывает так. В претензии компания требует определенную сумму: «Заплатите 300 000, иначе через месяц пойдем в суд и взыщем 3 млн». Это неправильно, и если правообладатель так сделает, судья задаст логичный вопрос: «А что изменилось в нарушении и какой вред нанесли вам за этот месяц, что сумма ущерба выросла в 10 раз?» В претензии должны требовать только ту сумму, которую запросят и в суде.
Задача компенсации — не обогатить правообладателя, а восстановить в том финансовом положении, в котором он находился до нарушения. Размер компенсации — это всегда предмет торга, и обычно его уменьшают.
Когда юрист изучит претензию, он подготовит письменное юридическое заключение с описанием рисков, вариантов развития событий, перспектив дела. Или подготовит отзыв на претензию — там он сошлется на все эти обстоятельства, которые нашел.
Дальше есть два варианта развития событий.
Подписать мировое соглашение или пойти в суд
Юрист изучает дело, составляет заключение или отзыв на претензию. Дальше происходит один из вариантов.
С правообладателем завязывается диалог. Стороны обсуждают проблему, и правообладатель приходит к выводу, что тратить деньги на суды и юристов — не то, чем он хотел бы заниматься.
В этом случае стороны начинают торговаться и обсуждать условия мирового соглашения. Обычно это заканчивается тем, что нарушитель обещает прекратить нарушение, то есть не использовать товарный знак, и выплатить компенсацию — о ней тоже договариваются отдельно. Или нарушитель заключает с правообладателем лицензионный договор и начинает платить за использование товарного знака.
Для потенциального нарушителя мировое соглашение — лучший исход события. В большинстве случаев так и бывает: стороны договариваются без суда и никто претензий не имеет.
Правообладатель не соглашается на доводы. Тогда придется идти в суд — все решится там.
Если стороны все-таки не договорились, правообладатель в течение месяца может подать исковое заявление в суд.
Суды по товарным знакам могут затянуться. Они нередко проходят несколько инстанций: арбитражный суд, апелляционный, а если с решением апелляции не согласны — кассация. Кассационный суд может не поставить точку в споре, а вернуть дело на повторный круг, и процесс затянется на год-два.
В итоге суд примет решение: удовлетворить иск, отказать в иске или удовлетворить иск частично. Если суд удовлетворит иск, нарушителю придется заплатить компенсацию и прекратить использовать в своем бизнесе чужое обозначение.