Как оформить передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
ИП из Ростова-на-Дону наладил реализацию учебных пособий для школьников, но не позаботился о правах на произведения. Об этом узнал правообладатель — компания-владелец исключительных прав. ООО пошла в суд и подала иск на 180 000 ₽ — такую запросили компенсацию на нарушение прав. Учебные пособия признали контрафактом и изъяли, на ИП составили административный протокол и привлекли к ответственности.
(Решение АС Ростовской области № А53-8475/2016 от 14.06.2016).
Чтобы ничего не нарушать, предприниматель обязан был подписать лицензионный договор. По закону так лучше делать каждому, кто хочет использовать в бизнесе чужие объекты интеллектуальной собственности (ИС). В статье мы рассказываем, что нужно знать про исключительные права, как их можно использовать в бизнесе и с помощью каких договоров можно передавать.
Что такое исключительное право на объект ИС
Исключительное право — это право единолично держать под контролем использование объектов ИС, зарабатывать на них, одобрять и препятствовать использованию другими субъектами (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Если человек или фирма владеют исключительным правом на ИС, то только они могут разрешить использование этих объектов. Нет разрешения — использование незаконно.
Редактор Д. Сидоров подготовил материал по заказу ИП Гусева и отдал ему исключительное право на текст. ИП может напечатать этот материал в газете, разместить на интернет-площадке, отправить в емейл-рассылке. Если кто-то скопирует эту статью и сделает пост у себя в соцсетях, ИП может потребовать компенсацию.
Исключительное право ≠ авторское. Автор — это физическое лицо, которое своим творческим трудом создало результат интеллектуальной деятельности. В момент создания ИС у него появляется два вида прав (ст. 1226 ГК РФ):
- Исключительное право — имущественное. Автор может использовать свое творение и зарабатывать на нем.
- Авторское право — личное неимущественное. Автор может защищать неприкосновенность произведения, требовать подписать его своим именем, требовать публикации и пр. (ст. 1255 ГК РФ).
Автору разрешено отчуждение исключительного права — это продажа интеллектуальной собственности. С авторским правом так нельзя. У него нет имущественного выражения, а значит, его нельзя продать, подарить и даже отказаться. Как от собственного имени или свободы передвижения (абз. 2 п. 2. ст. 1228 ГК РФ).
ИП купил у редактора Сидорова статью. Но опубликовать и подписать ее «Автор: ИП Гусев» нельзя — ИП присвоит авторские права себе, а это нарушение. Если по закону, то нужно подписать так — «Автор: редактор Д. Сидоров». Или вообще ничего не писать, если автор не против.
Консультация юриста по защите авторских прав
Исключительное право не всегда принадлежит кому-то одному. Если правообладатель подписывает лицензионный договор с группой субъектов, каждый такой субъект становится лицензиатом. А значит, каждый может использовать такой объект ИС. Как именно — пишут в договоре.
ИП Гусев заключил с ООО «Пивная мера» договор франчайзинга. По нему ИП получил возможность работать под известным товарным знаком — открыть точку продажи алкогольных напитков «Пивная мера». Другие субъекты тоже заключили похожие соглашения с ООО. Каждый из них имеет право законно работать под известным брендом.
Исключительное право действует в ограниченных сроках (ст. 1230 ГК РФ). Как долго — зависит от объекта, на который возникает исключительное право. Допустим, объекты авторского права будут под полным контролем даже после смерти автора — еще 70 лет (п. 1 ст. 1281 ГК РФ). А вот объекты патентного права могут приносить доход более короткое время — всего 5–20 лет (п. 1 ст. 1363 ГК РФ).
Что можно делать с исключительным правом
Владелец сам решает, что делать с результатами интеллектуальной деятельности: продать, подарить, сдать исключительное право в аренду. А может быть, применять в своих целях. Его можно эксплуатировать, как и любое другое имущество. Даже передать объект ИС в залог — под займ для бизнеса.
Самостоятельное использование. ИС как имущественный объект дает владельцу сразу несколько правомочий. Какие именно — определяет вид объекта. Допустим, если вы написали книгу — это произведение, объект ИС. Его можно (п. 2 ст. 1270 ГК РФ):
- воспроизводить — изготавливать один или несколько экземпляров;
- распространять — продавать оригиналы или правомерные копии;
- публично демонстрировать;
- импортировать;
- сдавать в прокат и т.д.
ИП Гусев написал книгу «Книга «100 советов домохозяйке»». Значит, он владеет исключительным правом на нее. ИП договорился с издательством, выпустил тираж 1000 штук и наладил продажу в собственных магазинах. Он использовал 2 правомочия: воспроизведения — так как наладил тираж, и распространения — так как запустил книгу в продажу. Эти правомочия входят в состав исключительного права.
Отчуждение исключительного права. Объект разрешается продать. Или подарить, если это отношения между гражданами. Между коммерческими структурами так нельзя. Они могут подписывать только возмездные договоры об отчуждении исключительного права — только за деньги (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК). Результат заключения таких соглашений — смена правообладателя.
Аренда исключительного права. Объект можно отдать в пользование по лицензионному договору. Лицензиат «берет в аренду» право распоряжаться и зарабатывать на ИС: распространять, публично демонстрировать, извлекать прибыль и пр. Но «арендатор» не становится правообладателем, исключительное право остается у «арендодателя».
Залог исключительного права. Правообладателю разрешено заложить ИС в банке или у иного кредитора. Исключительное право в этом случае — обеспечение обязательства, гарантия возврата денег кредитору. Залог не мешает правообладателю пользоваться ИС. Можно делать с объектом что угодно, кроме отчуждения (ст. 358.18 ГК РФ).
Не всегда приобретателю переходят все права на объект. Часто правообладатель передает или продает разный объем правомочий, ограничивает использование ИС территориально. Юристы называют это «неисключительное право» — когда владелец ИС ограничивает в договоре объем прав, который передает другой стороне. До 2008 года для этого вида правоотношений существовал свой договор. Сейчас эту функцию выполняет лицензионный договор с неисключительной лицензией.
ИП Гусев купил неисключительную лицензию на книгу «100 шедевров мировой классики». По лицензионному договору ИП разрешено распространять книгу — наладить продажу. Договориться с типографией, наладить тираж, нанять переводчика и перевести книгу на другой язык ИП не может — в его лицензии нет таких полномочий.
Лицензионный договор — проверка,
сопровождение и регистрация
Объекты ИС: что можно передать по договору
По ГК РФ почти любой результат интеллектуальной деятельности может стать предметом соглашения. Конкретные объекты перечислены в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, это:
- произведения — книги, фильмы, картины, фотографии, видеоролики, статьи, методики обучения, иной контент;
- софт, приложения для мобильных;
- базы данных;
- топологии микросхем и пр.
Чтобы правильно распорядиться объектом, нужно знать, к какой категории он относится. Часто для полноценного перехода прав нужно относить договор в Роспатент. Тут работает простое правило: договор подлежит регистрации, если объект есть в госреестрах Роспатента (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).
Нужно регистрировать
Не нужно регистрировать
Можно регистрировать, но не обязательно
- товарные знаки;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения
- произведения;
- базы данных;
- ноу-хау
- программы для ЭВМ;
- топологии интегральных микросхем
Софт и интегральные схемы можно регистрировать, но это право, а не обязанность — правообладатель решает самостоятельно. Когда объект прошел госрегистрацию, то и договор об отчуждении исключительного права на него тоже нужно нести в Роспатент.
ИП Гусев купил у ООО «Медиа Империя» исключительные права на книгу «Бей и беги», а с ним вместе товарный знак — им выступает название книги. Соглашение про товарный знак подлежит регистрации. А про книгу нет — потому что такого объекта нет в госреестрах.
Регистрация договора в Роспатенте
под ключ за 2 месяца
Что будет, если не оформить передачу прав на ИС
Часто предприниматели допускают ошибку — приобретают объекты ИС без договора. Например, заказывают копирайтерам тексты, дизайнерам — логотипы, а фотографам — предметную фотосъемку. Если оплачивать объекты ИС без договора, переход исключительных прав не происходит — а это большой риск для бизнеса.
Бизнес может потерять свои объекты. Без договора автор остается владельцем прав на объект. Факт передачи исходников, отправки копий на электронную почту и устные заверения не дают никаких гарантий. Автор может запретить заказчику использовать ИС, даже если тот заплатил за разработку.
ИС могут эксплуатировать третьи лица. Если автор сохраняет исключительное право, именно он продолжает им распоряжаться. Ничего не мешает копирайтеру продать свою статью повторно кому-то еще, даже если вы уже за нее заплатили и разместили у себя на сайте. Запретить конкурентам использовать этот объект не получится.
Могут потребовать компенсацию. Ничего не мешает автору потребовать с заказчика повторной оплаты. Или через время предложить выкуп прав по лицензионному договору. Доводы вроде «заказ уже оплачен» не сработают, когда оплату нельзя подтвердить договором об отчуждении исключительного права. Если откажетесь выполнить требования автора, тот может подготовить иск и взыскать до 5 млн ₽ — как ответственность за игнорирование исключительных прав (ст. 1301 ГК РФ).
Максималную сумму скорее всего не назначат, но вероятность «попасть на деньги» высока.
Пример из судебной практики
Один ИП заказал у фотографа предметную съемку — для каталога одежды. В чате стороны обсудили условия, сроки и сумму гонорара. Но только не переход прав. Исполнитель отснял материал и прислал его заказчику, за что получил вознаграждение — каждый сделал обещанное.Но прошло время и фотограф написал ИП снова, попросил убрать материалы с сайта. А когда ИП проигнорировал просьбу — пошел в суд. Так как стороны не заключали договора, суд признал: ИП нарушил права фотографа. И взыскал с предпринимателя компенсацию в 300 000 ₽
Консультация юриста по защите
интеллектуальных прав
Алгоритм передачи прав на ИС
Чтобы грамотно защитить интересы сторон, переход исключительных прав оформляют в несколько этапов. Когда предприниматель игнорирует какой-то из шагов, он сильно рискует.
Проверка прав. На этапе переговоров лучше сразу выяснить — действительно ли правообладатель владеет заявленным объемом имущественных прав. Запросите исходники. Когда это текст или иллюстрация — проверьте уникальность. Если патент — проверьте запись в реестре. На сайте Роспатента есть открытые реестры товарных знаков и патентов. Если есть сомнения — попросите помощи у юриста по ИС.
Составление договора. В сети вы легко найдете шаблоны договоров, которые можно заключить с авторами. Любой из них описывает предмет, условия, способы взаиморасчетов. Если объект уже создан, лучше сразу оформлять договор об отчуждении исключительного права. С его помощью можно сразу решить, кто будет правообладателем, а не только урегулировать сроки и суммы. Хотя положения об этом можно включить и в другие соглашения.
Чтобы составить договор под себя, лучше привлечь юриста по ИС. Шаблоны тоже подойдут, если у сделки нет особенностей, а обстоятельства отношений не так важны для вас. Но нужно понимать, что шаблонный договор — скорее формальность, скорее всего он не сможет защитить в случае конфликта.
Проверка корректности суммы. Неоправданно завышенная или заниженная стоимость предмета может вызвать интерес у налоговой службы. Чтобы передача исключительных прав не привлекала лишнее внимание инспекции, лучше вместе со специалистом оценить корректность суммы в соглашении — максимально приблизить ее к рыночной.
Проверка полноты отчуждения исключительного права. Чтобы получить все правомочия исключительного права, стоит избегать неисключительных лицензий. Но на полное отчуждение пойдут далеко не все правообладатели. Если все же пойдут, дополнительно лучше уточнить: «после вступления соглашения в силу продавцу запрещено использовать, отчуждать, как-либо распоряжаться предметом договора»
Бывает, предприниматели допускают ошибку — не уточняют, на какой объект произошла передача исключительных прав. Просто пишут «…создает 85 фотографий…» или «…предмет соглашения — логотип». Такие размытые формулировки — большой риск. Если дело дойдет до спора, суд не сможет понять, о чем именно речь. Поэтому лучший способ обезопасить себя — подкрепить договор приложениями, где наглядно изобразить объекты: текст, фотографии, логотипы, дизайны и пр. Тогда вопросов не возникнет.
Регистрация договора в ФИПС. Потребуется, если объект внесен в один из реестров Роспатента. Например, если на разработку получили патент. Если это не сделать, перехода исключительных прав не будет, покупатель рискует потерять деньги, остаться без объекта ИС и получить претензию.
Оплата вознаграждения. Перед оплатой советуем проверить, все ли пункты договора выполнены, переданы ли исходники, соблюдена ли уникальность объекта. Не забывайте заключать акт-приемки передачи к договору. Он подтверждает: стороны исполнили то, о чем договорились.
Какие виды договоров можно заключить
Есть несколько способов, как правообладатель может решать судьбу своих прав в отношении третьих лиц. Чтобы выбрать договор, нужно знать особенности правоотношений, объем прав и степень готовности объекта, который передается. Самые распространенные договоры по ГК РФ:
Договор франчайзинга. Направлен на передачу исключительных прав на использование товарного знака и других нематериальных активов бренда. Владелец не меняется.
Лицензионный договор. Универсальное соглашение для «аренды» любого объекта.
Договор авторского заказа. На случай, когда объект интеллектуальной собственности только предстоит создать. Например, при сотрудничестве с фрилансерами.
Договор залога. На случай привлечения кредитов и инвесторов.
Как работает договор об отчуждении исключительного права
База: ст. 1234 ГК РФ.
Форма: письменная. Если объект в реестре Роспатента — с госрегистрацией
Стороны: правообладатель и приобретатель
Характер: возмездный или безвозмездный. Для предприятий — только возмездный
Суть: окончательная уступка исключительных прав. Объект продают навсегда, появляется новый правообладатель. Автор не сможет повторно продать ИС или передать третьим лицам. Но если захочет, может настаивать на сохранении авторства.
Когда используют: при продаже интеллектуальных объектов.
Какие объекты отчуждают: предметы авторского права и смежных прав, товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, софт.
Что можно делать с объектом: что угодно. Допустим, заметку можно разместить на сайте, напечатать в СМИ или распространить по емейлу. Если товарный знак — печатать на упаковке, разместить на сайте или упомянуть в рекламном ролике. У нового владельца развязаны руки. Чтобы «сдать объект в аренду» третьему лицу по лицензионному договору не нужно ни у кого спрашивать разрешения.
Прошлому владельцу запрещается применять ИС без разрешения приобретателя. Когда приобрели права на коллекцию фотографий, фотограф не сможет повторно продать их или опубликовать на фотостоке. Но он остается автором, а значит, должен быть упомянут при публикации.
Регистрация сделок по передаче
прав: проверим и оформим все за вас
- Какого объекта касается уступка исключительных прав. Когда уточнений в документе нет — договор не существует.
- Предмет договора. Должно быть написано про «полный переход исключительных прав» или что-то подобное. Можно использовать разные формулировки. Пример: «отчуждение исключительного права в полном объеме, включая…». А дальше — полное перечисление правомочий. Договор без уточнений имеет признаки лицензионного договора, есть риск утраты прав через кое-какое время.
- Условие о вознаграждении. В договоре об отчуждении разрешено использовать разнообразие способов: доля с оборота, разовая плата, регулярные переводы. Для предприятий и ИП, вознаграждение — обязательное условие. Без него могут отчуждать ИС только обычные граждане.
- Вероятные ограничения в правах. Точнее их отсутствие. Если в договоре об отчуждении исключительного права написано, что приобретатель где-то, в какой-то сфере не использует предмет договора, его нельзя подписывать. При наличии таких норм, продавец легко докажет, что имелось ввиду неисключительное лицензионное использование
Как работает договор коммерческой концессии (франчайзинга)
База: Глава 54 ГК РФ
Форма: письменная, с гос. регистрацией (ст. 1028 ГК РФ).
Стороны: правообладатель и пользователь (франчайзер и франчайзи). Только юридические лица и ИП.
Характер: возмездный. Безвозмездное отчуждение исключительного права невозможно.
Суть: предоставление комплекса нематериальных прав для бизнес-деятельности. Франшиза — это возможность запустить производство под чужим брендом. Кроме бренда, передается бизнес-модель, технологии и опыт.
Когда используют: при покупке или продаже франшизы. Допустим, если вы хотите запустить бизнес или производить продукт под брендом действующей компании. Или вы уже запустили компанию, бренд получил известность и теперь вы хотите развить сеть, привлекая других предпринимателей — продавая франшизу.
Какие объекты передают. Пользователь получает целый комплекс нематериальных прав. Обычно это:
- товарный знак — известное имя, логотип, деловая репутация бренда, которая развивалась годами;
- бизнес-модель — стандарты производства, база поставщиков, рецепты, правила найма, оборудование, ноу-хау. Правообладатель поможет наладить бизнес, найти помещение и запуститься;
- иные объекты ИС — фирменный стиль, дизайн оформления точек продаж, форму для сотрудников, дизайн упаковки, рекламные материалы, курс обучения и пр.
Что можно делать с объектом. Обычно правообладатель ограничивает договором объем предоставления исключительных прав. Могут указать минимальный и максимальный объем использования, ввести территориальные ограничения и ограничения сферы реализации франшизы, описать конкретные продукты и услуги, установить сроки работы под брендом.
Представим, что начинающий предприниматель намерен открыть бизнес, но не хочет прогореть. Он покупает франшизу и отрывает под известным брендом производство кондитерских изделий в своем городе. По договору ему разрешено:
- использовать товарный знак только в отношении конкретных категорий товаров;
- продавать кондитерские изделия только в пределах своего города;
- продавать не более 100 000 единиц товара в месяц;
- размещать логотип бренда только на продукции и упаковке.
Обычно договором вводят ответственность франчайзи — на случай превышения пределов использования исключительных прав. Чаще всего это крупные штрафы, но может дойти и до одностороннего расторжения договора.
Что важно. Франшизы продают по типовым договорам со стандартными условиями, которые предлагают всем предпринимателям. При подписании договора советую проанализировать ряд моментов:
Есть ли детальная информация о товарном знаке? Это ключевой момент в соглашении. Если его опустили, о франшизе говорить нельзя, скорее это простой лицензионный договор. Лучше сразу проверить, кому принадлежит заявленный товарный знак для чего (для каких классов МКТУ) он может использоваться. Если правообладатель в реестре вам неизвестен, это третье лицо, или вместо нужной категории товаров «бытовая химия» или «бумага и картон» — откажитесь от договора.
Какие ограничения действуют для пользователя? В каких классах можно и нельзя использовать товарный знак, в каких сферах разрешено работать по франшизе, есть ли территориальные ограничения? Иногда франшиза не разрешает даже использовать чужое программное обеспечение — могут заставить купить и установить оргтехнику, CRM-систему, программу для учета продаж и пр.
Какие условия выплаты вознаграждения? Обычно франшизой предусмотрена выплата правообладателю нескольких видов вознаграждения:
- паушальный взнос — разовая плата вначале;
- роялти — периодические платежи, пока договор действует;
- плата в виде процента с оборота;
- наценка на оптовую цену при поставке товара и пр.
Франшиза без риска — услуги юристов
по сопровождению сделки
Чтобы не прогореть еще на старте, нужно внимательно читать договор и учитывать все виды вознаграждений правообладателю.
Какие способы контроля использует правообладатель? Когда франчайзер передает бренд, он сильно рискует — предприниматели-новички могут испортить репутацию бренда. Чтобы стандарты работы соблюдались, в договор могут включить способы контроля:
- KPI по количеству продаж;
- ежемесячные отчеты;
- обязательное подключение CRM и учетных систем;
- установка видеокамер в точках продаж и пр.
Обычно за нарушение условий угрожают расторжением договора. Это нормально — франчайзер заботится о репутации бренда. А вот когда требований к потенциальным франчайзи нет, лучше проверить документы более тщательно — есть риск нарваться на мошенников.
Что входит во франшизу? Чем больше поддержки получит франчайзи, тем больше шансов на успех. В хорошей франшизе есть все, что нужно для полноценной работы. Чтобы избежать обмана и не попасть на франшизу-пустышку, рекомендую предварительно передать договор на согласование юристу.
Как работает лицензионный договор
База: ст. 1235–1238 ГК РФ
Форма: письменная. Договор несут на регистрацию в Роспатент, если передают по нему патенты, товарные знаки, программы ЭВМ. При скачивании софта с сайтов, примером письменного договора будет публичная оферта. При покупке программы в офлайн-магазине — текст на диске.
Стороны: лицензиар и лицензиат.
Характер: возмездный или безвозмездный. В возмездном лицензионном договоре лучше детально прописать условия и способы выплаты вознаграждения, иначе соглашение недействительно.
Суть: ограниченное во времени предоставление исключительного права в пользование. Уступки прав в этой конструкции нет, правообладатель не меняется. ИС передают «в аренду», а лицензиар задает условия — как лицензиату пользоваться правами на интеллектуальную собственность.
Когда используют: при передаче объекта ИС во временное пользование — когда правообладатель не намерен полностью избавляться от своих прав, а лицензиат не готов или не имеет финансовой возможности их приобрести.
Пример — любой бизнес-софт по подписке. Когда предприниматель покупает программу 1С и оплачивает тариф, он покупает лицензию. Она действует ровно столько, на сколько тариф был оплачен.
Какие объекты передают:
- фотографии, статьи, книги, дизайны, песни, фонограммы, шрифты;
- патенты на изобретения, полезные модели, пром. образцы;
- секреты производства и пр.
В отличие от концессии, лицензия не дает лицензиату комплекса прав — он получает что-то одно и сам ищет пути применения в коммерческой деятельности.
Что можно делать с объектом ИС. Лицензиат эксплуатирует полученный объект как написано в договоре — теми способами, для которых получено согласие лицензиара. По закону лицензиар не обязан передавать лицензиату все правомочия на ИС. Только то, о чем договорились.
В соглашении нужно уточнить способы использования ИС. Допустим, «для размещения текста на сайте лицензиата», «для печати фотографий в рекламных буклетах», «для воспроизведения в торговых залах лицензиата по адресам…». Это важно: если забыть про какой-то способ использования, лицензиат не сможет законно его применить. Вот пример: если в соглашении разрешено печатать товарный знак на упаковках и этикетках, упоминание знака в рекламном ролике или размещение в сети — повод для лицензиара направить претензию, потому что это нарушает его права.
Тут нужно уточнить: ограничить могут не только места, сферы но и именно способы использования. Допустим, если в договоре написано «для печати фотографий на футболках», то их можно печатать лишь так, как они были переданы лицензиату. Если пользователь сделает из фотографий коллаж, выполнит цветокоррекцию или дорисует графики в фотошопе, такие действия считаются переработкой. На них лицензия не распространяется — лицензиар может направить претензию.
Если коротко, то работает правило: запрещено все, что прямо не разрешено договором.
Кроме способов использования можно ограничить и территорию. ГК РФ предлагает лицензиару прописать в лицензионном договоре административные границы, где согласовано использование объекта договора. Если об этом ничего не сказано, лицензия работает по всей стране.
Что важно. Чтобы исключить возможные претензии, перед подписанием лицензионного договора лицензиату важно уточнить:
- На что распространяется соглашение? Нужно уточнение объектов. Произведение — описать его название, содержание, носитель, объем. Товарный знак — указать номер в реестре. Если патент — описать изобретение, указать его формулу. Чтобы снять все вопросы, лучше отдельным дополнением к лицензионному договору наглядно изобразить то, что передается. Напечатать фотографии, процитировать текст статьи, макеты сайта, формулу изобретения и пр.
- Какие способы использования одобрил лицензиар? Нужно прямо так и уточнять «лицензиат может установить программу на 1 корпоративный компьютер» или «допустимо размещение рекламной заметки в сети интернет по адресу www…». Если забыть про что-то, лицензиат не сможет применять объект ИС по назначению или будет вынужден нарушать лицензионный договор. Смысл соглашения теряется.
- На какой срок выдается лицензия? По определению это период в 5 лет — если в соглашении об этом ничего не сказано. Но нужно уточнить: срок использования всегда привязан к действию исключительного права. Допустим, если в соглашении написан срок в 4 года, а действие патента заканчивается через 3 года, то автоматически срабатывает срок действия патента. А если вдруг суд отменит патент, лицензионный договор перестанет действовать сразу же.
- Как считать вознаграждение? Фиксированным единовременным платежом? Постоянными ежемесячными переводами? Долей от оборота? Напомним, что для бизнеса закрыты безвозмездные лицензионные договоры. Нет условий о вознаграждении — нет соглашения.
- Разрешено ли лицензиату перепродавать права третьим лицам? Это называется сублицензия. О ней расскажу ниже.
Особенности исполнения лицензионного договора
У лицензионного договора есть одна особенность: лицензиат должен отчитываться перед лицензиаром — отправлять отчеты о применении ИС в бизнесе (ст. 1237 ГК РФ). Договором это требование можно отменить или наоборот уточнить. Например, указать периодичность, сроки и правила отправки отчетов. Если ничего не сказать об этом в договоре, сработает общее правило — отчитываться нужно по требованию лицензиара.
Отчеты — способ контроля лицензиата со стороны правообладателя. Так лицензиар:
- Проверяет правильное использование ИС — чтобы исключить возможный ущерб для репутации и имущественных прав. Если лицензиат выйдет за рамки лицензии, его можно привлечь его к ответственности: заставить заплатить компенсацию или иное возмещение, если оно введено лицензионным договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).
- Контролирует правильность расчета вознаграждения. Если размер платы по лицензионному договору привязан к количеству использований, отчет поможет правильно рассчитать сумму выплаты.
Пример. Издательство «Медиа Империя» заключило с автором книги ИП Гусевым лицензионный договор — на воспроизведение и тираж литературного произведения. Лицензионным договором предусмотрено, что автор получает вознаграждение в размере 5% от выручки с продажи 5000 экземпляров в месяц. Если книгу покупают больше, растет и плата — до 10% от выручки с продажи каждого экземпляра, свыше 5000 единиц в месяц. Ежемесячные отчеты помогают лицензиару контролировать исполнение другой стороной условий выплаты вознаграждения автору.
Интересы лицензиата тоже получают защиту. ГК РФ запрещает правообладателю совершать любые действия, если они мешают лицензиату эксплуатировать объект ИС так, как написано в условиях лицензионного договора.
Но запрета о передаче прав третьим лицам нет. Лицензиару разрешено даже продать исключительные права, которые переданы «в аренду». Для пользователя это ничего не меняет. Меняется лицензиар, но это не повод для отмены самой лицензии, договор остается в силе. Чтобы избежать негативных последствий, правообладателю нужно нужно написать письмо лицензиату и уведомить о смене лицензиара. Ранее согласованные условия соглашения это не затронет (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).
Договор на приобретение исключительных прав: как выбрать нужный
Елена Мехоношина
- Договор об отчуждении исключительного права
- Лицензионный договор
- Договоры на передачу исключительных прав в других договорах
Любую собственность покупают и берут в пользование.
С обычными вещами привычно: заказал кофемашину, оплатил, подписал накладную и забрал со склада. Кофемашина теперь ваша, можно варить кофе для клиентов в кафе.
В интеллектуальной собственности всё более запутано. Юридически интеллектуальная собственность существует в виде исключительных прав, а не как вещь. «Исключительное право» равно «право использовать результат творчества по назначению». Например, есть программа для обработки заказов в интернет-магазине. На программу есть исключительные права, они у разработчика. Закон называет его правообладателем. Чтобы пользоваться программой, надо приобрести у правообладателя исключительное право.
Исключительные права приобретают через один из двух договоров по ст. 1233 ГК РФ:
— Договору об отчуждении исключительного права.
Без договора можно зря заплатить дизайнеру или программисту и вдобавок попасть на компенсацию за нарушение авторских прав. Ещё договоры понадобятся, если ваш контент скопируют и уже вы решите пойти в суд за компенсацией.
В статье рассказываем, на какие случаи рассчитаны каждый из договоров и что обязательно вписывать в текст.
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Договор об отчуждении исключительного права
По договору об отчуждении интеллектуальную собственность покупают и забирают навсегда. Все подробности прописаны в ст. 1234 ГК РФ. Документ оформляют письменно, устные разрешения не работают. Договор на покупку товарного знака регистрируют в Роспатенте.
Такой договор оформляют на готовые фото, музыку, паттерны, зарегистрированные товарные знаки.
После оформления сделки с покупкой делают что угодно: публикуют фото на сайте, печатают логотип на товаре, вставляют музыку в видео, продают программу другим предпринимателям. Интеллектуальная собственность теперь ваша, вы правообладатель.
Предыдущий хозяин больше не использует интеллектуальную собственность. Если купили иллюстрацию для сайта, художник не может второй раз продать её, например, издательству. Однако он останется автором рисунка и может просить указывать себя таковым под иллюстрацией на сайте.
Если оформляете договор об отчуждении исключительного права, проверьте следующее:
— В тексте подробно расписывают объект интеллектуальной собственности, права на которые продают. Иначе договора как бы нет.
— В предмете договора пишут, что исключительные права переходят в полном объёме. Подойдут формулировки «все исключительные права» или «исключительные права полностью». Без подобной фразы договор считается лицензионным. Значит, пройдёт время и права на контент прекратятся.
— В договоре не должно быть ограничений на использование объекта. Например, опасно условие, что программу передают на год для установки на трёх компьютерах в офисе. Разработчики спокойно докажут в суде, что договор подразумевал лицензионное использование, а не полную продажу. И придётся снова платить за программу.
— Если обе стороны договора организации или ИП, за интеллектуальную собственность обязательно платят вознаграждение. Сумму вписывают в соответствующий раздел. Варианты вознаграждения: разовый платеж, периодические платежи и процент от выручки, которую вы получите от использования.
Лицензионный договор
По лицензионному договору интеллектуальную собственность берут в пользование на определённое время. Правила заключения лицензионного договора можно посмотреть в ст. 1235, 1236, 1237, 1238 ГК РФ. В договоре правообладатель именуется лицензиаром, вы — лицензиатом.
По лицензии берут в пользование программы, базы данных, товарные знаки, фото, песни, дизайн, тексты, шрифты.
Лицензионный договор составляют в письменной форме. Для программ, которые скачивают с сайта, письменной формой считается публикация оферты. К программам на диске прилагают так называемую обёрточную лицензию — печатают текст на коробке. Если объект лицензии — товарный знак, понадобится регистрация в Роспатенте.
Лицензии бывают двух видов. Простые неисключительные — лицензиар вправе отдать объект кому-то ещё, кроме вас. Простая лицензия действует по умолчанию. Исключительные — лицензию дали только вам.
Посмотрите в договоре следующее:
— Точное описание объекта интеллектуальной собственности. Без него лицензия недействительна.
— Как можно использовать объект. Например, пользоваться программой на одном рабочем месте. Или публиковать текст на конкретном лендинге. Это важно: лицензиат использует объект только способами, прямо прописанными в договоре. Если не сказано, что текст можно вставлять в рекламный буклет, значит, так делать нельзя. Правообладатель может взыскать компенсацию. Полный список способов прописан в ст. 1270 ГК РФ.
Здесь есть исключение для программ и баз данных. Пользователь может настроить программу, изготовить запасную копию, изучить принцип работы программы. Такие способы разрешены в ст. 1280 ГК РФ.
— Срок лицензии. По умолчанию это пять лет.
— Территория использования объекта. Без указания — вся Россия.
— Как платите вознаграждение: один раз, периодически или отдаёте процент от выручки. Если обе стороны коммерческие фирмы и ИП, вознаграждение указывают обязательно. Дарить лицензии нельзя.
— Купленную лицензию можно передать кому-то еще, если правообладатель согласен. Это называется сублицензией. Если планируете допустить к программе или дизайн-проекту другого предпринимателя, включите разрешение лицензиара в договор.
Договоры на передачу исключительных прав в других договорах
Часто бывает, что предприниматель заказывает контент у фрилансеров или в фирме. Получается, сначала надо договориться о подготовке фото, а потом выкупить у фотографа исключительные права.
На такие случаи в законе есть договоры на создание интеллектуальной собственности, в которые уже «встроены» договоры на приобретение исключительных прав. Надо только выбрать, за что платите исполнителю: продажу или временную лицензию.
С фрилансерами заключают договор авторского заказа — ст. 1288 ГК РФ. Исключительное право на созданный объект интеллектуальной собственности появляется у исполнителя. Поэтому в договоре надо отдельно указать, что права полностью переходят к заказчику, то есть к вам, и вы их оплачиваете. Можно договориться и о лицензии, так иногда делают в договорах на создание программ. В общем, как договоритесь с исполнителем.
Заказ у фирмы оформляют договором подряда по ст. 1296 ГК РФ. По умолчанию исключительное право сразу появляется у заказчика. Заказали сайт в студии, подписали акт, заплатили за работу и переход прав — вы правообладатель. Но лучше проследить, чтобы в договор не попала фраза, что права у подрядчика и их нужно выкупить.
Если программу, логотип или текст делает ваш работник по трудовому договору, исключительное право тоже сразу становится вашим по ст. 1295 ГК РФ. Проследите, чтобы не было наоборот — закон это разрешают. За исключительное право работнику платят вознаграждение. А работодатель должен начать использовать результат работы в течение трёх лет. Кодер написал программу — нужно продать её или внедрить в бизнес в этот срок. Иначе потеряете исключительное право: оно вернётся к работнику.
Статья актуальна на 25.05.2022
Уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности
Про оферту простыми словами
Клиент отказался от услуги: когда нужно вернуть предоплату, а когда нет
Рассылка для бизнеса
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур
Обособление интеллектуальной составляющей бизнеса в Группе компаний
Почти любой бизнес имеет в своем запасе интеллектуальную составляющую, однако мало кто этим пользуется, например, в целях налоговой экономии или в качестве инструмента владельческого контроля. Тем более, мало кто эту часть своих активов защищает.
Разберемся в том, что и как можно использовать и нужно защищать в вашей деятельности из объектов интеллектуальной собственности. В первую очередь обозначим, что составляет интеллектуальный актив бизнеса:
Объекты
Примеры из бизнеса
Особенности
Объекты авторского права:
Сайт, дизайнерские работы, рекламные материалы, видеоролики и т.д.
Сами объекты и их отчуждение и использование не требуют регистрации в Роспатенте.
Объекты патентного права: изобретения, промышленные модели и образцы
Различные виды собственных разработок: упаковки, методов производства, конструктив оборудования и т.д.
Требуется регистрация объекта и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации объекта (до 2-х лет)
Наименование компании, ваша торговая марка (бренд) и т.д.
Требуется регистрация товарного знака и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации (до 1,5 лет)
Ноу-хау (секрет производства)
Примеры сходны с объектами патентного права. Кроме того это могут быть различные рецептуры и вообще индивидуальные элементы, делающие ваш бизнес таким особенным (как мы называем — фиолетовые элементы бизнеса)
Необходимо утверждение и соблюдение режима коммерческой тайны
Как видим из примеров, практически в любом бизнесе присутствуют объекты интеллектуальной собственности. Оформление прав на эти объекты может быть одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, причем не только имущественной, но и налоговой, и управленческой.
Обозначим главные особенности, которые должны быть учтены:
1. Получение дохода и налоговая экономия.
Возможность получения дохода от бизнеса в виде роялти (лицензионных платежей), который, например, может стать альтернативой дивидендным выплатам собственнику бизнеса..
В этом случае регистрация объекта интеллектуальной собственности обязательно должна быть осуществлена на собственника (в некоторых случаях обязателен статус индивидуального предпринимателя).
При этом контролирующие органы настороженно отнесутся к ситуации, когда компания отчуждает свой товарный знак, а спустя небольшой промежуток времени заключает лицензионный договор о праве пользования им за существенное лицензионное вознаграждение. Все сделки по переходу собственности на товарные знаки и иные регистрируемые объекты интеллектуальной собственности фиксируются в Роспатенте, включая ЦЕНУ договора. Отследить цепочку собственников не представляет труда.
Поэтому стоимость объекта интеллектуальной собственности, предусмотренная договором на его отчуждение, должна быть соразмерна его реальной ценности для бизнеса и размеру будущих лицензионных платежей. Нельзя передавать объект по условной стоимости в 100 000 рублей, перечисляя потом за его использование по лицензионному договору миллион в месяц.
Кроме того, если раньше роялти был одним из самых безопасных способов получения доходов и налоговой оптимизации, то сейчас к этому способу нужно подходить с должным обоснованием деловой цели таких выплат для компании:
объект ИС действительно должен использоваться компанией в своей деятельности, участвовать в получении ею прибыли;
размер роялти должен соответствовать полезности объекта и, конечно же, не перетягивать на себя всю зарабатываемую прибыль. Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что размер роялти в рамках 5-7% от выручки компании у судов вопросов не вызывает.
если необходима передача объекта ИС от компании к ее собственнику, стоимость сделки должна быть приближена к рыночной. Это особенно касается объектов, регистрация отчуждения которых проходит в Роспатенте. В этом случае налоговый орган не затруднит выявить несоразмерность размера роялти и стоимости самого объекта, его оценки сторонами.
2. Аккумулирование денежных средств на Хранителе активов
Наряду с одним из возможных источников получения дохода собственником бизнеса лицензионные платежи, выплачиваемые Хранителю активов, позволяют осуществлять и финансирование приобретения им имущества. При этом, в отличие, например, от аренды (рыночность стоимости которой легко проверяется), завышение размера лицензионных платежей доказать практически невозможно. Это связано со сложностью оценки как стоимости самого нематериального актива, так и его реальной ценности для компании-пользователя. Тем более порядок определения размера платежей может быть разнообразным: процент от выручки компании, твердая денежная сумма, единоразовая выплата и т.д.
3. Нюансы регистрации и договорных отношений
В части оформления отношений между собственником объекта ИС и другими субъектами группы компаний, учитывая особенности каждого объекта интеллектуальной собственности и договора по его использованию, всегда необходимо обращать внимание на следующие вопросы:
- регистрировать ли объект в Роспатенте или использовать его без регистрации. Например, на изобретение можно получить патент, придав ему огласку, а можно без регистрации использовать как секрет производства (ноу-хау) и сохранить в тайне от третьих лиц.
Объекты права интеллектуальной собственности
Обязательность регистрации
Средства индивидуализации
Наименование места происхождения товара
Определяется в учредительных документах и отражается в ЕГРЮЛ
Объекты патентного права
Обязательна — выдается патент
Ноу-хау (секрет производства)
Объекты авторского права
Не предусмотрена, но возможна в добровольном порядке для программ для ЭВМ и баз данных
Учитывая, что использование патента также подлежит госрегистрации, а сам патент редко гарантирует защиту от неразрешенного использования, выбор бизнеса зачастую останавливается на оформлении объектов в виде ноу-хау. Тем более, что не каждую уникальную технологию или методику, используемую в бизнесе, можно запатентовать, а вот оформить как ноу-хау возможно.
кто непосредственно использует объект интеллектуальной собственности в своей деятельности (например, изобретения или ноу-хау могут принадлежать собственнику, а использоваться производственной компанией, торговой компанией, региональным представительством);
каким договором закрепить отношения между правообладателем и пользователем нематериального актива: это может быть, например, лицензионный договор. При этом наличие исключительной лицензии (предусматривающей запрет для собственника ИС передавать объект в пользование еще кому-либо) может объяснить высокий размер роялти, ведь пользователь платит за эксклюзивность. Отдельно следует упомянуть и договор франчайзинга, речь в котором может идти не только о передаче в пользование товарного знака, но о целом комплексе методик, правил и требований к реализации продукта, что всегда позволяет обосновать стоимость франшизы и детально описать все условия пользования объектами ИС.
Объекты права интеллектуальной собственности
Применяемые договорные конструкции
Регистрация перехода права по договору в Роспатенте
Средства индивидуализации
2. Лицензионный договор на использование товарного знака;
3. Договор франчайзинга;
4. Залог
Наименование места происхождения товара
Возможность передачи права пользования или отчуждения исключительного права законодательством не предусмотрена
Исключительное право на КО может перейти только в составе предприятия в порядке универсального правопреемства
Право на использование КО может быть предусмотрено договором аренды предприятия или договором франчайзинга
Исключительное право использования ФН неотчуждаемо и не может быть передано ЮЛ по договору
Объекты патентного права
1) Договор об отчуждении права на получение патента, заключаемый автором
2) Договор об отчуждении патентообладателем исключительного права (патента)
3) Лицензионный договор
Ноу-хау (секрет производства)
2. Лицензионный договор производства;
3. Залог
4. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
Объекты авторского права
2. Лицензионный договор производства;
3. Залог
Не осуществляется, за исключением случаев заключения договора в отношении базы данных, программы для ЭВМ, зарегистрированных в Роспатенте
как определить вознаграждение за использование объекта (в процентах от выручки, твердой сумме и др.). При этом следует исходить из решения вопросов о том, на какой компании будет оседать прибыль, создаваемая с использованием объекта интеллектуальной собственности, на какие цели планируется использование платежей и т.д.
если речь идет о создании нематериального актива по заказу или в рамках трудовых отношений, важно детально проработать все нюансы по передаче прав на актив заказчику/работодателю, выплате вознаграждения исполнителю/работнику, вопросы возможности использования ими созданного объекта и т.д.
4. Нюансы владения объектами ИС
Вопрос о том, кто будет собственником ИС, является ключевым. Особенно остро он стоит в бизнесе с несколькими партнерами.
Порядку совместного владения результатами интеллектуальной деятельности посвящена отдельная норма ГК РФ. Так, п. 2 ст. 1229 кодекса допускает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. При этом все вопросы в части использования объекта, получения и распределения доходов от его использования и т.д. разрешаются правообладателями с помощью отдельного соглашения (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). По аналогии с общей долевой собственностью на имущество, определение порядка владения, использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности отдано на откуп самим правообладателям. Это позволяет, в частности, гарантировать полный объем прав на результат интеллектуальной деятельности каждому из сособственников, и каждому получать свою, закрепленную за ним долю дохода использования ИС.
Вместе с тем, это правило действует не для всех объектов. Зарегистрировать товарный знак, например, на двух ИП-собственников в данный момент невозможно (за исключением регистрации коллективного товарного знака). Роспатент объясняет отказы в такой регистрации тем, что товарный знак призван индивидуализировать товары, продукты, услуги и, видимо, по логике госоргана, выпускать такие товары может только определенный единственный субъект. Регистрация же совместно используемого товарного знака допускается только как коллективного, однако это налагает на владельцев такого знака существенные ограничения: коллективный товарный знак нельзя передавать в пользование по лицензионному договору (что делает бессмысленным его регистрацию на собственников, которые потом передают знак в пользование операционной компании), такой знак также нельзя отчуждать (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).
Таким образом, закрепить совместные права владельцев бизнеса на товарный знак напрямую, чтобы впоследствии его можно было передать третьему лицу в пользование, на данный момент нельзя. Выйти из описанной ситуации можно следующими способами:
Зарегистрировать товарный знак на юридическое лицо, учредителями которого станут собственники. Это позволит закрепить права каждого из партнеров по бизнесу на товарный знак, но доход каждый из собственников сможет получать только в в виде дивидендов, что уже не даст ощутимой налоговой экономии, как если бы собственник владел товарным знаком в статусе ИП;
Товарный знак может быть передан в совместное пользование в рамках договора простого товарищества. Даже зарегистрировав товарный знак на одного из собственников, партнеры могут заключить между собой договор о совместной деятельности, предметом которого будет деятельность по управлению объектами интеллектуальной собственности с целью их более эффективного использования. В этом случае собственник товарного знака внесет право пользования товарным знаком в качестве своего вклада в простое товарищество, после чего оба товарища смогут пользоваться товарным знаком в общих целях. Второй товарищ сделает вклад в виде, например, навыков по развитию бренда, сотрудников-маркетологов и т.д. Направления использования товарного знака можно определить самим договором. При этом сам факт передачи права пользования товарным знаком требует регистрации в Роспатенте. Данный вариант не включает второго собственника в совладельцы знака, однако позволяет уравнять владельцев бизнеса в праве его использования и получения дохода от объекта ИС;
Регистрация товарного знака по частям с распределением уже нескольких товарных знаков между собственниками. Поскольку в форме товарного знака законодательством допускается регистрация словесных, графических объектов и т.д., единая используемая в бизнесе торговая марка, состоящая, например, из рисунка и слова, может быть зарегистрирована по частям. В итоге мы получаем два свидетельства на два товарных знака, которые бизнесом будут использоваться в совокупности.
5. Функциональное обособление интеллектуального звена сотрудников при формировании группы компаний
Наряду с нематериальными активами, которые можно учитывать на балансе, а иногда даже пощупать, нередко важнее не сам результат интеллектуальной деятельности, а интеллектуальное ядро бизнеса как совокупность навыков, сотрудников и т.д, которое занимается разработкой оборудования, различных технологических устройств, выполняет конструкторские работы. Его обособление от операционного звена бизнеса полезно и в целях защиты, поскольку именно эта часть компании составляет ее уникальность, и в целях оптимизации налога с доходов.
С помощью обособления Интеллектуального звена бизнеса (путем, например, создания компании разработчиков, проектировщиков, конструкторов) достигаются следующие цели:
функциональное разделение деятельности для создания оптимальных условий работы сотрудникам, занимающимся разработкой объектов интеллектуальной собственности;
обеспечение контроля и гарантий сохранности прав на интеллектуальную собственность;
оптимизация налогов на доходы.
Однако при выделении такого интеллектуального центра актуальны все перечисленные выше вопросы, решаемые при обособлении объектов ИС. Кроме того, обособление на одном субъекте и сотрудников, и деятельности центра разработок, и результатов их труда в виде нематериального актива гарантируют отсутствие претензий налогового органа к тому, что именно данный субъект владеет объектом ИС и получает роялти за его использование, ведь именно он (его сотрудники) такой объект сотворили.
Как видим, вопросов, требующих решения при обособлении интеллектуального звена, довольно много, однако детальный подход к их решению позволяет не только обезопасить столь ценные активы от утраты, но и получить ощутимый налоговый эффект.
Коды ОКВЭД: 77.40
— деятельность по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов интеллектуальной собственности и подобной продукции, при которой авторский гонорар или лицензионный сбор платятся владельцу продукта (держателю актива)
Аренда этих продуктов может принимать различные формы, например, выдача разрешений на воспроизведение, использование в последующих процессах или при производстве продукции, ведение бизнеса на правах франшизы и т.п. Собственники могут являться или не являться авторами этой продукции
Эта группировка включает:
— аренду продукции интеллектуальной собственности (кроме произведений, охраняемых авторским правом, например, книг или программного обеспечения);
— получение авторских гонораров или лицензионных сборов за использование: патентованных объектов, торговых марок или знаков обслуживания, фирменных знаков, лицензий на разведку, добычу и оценку минерального сырья, франшизы
Эта группировка не включает:
— приобретение прав на издания, см. 58 и 59;
— создание, воспроизведение и распространение произведений, охраняемых авторским правом (книг, программного обеспечения, кинофильмов), см. 58, 59;
— аренду недвижимого имущества, см. ОКВЭД 68.20;
Узнайте особенности и ограничения использования ОКВЭД в бесплатной консультации