Как определить степень смешения товарных знаков

Сходство до степени смешения: что это значит и как проверить свой товарный знак

По закону не получится зарегистрировать товарный знак, если он тождественен или схож до степени смешения с рядом обозначений, наименований и изображений, которые уже заявлены на регистрацию или зарегистрированы и охраняются законодательством РФ либо не подлежат правовой охране по ст. 1231.1 ГК РФ.

Это значит, что не любой товарный знак получится зарегистрировать. И перед тем как подавать документы в Роспатент, нужно оценить, не откажут ли вам в регистрации из-за того, что ваш товарный знак похож на другие в тех же или однородных классах МКТУ — это общепринятая классификация, на основании которой регистрируют товарные знаки. Как определяются сходство и тождественность, расскажем в статье.

Проверьте свой товарный знак на уникальность бесплатно

Что такое тождественность и сходство до степени смешения

Согласно п. 3 методических рекомендаций, утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, тождественные товарные знаки полностью одинаковые — совпадают по всем элементам. Зарегистрировать тождественный другому товарный знак не получится.

Сходные до степени смешения товарные знаки не одинаковые, то есть они чем-то различаются. Но при этом они настолько похожи друг на друга, что это может ввести потребителя в заблуждение. По общему правилу такие товарные знаки тоже не регистрируют. Однако в этом случае можно запросить письмо-согласие от владельца сходного знака, которое увеличивает шансы на то, что Роспатент все же зарегистрирует ваш знак. Главное, чтобы при определенном сходстве знаки не вводили потребителя в заблуждение. С тождественными товарными знаками такое письмо не поможет.

Важно: сходство до степени смешения товарных знаков оценивают только по аналогичным продуктам или услугам. Не запрещено, чтобы два похожих знака существовали в разных классах МКТУ.

Регистрация товарного знака с гарантией
Поможем с защитой в случае отказа

Как проверяют сходство товарных знаков

Сходство товарных знаков оценивают специалисты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) во время экспертизы. И делают это они на основании общего впечатления от знака, на которое могут повлиять любые его особенности: слова, графические элементы, цветовые и графические решения и пр.

Важно: решение принимает человек — эксперт Роспатента, а не какая-либо автоматизированная программа.

Как правило, есть три признака, по которым оценивают сходство:

Фонетический — это оценка товарного знака на слух.

Смысловой, или семантический.

Графический — визуальная оценка знака.

Фонетическое сходство характеризуется тем, что у нескольких товарных знаков есть близкие или совпадающие звуки/слоги/слова/словосочетания, которые расположены схожим образом. Например, DIXIE — DIXI, DIXY, ДИКСИ.

Семантическое сходство подразумевает, что в товарные знаки заложен похожий смысл, значение или идея. Например, «Музыка сна» — «Мелодия сна».

Графическое сходство — это когда несколько товарных знаков выглядят похожим образом. Например, у них одинаковый или очень похожий шрифт, графическое написание, расположение букв относительно друг друга, используемый алфавит или цвета.

Лого необязательно должны совпадать на 100%, иногда достаточно одного сходного элемента. В похожей ситуации оказался наш клиент «Согаз»

Как проверить сходство товарного знака перед регистрацией

При регистрации товарного знака у заявителя есть два пути. Первый — не заниматься предварительной проверкой и сразу подать документы в Роспатент. Однако экспертиза, которую проводит госорган, может растянуться до года — это самый длительный этап всего процесса.

Проверьте свой товарный знак на уникальность бесплатно

Хотя на практике специалисты справляются за полгода, это не значит, что они точно зарегистрируют ваш товарный знак. Заявитель может получить положительный ответ, отказ или уведомление с дополнительными вопросами. По статистике Роспатента, за 2021 год было подано около 122 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Из них экспертиза была проведена для почти 112 тысяч заявок и отказ получили около 17 тысяч заявителей, то есть 15 %.

Статистика регистрации товарных знаков с 2017 по 2021 год. Источник: rospatent.gov.ru

Второй путь — заранее, до подачи документов, проверить свой товарный знак. Это можно сделать, обратившись в Роспатент за платной услугой, которая называется «Предварительная оценка охраноспособности обозначения как товарного знака по указанным заказчиком классам МКТУ». Но готовьтесь потратить на это от 40 000 руб. за проверку по одному классу МКТУ.

Также за проверкой можно обратиться к патентному поверенному. Эти специалисты сдают сложные экзамены, подтверждающие их квалификацию, и имеют опыт работы с различными товарными знаками. А потому знают, как сделать, чтобы знак стал уникальным, и могут дать вам ценные рекомендации или по вашему запросу доработать ваш товарный знак. Квалификацию патентного поверенного всегда можно проверить в реестре Роспатента.

Sum IP

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Сходство до степени смешения

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения.
2. Определение понятия «сходство до степени смешения».
3. Признаки сходства товарных знаков до степени смешения.
4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения .

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

• на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
• на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
• на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы . Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» — «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» — «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» — Бар «Парбарра, Samsung — Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения. Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков .

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

Тема 4. Исключительные права на средства индивидуализации

Примечание. Гиперссылки на НПА приведены по состоянию на январь 2022 г. Используйте функцию «Перейти в действующую редакцию».

Средства индивидуализации — это определенные условные обозначения (изобразительные, звуковые и другие), при помощи которых юридическое лицо (ИП, объединение и т.д.) выделяется среди множества остальных.

К числу объектов Гражданский кодекс РФ относит (см. рис.): фирменное наименование юридического лица; товарные знаки и знаки обслуживания; географическое указание и наименование места происхождения товара; коммерческие обозначения.

Права на средства индивидуализации имеют свои особенности:

1) исключительное право пользования средством индивидуализации возникает с его регистрацией (кроме коммерческого обозначения) и может быть использовано другими лицами только с согласия правообладателя (например, по лицензионному договору);

2) право на средство индивидуализации может быть срочным и бессрочным. Так, право на товарный знак может продлеваться, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года;

3) исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Рассмотрим подробнее каждый из объектов исключительных прав на средства индивидуализации.

Фирменное наименование

Фирменное наименование состоит из двух частей (п. 2 ст. 1473 ГК РФ): 1) указание на организационно-правовую форму и 2) самого наименования юридического лица (например, ООО "Вайлдберриз"; ПАО "Аэрофлот"; ФГБОУ "МГУ им. Ломоносова" и т.п.).

В наименовании может быть указание на характер деятельности либо принадлежность РФ или субъекту РФ (например, Банк ВТБ (ПАО), ГУП "Мосгортранс"), если это предусмотрено законом.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на использование такого наименования любым не запрещенным способом, а также имеет право требовать прекращения неправомерного (без его согласия) использования такого наименования другими юридическими лицами и возмещения причиненных таким использованием убытков.

В Российской Федерации существует проблема идентификации юридических лиц, так как Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не содержит норм, обязывающих регистрирующий орган проверять уникальность фирменного наименования регистрируемых юридических лиц, что приводит к существованию юридических лиц с совпадающими фирменными наименованиями.

Необходимо отметить, что у органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган), есть право предъявления в суд иска о понуждении к изменению фирменного наименования в том случае, если оно не соответствует требованиям, а именно нарушены требования к фирменному наименованию или/и в него включены элементы, запрещенные законом (п. 3 и п. 4 ст. 1473 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

В случае совпадения наименований юридических лиц определяющими являются уникальные номера основного государственного регистрационного номера (ОГРН) и ИНН, которые присваиваются регистрирующим органом юридическому лицу при его создании и постановке на налоговый учет и в дальнейшем не изменяются.

Фирменное наименование обычно связано со сферой деятельности организации, и это может привести к коллизии интересов двух организаций и ввести в заблуждение третьих лиц. В Гражданском кодексе РФ определено, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

Разрешение подобных споров возможно в суде, соответственно, при наличии оснований иски о смене фирменного наименования тождественной организации удовлетворяются.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование путем заключения договора об отчуждении или предоставление права использования фирменного наименования другому лицу не допускается.

Товарный знак и знак обслуживания

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право (ст. 1477 ГК РФ).

Необходимыми условиями для охраны товарных знаков являются: наличие условного обозначения, которое может выражаться в словесном, изобразительном и комбинированном виде, новизна (быть новым для конкретного вида товаров) и, конечно же, его регистрация.

Перед вами известные всем товарные знаки (см. рис. *): Nike, Volkswagen, Chanel.

* Демонстрируемые изображения (товарные знаки) являются собственностью их владельцев и упоминаются исключительно в информационных и учебных целях.

Маркетинг и присутствие на рынке товаров этих компаний сделали их известными настолько, что при виде этих товарных знаков мы безошибочно определяем наименование фирмы и товары, которые она производит.

Знак обслуживания — это обозначение, которое служит для индивидуализации работ или услуг компании (п. 2 ст. 1477 ГК РФ).

Таким образом, товарный знак и знак обслуживания помогают отличать одни товары и услуги от сходных товаров и услуг, производимых и предоставляемых другими лицами. Являются инструментом маркетинга и основой для создания имиджа и репутации бренда, стимулируют инвестиции компаний в поддержание или совершенствование качественной продукции.

Например, "DELL" является товарным знаком, который идентифицирует товары (компьютеры и компьютерное оборудование). "СБЕР" является товарным знаком, который относится к услугам (банковские и финансовые услуги).

Правила, предусмотренные ГК РФ о товарных знаках, соответственно, применяются к такому средству индивидуализации, как знак обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Товарные знаки могут состоять из:

• слова (FABERLIC);
• комбинации слов ("Домик в деревне", "Чистая линия", "Coca-Cola");
• букв и сокращений ("КамАз", "BMW", "IBM");
• числительных ("7/11");
• названий и сокращенных названий (Издательство "МИФ" — "Издательство Манн, Иванов и Фербер");
• рисунков (подобно логотипу нефтяной компании "Shell" или рисунку, изображающему пингвина, на книгах, выпускаемых издательством "Penguin") или трехмерных обозначений;
• комбинации цветов или одного цвета (например, полосы черного и желтого цвета в логотипе используются оператором связи "Билайн" — ПАО "ВымпелКом");
• и т.д.

Товарными знаками могут являться даже невидимые знаки, в частности музыка или запах и т.д. Во всех случаях товарный знак должен обладать отличительной функцией: он должен отличать товары и услуги, для которых он используется.

Согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения).

Статья 1483 ГК РФ содержит и иные требования, которые необходимо учитывать при выборе обозначения для регистрации в качестве товарного знака.

В частности, в целях регистрации товарного знака соответствующие обозначения не должны:

• быть вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (например, целлофан, термос, эскалатор, граммофон, магнитофон, линолеум и т.д.);
• быть общепринятыми символами и терминами (например, символ "знак змеи над чашей в медицине" или термин "гипотенуза");
• характеризовать товары, в том числе указывать на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (например, свежее мясо, парное молоко, самый лучший сыр);
• представлять собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (например, круглый мяч в отношении мячей).

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

• являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
• противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом, данные вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Такое свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования и распоряжения товарным знаком (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

По заявлению правообладателя срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз (п. 2 ст. 1491 ГК РФ).

Кроме традиционных форм нарушений прав правообладателей товарных знаков, таких как размещение товарного знака на контрафактных товарах, имеют место правонарушения, связанные с использованием товарного знака в доменном имени, так как основное назначение доменного имени — индивидуализация товаров, услуг, работ.

Основными формами передачи прав на товарный знак являются: 1) договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, 2) лицензионный договор, 3) договор коммерческой концессии (франчайзинг).

Право на товарный знак прекращается путем аннулирования его регистрации Роспатентом:

• в случае прекращения срока действия регистрации, если срок не был продлен;
• если знак не используется без уважительных причин в течение любых трех лет после его государственной регистрации;
• на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица или ИП правообладателя;
• в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
• при нарушении требований закона при регистрации товарного знака;
• и т.д.

Прекращение права на средства индивидуализации происходит по следующим основаниям:

• в случае ликвидации владельца средства индивидуализации;
• в случае отказа владельца от дальнейшего использования;
• по решению суда ввиду несоответствия права на средства индивидуализации требованиям закона или вследствие нарушения охраняемых законом прав и интересов других лиц.

Географическое указание и наименование места происхождения товара

Географическое указание — обозначение, которому предоставляется правовая охрана. Оно идентифицирует происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутацию или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.

Одно из различий состоит в том, что в качестве географического указания может выступать любое обозначение, позволяющее идентифицировать продукцию как происходящую с места происхождения, то есть в обозначение должно быть включено наименование географического объекта и обозначение должно получить известность в результате его использования в отношении товара.

Как и наименования мест происхождения товаров (НМПТ), географические указания предполагают присутствие в товаре особых свойств, обусловленных природными условиями или человеческими факторами.

Если сравнивать процедуры получения охраны, то на географическое указание она более простая, в сравнении с НМПТ, и позволит получить охрану тем происходящим с территории товарам, которые не могут быть зарегистрированы в качестве НМПТ.

В качестве примера можно привести следующие географические указания (см. рис. *).

* Демонстрируемые изображения (товарные знаки) являются собственностью их владельцев и упоминаются исключительно в информационных и учебных целях.

Наименование места происхождения товара (НМПТ) — уникальный объект, средство индивидуализации, позволяющий в установленном законом порядке закрепить за производителями региона права на данное наименование. Подразумевается, что продукция наделена определенными качествами благодаря природным или человеческим ресурсам. Именно связь качества товара с регионом, где выпускается товар, отличает этот объект от товарного знака.

Например, Адыгейский сыр, Тульский пряник, Камчатский краб, Башкирский мед, Вологодское кружево, Павловопосадский платок и т.д.

Понятие "Наименование места происхождения товара" достаточно сложное, и мы можем определить его признаки.

Признаки понятия "Наименование места происхождения товара":

• название определенного географического объекта или его производное;
• известность обозначения, представляющего собой или содержащего наименование географического объекта;
• товар, обладающий особыми свойствами;
• географическая среда, включающая природные условия и людские факторы;
• функциональная зависимость особых свойств товара от природных условий и/или людских факторов (географической среды).

В отличие от товарного знака НМПТ привязан к региону, а также им могут обладать несколько юридических лиц, расположенных в рамках одного географического региона.

Итак, закон определяет, что наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой наименование страны, городского или сельского поселения или другого географического объекта, которое включает наименование (производное), ставшее известным в результате его использования в отношении товара, который наделен особыми свойствами.

На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

На использование наименования места происхождения товара и географическое указание может быть признано исключительное право (ст. 1229 и ст. 1519 ГК РФ) производителей данного товара.

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования в Роспатенте.

Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается.

19 сентября 2020 года начало действовать Постановление Правительства от 08.08.2020 N 1195, которым устанавливается порядок осуществления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ контроля за сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При возникновении вопроса, чем отличается "товарный знак" от "наименования места происхождения товара" (далее по тексту — "НМПТ"), необходимо провести сравнение и обозначить основные отличия (см. таблицу).

1. НМПТ всегда указывает на конкретную местность, а не на конкретного производителя товара.
2. НМПТ неотделимо от конкретного места.
3. Перенести полностью производство товара в другую местность невозможно.

1. Товарный знак — это обозначение, которое служит для различения однородных товаров (услуг), производимых (оказываемых) различными компаниями.
2. Товарный знак принадлежит конкретному лицу.
3. Производство товара, маркированного данным товарным знаком, может быть полностью перенесено из одной местности (региона) в другую.

Коммерческое обозначение

Существует еще одно обозначение, служащее для индивидуализации различного вида предприятий, которые принадлежат юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность (включая некоммерческие организации, в установленных законом случаях), — это коммерческое обозначение.

В силу закона юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Например, деятельность ведет ООО "Автомастер", а на вывеске написано: "Автомастерская: руль и колеса"; АО "Дикси ГРУПП", вывеска — Магазин "Дикси"; ООО "Моне Косметик", вывеска — Салон красоты "Моне".

Официального реестра коммерческих обозначений не существует, не выдается свидетельство или иной официальный документ, который может подтвердить право использования коммерческого обозначения и возможность его защиты.

Это означает, что действия различных организаций, патентных поверенных, предлагающих услуги по внесению данных коммерческого обозначения в негосударственный реестр с выдачей свидетельства, не основаны на нормах закона. По данному поводу было опубликовано Информационное письмо Роспатента от 30.01.2009 "О регистрации коммерческих обозначений", из которого следует, что внесение коммерческих обозначений в реестры не основано на нормах действующего законодательства.

Исключительное право на коммерческое обозначение возникает у правообладателя с началом его применения, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным на определённой территории.

Часто коммерческое обозначение путают с фирменным наименованием, тем не менее это разные средства индивидуализации.

Можно выделить следующие основные различия между коммерческим обозначением и фирменным наименованием (см. таблицу).

1. Не закрепляется в учредительных документах, не регистрируется.
2. Наличие коммерческого обозначения — не обязательно, зависит от желания собственников организации.

1. Наименование организации, которое закреплено в учредительных документах, указывается при подаче заявления на регистрацию юридического лица.
2. Обязано иметь любое юридическое лицо.

На практике очень часто вызывает трудности разграничение коммерческих обозначений и фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, так как они могут быть тождественными и сходными до степени смешения. В таком случае приоритет возникновения исключительного права имеет то из перечисленных средств индивидуализации, право на которое возникло раньше.

«Охота» в суде: экономколлегия решила спор о сходстве товарных знаков

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (далее – ОПХ) уже много лет производит на своих заводах по всей России пиво «Охота крепкое». Общество является еще и правообладателем соответствующего товарного знака, который был зарегистрирован в 1998 году.

Но с 2015 года ООО «Частная пивоварня «Афанасий» и ООО «НикитиН» (входят в одну группу) начали производить медовуху «Охота нашего! Крепкое». Бутылка с этикеткой от этого напитка была оформлена в «советском» стиле, как и этикетка пива «Охота крепкое».

На это обратили внимание в ОПХ. Там начали оспаривать действия конкурента. Юристам удалось доказать, что «Частная пивоварня «Афанасий» нарушила законодательство о защите конкуренции, потому что продвигала свой продукт с помощью товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком ОПХ. Также с ответчика взыскали почти 9,5 млн руб. доходов, полученных от продажи напитка под спорным товарным знаком.

А пока шло разбирательство, Роспатент зарегистрировал товарный знак «Афанасий – охота нашего! Выбирай Россию» на имя Максима Ларина, владельца пивоварни «Афанасий». В ОПХ решили, что и этот товарный знак слишком похож на принадлежащий им, и подали возражение в Роспатент. В ведомстве с возражением не согласились: там решили, что главным словом в оспариваемом товарном знаке является все же «Афанасий», а не «охота», как на том настаивал заявитель. «Слово «охота» расположено в середине оспариваемого товарного знака, в связи с чем не акцентирует на себе внимание потребителя», – указал Роспатент. Не нашли в ведомстве и графического сходства между двумя знаками.

Также в ведомстве решили, что между знаками нет и семантического (смыслового) сходства. Как указал Роспатент, слово «охота» в оспариваемом товарном знаке воспринимается в значении «хотеть, желать». А в товарном знаке, принадлежащем ОПХ, то же самое слово «охота» уже воспринимается однозначно как непосредственно деятельность по выслеживанию и добыче диких животных и птиц. Об этом говорит и изображение мужчины с ружьем на товарном знаке и на товарах общества.

Похож или нет?

Спор продолжился в суде. Юристы ОПХ подали иск, в котором попросили Суд по интеллектуальным правам признать недействительным решение Роспатента. В том же иске заявитель попросил признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку. А действия ИП Ларина истец попросил признать «злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции», но это требование СИП выделил в отдельное производство. В итоге в рамках дела № СИП-102/2019 рассматривался только вопрос о законности действий Роспатента.

Заявитель выиграл спор в двух инстанциях – СИП и его президиуме. Судьи обязали Роспатент еще раз рассмотреть возражение пивоваренной компании против предоставления правовой охраны товарному знаку «Афанасий – охота нашего! Выбирай Россию». Первая инстанция пришла к выводу о «средней степени сходства» между товарными знаками, а президиум СИП указал, что при наличии тождественного словесного элемента «охота» в сравниваемых товарных знаках нельзя говорить о полном отсутствии их сходства.

Роспатент подал кассацию в Верховный суд. В своей жалобе ведомство продолжило настаивать, что доминирующим элементом в спорном товарном знаке является слово «Афанасий», а не «охота». Также Роспатент раскритиковал вывод первой инстанции о наличии «средней степени сходства» между знаками, потому что такого понятия нет в законодательстве.

Заседание в Верховном суде

На заседании в Верховном суде представитель Роспатента Савелий Халявин заявил, что СИП неправильно решил спор. Две инстанции нашли сходство только в слове «охота», но, по мнению ведомства, одно лишь это обстоятельство не доказывает, что товарные знаки являются сходными до степени смешения. Об этом говорит и судебная практика, согласно которой в подобных спорах должен проводиться комплексный анализ товарного знака. Но суды этого не сделали. «Более того, президиум СИП, видимо, понимая недочеты решения первой инстанции, посчитал, что говорить об отсутствии сходства между знаками невозможно. Также суд не установил доминирующий элемент в товарном знаке, хотя должен был сделать это», – сказал юрист. По его мнению, оспариваемый товарный знак не представляет угрозы для товарных знаков ОПХ, потому что не пытается «подделаться» под них или использовать репутацию пива «Охота крепкое» в своих интересах.

По степени сходства высказался коллега Халявина. По его словам, очень важным является тот факт, что критериев определения степени сходства в настоящий момент нет. Но высокую и низкую степень сходства, по мнению юриста, установить можно. Например, с учетом восприятия потребителей. «При этом не совсем ясно, как устанавливать «среднюю» степень сходства», – отметил представитель. Нет такого определения и в постановлении Пленума ВС, сказал он. «Это существенное нарушение норм материального права и методологии, выработанной судами, Верховным судом и Роспатентом», – уверен представитель.

Представитель Роспатента: «Эти обозначения, конечно, не являются сходными, потому что на слово «охота» не падает никакого ударения. Слово «охота» в спорном знаке синонимично слову «хочется». Именно такой смысл вкладывал правообладатель».

– А есть ли правила, которые определяют степень сходства для слов, которые имеют одинаковое написание, но разное значение? – поинтересовались судьи.
– У нас в методических рекомендациях был один пример – слово «лук», которое может принимать разные значения, это зависит от контекста. Нужно оценивать контекст, – ответил юрист.

Довод о недопустимости «средней степени сходства» неправомерен, заявил юрист ОПХ Антон Ендресяк. Он сослался на положения Пленума ВС по «интеллектуалке» 2019 года, согласно которым суд (или Роспатент) должен устанавливать не само по себе сходство, а конкретную его степень. При этом формулировки ВС не указывают однозначно, что «средняя степень сходства» не может быть в принципе.

– А средняя степень сходства ближе к высокой или низкой? – спросили судьи.
– Средняя не является ни высокой, ни низкой. Правоприменитель должен самостоятельно определить эту степень сходства – это некоторая часть полномочий органа, его дискреции, которая позволяет наиболее правильно оценить каждый конкретный случай, – ответил Ендресяк.

По мнению Алексея Петрова, другого представителя ОПХ, суд, оценивая степень сходства как «среднюю», подразумевал, что сказать об отсутствии сходства «никак не получается».

Кроме того, юрист раскритиковал Роспатент, который «под своей кассационной жалобой не имеет интереса, который мы бы находили достойным к защите». «Роспатент просит восстановить правовую охрану спорного товарного знака и предоставить ему еще какое-то время для существования на рынке, при этом само ведомство понимает, что товарный знак зарегистрирован с нарушением закона. Мы можем предположить, что Роспатент ратует за статистику своих побед в суде, но не за справедливость», – заявил представитель ОПХ.

При этом представители ОПХ полагают, что значение слова «охота» в этом споре не так важно. «Пока наш товарный знак не охраняется в каком-то конкретном контексте, должен учитываться любой контекст», – заявил Ендресяк.

Судьи экономколлегии заслушали позиции сторон и после непродолжительного совещания решили отменить судебные решения по этому делу и направить спор на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции. Полная версия решения с разъяснениями будет опубликована позднее.

Эксперты «Право.ru»: пограничная ситуация

В данном деле имеет место достаточно спорная, практически пограничная ситуация, имеются разноплановые аргументы и разные по весу аргументов за и против позиций обеих сторон в споре, комментирует управляющий партнер юридической фирмы Вестсайд Вестсайд Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Комплаенс группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Частный капитал × Сергей Водолагин. По его мнению, главным для этого спора является вопрос о значении слова «охота» в товарных знаках. «Слово «охота» имеет несколько значений, вызывающих различные ассоциации у потребителя, следовательно, от этого и зависит, является ли спорный товарный знак сходным до степени смешения. Мне представляется, что в вынесенных по делу судебных актах этому уделено недостаточно внимания», – комментирует юрист.

Анна Грозовская, старший юрист практики интеллектуальной собственности Squire Patton Boggs, отмечает: суды не проанализировали важный вопрос о том, для каких элементов устанавливается сходство – для сильных или для слабых. «Ну и формулировка суда о «средней степени» сходства товарных знаков вызывает вопросы», – отметила она.

О том, что суды неправильно рассмотрели спор, говорит и Вера Зотова, юрист и патентный поверенный Адвокатское бюро Nordic Star Адвокатское бюро Nordic Star Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Международный арбитраж группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) Профайл компании × : «На наш взгляд, суду следовало больше внимания уделить наличию в оспариваемом товарном знаке слова «Афанасий» и восприятию спорных товарных знаков в целом». Требуется дополнительно учесть и известность товарных знаков потребителями и наличие линейки товарных знаков лица, подавшего возражение, комментирует эксперт.

Как правило, вывод о сходстве до степени смешения следует из анализа товарных знаков в целом. Если в оспариваемом товарном знаке присутствуют оригинальные словесные элементы, аналоги которых не содержатся в товарном знаке лица, подавшего возражение, то следует вывод об отсутствии сходства до степени смешения таких товарных знаков.

«В такой пограничной ситуации ВС может высказаться по поводу критериев оценки «схожести до степени смешения», которые, скорее всего, будут оказывать существенное влияние на разрешение судами аналогичных споров», – ожидает Водолагин.