Кому принадлежат исключительные права на использование служебного произведения

Кому принадлежат исключительные права на использование служебного произведения

ГК РФ Статья 1295. Служебное произведение

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1295 ГК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом.

Право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3. В случае, если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель имеет право использования соответствующего служебного произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Пределы использования служебного произведения, размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и автором, а в случае спора — судом.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. Работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо требовать такого указания.

Служебные произведения: кому они принадлежат

Когда речь идет о создании работниками произведений, кажется, что подразумеваются творческие профессии – дизайнер, художник, копирайтер или фотограф. А по факту сделать это может любой работник, деятельность которого так или иначе связана с продвижением бренда или развитием бизнеса. «Даже мы, юристы, выступая с презентациями, комментариями или интервью, также создаем такие охраняемые объекты», – отмечает Екатерина Тиллинг, руководитель практики интеллектуальной собственности в России юридической фирмы BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право Профайл компании × .

Но в какой момент произведение становится именно «служебным», и все ли, что сделал работник, является таковым? Это полностью зависит от того, как стороны оформили свои отношения.

Ключ к успеху – правильное оформление документов

В Гражданском кодексе есть отдельная статья 1295, которая регулирует подобные случаи. Согласно этой норме, для того, чтобы произведение носило характер служебного, необходимо одновременное наличие двух неотъемлемых условий. Во-первых, трудовых отношений между автором произведения – то есть работником – и компанией. Во-вторых, такая деятельность должна четко входить в трудовые обязанности работника. «Недостаточно включить в договор абстрактную формулировку «в обязанности работника входит создание произведений» или «права на все созданные работником произведения принадлежат работодателю», – объясняет Андрей Алексейчук, юрист практики по интеллектуальной собственности АБ Качкин и Партнеры Качкин и Партнеры Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Недвижимость, земля, строительство Профайл компании × .

Обязанности должны быть конкретными. Например, для программиста – «писать код» или «разрабатывать программы», а для копирайтера – «писать тексты на заданную тему».

Либо в самом трудовом договоре с работником, либо в должностной инструкции работника должны быть прописаны соответствующие «творческие» трудовые обязанности, подтверждает Евгений Комолов, ведущий юрист INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) Федеральный рейтинг. группа Цифровая экономика группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 8 место По количеству юристов 30 место По выручке на юриста 41 место По выручке Профайл компании × . Это необходимо, чтобы созданное произведение могли квалифицировать именно как результат выполнения таких обязанностей. Надо указать перечнем, какие именно объекты может создать сотрудник, советует Александра Акимова, руководитель практики интеллектуальной собственности Лемчик, Крупский и Партнеры Лемчик, Крупский и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Банкротство (споры mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Цифровая экономика группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) 4 место По количеству юристов 11 место По выручке 25 место По выручке на юриста Профайл компании × .

Не только трудовой договор

Еще одним полезным доказательством порой становится служебное задание. В нем стороны вправе предусмотреть, какой именно разработкой займется сотрудник. Этот документ не является обязательным и не устанавливает статус произведения как служебного, отмечает Алексейчук. Альтернативой выступят сведения из системы трекинга задач или системы учета рабочего времени, добавляет эксперт.

Акимова подтверждает, что служебные задания бывают полезны. И не обязательно составлять такие документы для каждого из сотрудников, а просто направлять им электронные уведомления по почте или в рабочем мессенджере. Это следует закрепить в положении о служебном произведении и ознакомить с ним работников, на которых оно распространяется.

«Самый главный и важный момент» по версии Акимовой – фиксация актом передачи исключительных прав на служебное произведение от работника к работодателю. «Важно закрепить, какой именно объект передается, а еще подробно описать характеристики, которые позволят идентифицировать его», – объясняет юрист.

Важность документального оформления каждого этапа создания служебного произведения подтверждает и судебная практика. Дело № А40-202764/2018 касалось разработки мобильного приложения для телемедицины. Суд по интеллектуальным правам выяснил, что между работодателем и работником был заключен трудовой договор, однако в трудовых обязанностях не было прописано создание программного обеспечения, не было служебного или технического задания, актов приема-передачи и отдельного вознаграждения за служебные произведения. На этом основании суды пришли к выводу о том, что права на приложение принадлежат работнику, а не компании.

Еще одно дело, в котором работодатель не смог доказать «служебность» произведения – № А40-202764/2018. ООО «Телепат», компания бывших работников «Амедико», разработала программное обеспечение, схожее с теми, что применялись на их предыдущей работе. Но работодатель не смог доказать факт создания спорного продукта именно в то время, когда действовали трудовые отношения между истцом и его бывшими работниками. Истцу не хватило целого ряда документов, о важности которых говорят эксперты – служебного задания, актов приемки-передачи, актов учета рабочего времени сотрудников.

Самодеятельность работника

Без наличия двух обязательных условий – трудовых отношений и служебных обязанностей – исключительное право на произведение останется за работником. Даже тот факт, что автор использовал материалы и оборудование работодателя, не поможет доказать «служебность» произведения. Не имеет значения даже то, что сотрудник создал его в рабочее время.

Если работник создал произведение, но ни в договоре, ни в каких-либо иных документах не указали, что этот процесс входил в его должностные обязанности, то его правообладателем, вероятнее всего, посчитают работника.

Ирина Шурмина, старший юрист практики интеллектуальной собственности SEAMLESS Legal SEAMLESS Legal Федеральный рейтинг. группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Страховое право группа Финансовое/Банковское право группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право (включая споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Частный капитал ×

Если работник хочет сохранить исключительные права за собой, не лишним будет подписать несколько документов. Юрист Адвокатское бюро Nordic Star Адвокатское бюро Nordic Star Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Международный арбитраж группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) Профайл компании × Вера Зотова советует прямо предусмотреть в трудовом соглашении, что создание произведений при определенных условиях не считается его трудовой обязанностью. «В таком случае работодатель сможет использовать его лишь на основании отдельного соглашения с работником, например, на условиях лицензии – и только при выплате ему вознаграждения», – объясняет эксперт.

Зотова также рекомендует фиксировать все детали работы: в какое время создавалось произведение и какие ресурсы использовались. Тогда у работника будут юридические основания предъявить иски к работодателю, а доказать свое авторство и отсутствие прав у другой стороны станет проще.

В то же время в рамках дела № А40-256611/2017 СИП призвал отойти от квалификации по формальным признакам, связанным только с установлением объема трудовых обязанностей работника. Во внимание могут быть приняты и другие обстоятельства:

✔ Соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан соответствующий объект;
✔ Пределы трудовых обязанностей работника;
✔ Место выполнения работ;
✔ Источник оборудования и средств, используемых для их создания;
✔ Возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создано произведение;
✔ Цель создания;
✔ Последующее поведение работника и работодателя;
✔ Составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей.

«Правило трех лет»

На документальном оформлении трудовых отношений трудности не заканчиваются. Работодателю всегда нужно помнить о «правиле трех лет», прописанном все в той же ст. 1295 ГК.

Если компания в течение трехлетнего срока никак не использует произведение и вообще не проявит к нему интереса – исключительные права вернутся к автору.

«Проявить интерес» можно разными способами. Самый очевидный – начать пользоваться результатом интеллектуальной деятельности. Или распорядиться правом – и передать его другому лицу. Если разработка не нужна здесь и сейчас, то стоит хотя бы сообщить автору о сохранении произведения в тайне, тем самым «забронировав» его, советует Комолов.

А как там с деньгами?

В ст. 1295 ГК есть еще одно положение, направленное на защиту прав автора-работника: норма о денежном вознаграждении.

Часто работодатели включали авторское вознаграждение в состав заработной платы или премии, рассказывает Зотова. Но в 2020 году Верховный суд поставил точку в этом вопросе. В деле № 78-КГ20-1 судьи «гражданской» коллегии определили: награда автору произведения носит гражданско-правовой характер, а не трудовой, поэтому не может рассматриваться как часть зарплаты. Условие трудового договора о том, что «вознаграждение автора учтено при определении зарплаты», нельзя считать соглашением о порядке выплаты за служебный результат интеллектуальной деятельности, объясняет Комолов.

Если работодатель не платит вознаграждение, работник может взыскать его в судебном порядке. Размер суммы определит суд, такое правило прописано в ГК. При этом важно помнить: переход права от автора к работодателю не зависит от факта такой выплаты. Если эта процедура была правильно оформлена документами, а спор между сторонами остался лишь о деньгах – значит, в суде будут спорить только о них.

«Кроме того, иногда суд может истолковать невыплату вознаграждения как косвенное доказательство того, что произведение не создавали в рамках трудовых обязанностей, особенно если другим работникам его перечисляли», – объясняет Алексейчук.

Служебное произведение: что это такое?

Особенности оформления и использования служебных произведений Нередко работники, выполняя свою трудовую функцию, создают множество результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Определяя природу данных произведений, стоит установить, являются ли они служебными произведениями, как они должны быть оформлены и каковы могут быть последствия ненадлежащего оформления прав на них.

На основании ст. 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации служебным произведением может быть назван любой РИД (Результатами интеллектуальной деятельности могут быть названы: произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; вещание организаций эфирного или кабельного вещания; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау)), который был создан в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. При этом права, возникающие в отношении вновь созданного изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного результата интеллектуальной деятельности, делятся между работником-автором и работодателем таким образом: работник, который создал РИД своим интеллектуальным трудом, признается автором, в связи с чем ему принадлежат личные (неимущественные) права на созданное им произведение. В составе неимущественных прав работник получает в полном объеме право авторства и право на имя. При этом такие личные (неимущественные) права, как право на неприкосновенность произведения и право на обнародование произведений, принадлежат работнику-автору с существенными исключениями. Так, решение об обнародовании служебного произведения принимает работодатель. Однако если по истечении трехлетнего срока данное произведение не было использовано правообладателем, работнику переходит право определить, как и каким образом данное произведение может быть использовано. Передача личных неимущественных прав третьим лицам не предусмотрена.

Права на служебные произведения

Работодатель, при условии создания его работником служебного произведения, становится обладателем исключительного (имущественного) права на него. Оно дает ему полномочия на использование произведения по своему усмотрению, право распоряжения данным РИД, а также право запрета на использование его третьими лицами. При этом на работодателя накладывается обязательство по указанию работника в качестве автора произведения, в случае нарушения которого работник может обратиться в суд за защитой своего нарушенного права на имя. Так как работник в случае создания служебного произведения может претендовать только на получение личных (неимущественных) прав, то на него не накладывается обязательство по регистрации факта создания произведения (за исключением случаев, когда этого требует внутренний регламент компании-работодателя). В связи с этим основной критерий возникновения авторских прав у работника — создание РИД в объективной форме. Это может быть изобретение, полезная модель, промышленный образец, литературное произведение, фотоснимки, программа для ЭВМ и т.д.

Следует обратить отдельное внимание на то, что далеко не каждый РИД, созданный работником, будет служебным произведением. Чтобы он был признан служебным, необходимо соблюдение целого ряда условий, основное из которых — надлежащим образом оформленные отношения между работником и работодателем. Так, в трудовом договоре, заключенном между сторонами, должно быть предусмотрено обязательство работника в рамках исполнения своей трудовой функции создавать служебные произведения. Однако одного упоминания об этом недостаточно, следует более детально расширить данное обязательство и предусмотреть отдельно те виды служебных произведений, которые создает работник в рамках своей трудовой деятельности. Данные уточнения могут содержаться в дополнительном соглашении к трудовому договору, в должностной инструкции сотрудника либо в локальном акте, предусматривающем порядок создания и использования служебных произведений. При этом факт создания и передачи служебного произведения работодателю должен фиксироваться отдельными документами, к примеру отчетом работника о создании служебного произведения, актом о передаче созданного произведения либо иным сходным по существу актом. Оформление таких документов позволяет с точностью установить дату создания служебного произведения, дату его передачи работодателю, закрепить факт перехода исключительных прав к работодателю. И далеко не каждый РИД, созданный лицом на его рабочем месте, будет служебным произведением. Если условия трудового договора не предусматривают их создания, они не могут быть признаны служебными. К примеру, если в должностной инструкции инженера-конструктора предусмотрена обязанность по написанию им статей в профильные издания, то статья по искусствоведению, пусть и написанная в рабочее время и на компьютере, предоставленном ему работодателем, не сможет быть признана служебным произведением. Стоит учитывать, что если лицом был создан РИД в рамках исполнения гражданско-правового договора, исключительные права, как и личные (неимущественные) права, будут принадлежать автору. Для передачи исключительного права в данном случае потребуется либо указание специальных условий об этом в тексте первоначального договора, либо заключение отдельного договора о распоряжении исключительными правами. Если произведение создано сотрудником, но не в рамках установленного с ним трудового правоотношения, а при исполнении им задания работодателя, указанное произведение не приобретает статус служебного, и исключительное право на него принадлежит работнику.

Проблемные вопросы в сфере служебных произведений и способы их разрешения.

В сфере служебных произведений стоит выделить два особо конфликтных вопроса: первый кратко был описан выше и представляет собой ненадлежащее оформление правоотношений между работником-автором и работодателем, а второй вопрос относится к выплате вознаграждения автору служебного произведения. Разбирая проблему оформления правоотношений между работником и работодателем, можно сделать следующие выводы, которые позволят надлежащим образом выстроить взаимоотношения между сторонами в отношении создания служебных произведений:

∙ работодатель в рамках трудового договора, приложения к нему, либо должностной инструкции должен предусмотреть все виды служебных произведений, которые работник потенциально может создавать в рамках осуществления своей трудовой деятельности;

∙ максимально удобным будет наличие у работодателя положения о служебном произведении, которое будет разъяснять работнику его права и обязанности в рамках создания, передачи и использования служебных произведений. Работники, которые в рамках осуществления своей трудовой деятельности создают служебные произведения, должны быть под подпись ознакомлены с данным положением;

∙ стороны в трудовом договоре могут согласовать условие о том, что исключительные права на служебное произведение не будут передаваться работодателю, однако, согласно закону, он (работодатель) имеет право использования данного служебного произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии при условии выплаты правообладателю вознаграждения. При этом автор обладает правом использовать служебное произведение по своему усмотрению, а также может передать свое исключительное право третьему лицу. В случае передачи права третьему лицу у работодателя сохраняется неисключительная лицензия на прежних условиях;

∙ по факту создания и передачи работодателю служебного произведения, сторонам следует в произвольной форме подписать акт о передаче служебного произведения, в котором в обязательном порядке будет зафиксировано имя автора, дата создания произведения, дата его передачи работодателю.

В отношении второго вопроса, касающегося выплаты вознаграждения авторам служебных произведений, следует запомнить такие существенные выводы:

∙ в трудовом договоре или дополнительных соглашениях к нему сторонами должно быть предусмотрено условие о вознаграждении автора за создание служебного произведения;

∙ в случае, если трудовая деятельность работника предусматривает систематическое создание служебных произведений, рационально установить условие о ежемесячной либо ежеквартальной выплате вознаграждения;

∙ работодателю и работнику не стоит забывать о том, что вознаграждение за создание служебного произведения относится к суммам, выплачиваемым в рамках трудовых отношений, в связи с чем оно облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Последний вопрос, который заслуживает отдельного внимания в рамках рассматриваемой темы, относится к тому, что исключительное право на служебное произведение переходит к работодателю с ограничением. Так, если работодатель не предпримет определенных действий в течении 3 лет с момента передачи ему служебного произведения, исключительное право на него перейдет автору. В соответствии со ст. 1295 ГК РФ в течении 3 лет с даты передачи исключительного права на служебное произведение работодатель должен совершить одно из следующих действий:

∙ начать использование переданного ему произведения (к примеру, внедрение в производство изобретения, созданной технологии, использование программы для ЭВМ);

∙ передать исключительное право на произведение другому лицу (на основании договора об отчуждении исключительного права);

∙ сообщить автору о сохранении произведения в тайне (например, установление в отношении произведения статуса секрета производства).

Говоря о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, срок, предоставляемый работодателю для вышеуказанных действий, существенно короче и составляет всего 4 месяца.

В случае, если работодатель совершит одно из указанных действий, то работник-автор приобретает право на выплату ему вознаграждения. При этом если работодатель откажется от выплаты данного вознаграждения, работник сможет потребовать данной выплаты через суд. Обязанность по выплате вознаграждения лежит на работодателе даже в тех случаях, когда использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору или исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю.

Институт служебных произведений требует максимального внимания обеих сторон трудовых правоотношений к оформляемым документам. Баланс интересов, который должен быть соблюден на всем пути трудовых отношений сторон, — гарант успешного создания и использования служебных произведений.

Правовое регулирование создания служебных произведений

Нередки случаи, когда выполнение работником своих трудовых обязанностей связано с получением результатов интеллектуальной деятельности. Особенно это характерно для «творческих» профессий (журналист, фотограф, режиссер и т. п.). На определенном историческом этапе возникла необходимость в регулировании вопросов, связанных с созданием работником объектов авторского права (произведений) в рамках исполнения своих служебных обязанностей. Так в законодательстве появились нормы о служебном произведении.