Чем отличается исключительная лицензия от неисключительной лицензии
ГК РФ Статья 1236. Виды лицензионных договоров
1. Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.
В чем разница между исключительным правом и неисключительной лицензией?
В праве есть два понятия, которые звучат похоже, но сильно отличаются. Это исключительное право и исключительная лицензия. Сейчас разберемся, в чем разница на примере ПО.
Итак, исключительное право — это возможность самому использовать ПО как угодно, а еще разрешать или запрещать его использовать всем другим.
Исключительное право изначально возникает у автора. Автор — это тот, кто создал произведение. В нашем случае автор — тот, кто написал код. Исключительное право может быть передано навсегда двумя способами: работодателю в рамках выполняемого служебного задания и по договору отчуждения. А еще можно дать возможность временно использовать исключительное право по лицензионному договору.
Фух. Обещаю, самое сложное закончилось — это главное, что нужно знать. Теперь немножко подробнее со всем этим разберемся.
Сначала рассмотрим варианты отчуждения исключительного права.
Первый вариант отчуждения права — права могут быть переданы работодателю, если работник оформлен по трудовому договору и создал ПО в рамках выполнения служебного задания.
Чтобы передача прав сработала, работодатель должен подготовить и подписать с работником комплект документов:
Работник должен быть оформлен по трудовому договору, а его должность подразумевает создание кода. Если дизайнер написал код — исключительное право работодателю не перейдет;
Положение о служебных произведениях — в нем указываются общие условия передачи прав и создания произведения. Работника должны ознакомить с положением. Все то же самое может быть зафиксировано в договоре с работником, тогда положения не будет;
Служебное задание — информация о том, что именно нужно создать. Служебное задание может быть выдано одному человеку или команде разработчиков в целом;
Акт — в нем будет зафиксировано, что именно было разработано. После подписания акта исключительное право переходит работодателю при условии выплаты вам вознаграждения отдельно за создание служебного произведения.
После того, как работник подписал акт — исключительное право перешло к работодателю. То есть теперь работодатель может использовать ПО и передавать право его использования другим лицам, а работник не может использовать созданный им код без разрешения работодателя.
Второй вариант отчуждения права — заключение договора отчуждения. Его можно заключить с кем угодно. Суть отчуждения в том, что исключительное право переходит полностью, без ограничений. После отчуждения автор сам не может использовать ПО.
Все, варианты передачи исключительного права закончились. Осталась лицензия. Она бывает двух видов: исключительная и неисключительная.
Первый вид лицензии — исключительная. Исключительная лицензия подразумевает, что только одно лицо помимо правообладателя сможет использовать ПО. Предположим, вы написали код и хотите дать возможность его использовать за оплату. Если вы заключите договор исключительной лицензии, то больше никому право использования этого кода на период лицензии вы передать не сможете.
Второй вид лицензии — неисключительная. Неисключительная лицензия в этом плане попроще. По ней вы сможете передавать право использования ПО неограниченному числу лиц.
Еще раз в паре слов самое важное:
исключительное право — право использовать и распоряжаться ПО;
изначально исключительное право принадлежит автору. Может передаваться другим лицам неограниченное число раз;
передать (отдать навсегда) исключительное право можно, если это служебное произведение или заключен договор отчуждения;
на время предоставить право использования исключительного права можно по договору лицензии;
лицензия бывает исключительная (можно передать только одному лицу) или неисключительная (можно передать неограниченному числу лиц).
То есть, формально, можно передать право использования исключительного права по исключительной лицензии. Надеюсь теперь это уже чуть меньше выносит мозг.
Небольшая оговорка напоследок. Помимо исключительного права автору принадлежат личные неимущественные права. Они никак не связаны с возможностью использования или передачи ПО. Например, это право именоваться автором кода. Про это в статье я не писала, поскольку прямо к предмету обсуждения это не относится.
У меня есть телеграм канал, я там стараюсь понятно и интересно писать про правовые вопросы в сфере IP и IT. Буду рада ответить на вопросы, если они возникнут.
Виды лицензионных договоров
Иллюстрация: RosCo
Лицензионный договор
В нашей стране под лицензионным договором понимается договор, по которому одна сторона (обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК). При этом обладатель права называется лицензиаром, а получатель – лицензиатом.
Предмет лицензионного договора состоит из двух частей: права использования и способа использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. То есть, если, к примеру, по лицензионному договору передано право на использование литературного произведения, то сторонам нужно договориться еще и о том, каким образом это произведение может быть использовано. Лицензиат может получить право опубликовать его определенным тиражом, распространить на территории всей страны, в отдельном регионе или только на определенном сайте в Интернете и т.д.
Точное описание предмета лицензионного договора, то есть объема передаваемых прав и способов их использования, относится к существенным условиям этого вида договоров. Следовательно, если предмет договора будет определен не достаточно четко, этот договор может быть признан незаключенным.
Чтобы максимально исчерпывающе расписать способы использования исключительного права, рекомендуется внимательно изучить статью 1270 ГК, в которой перечислены все возможные способы использования, и заимствовать оттуда юридически грамотные формулировки применительно к своему конкретному договору.
Форма лицензионного договора
По общему правилу лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Если этим условием пренебречь, документ будет считаться недействительным.
В отдельных случаях, прямо предусмотренных законом, требуется также государственная регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Например, в обязательном порядке регистрировать нужно договор о предоставлении права использования товарного знака.
В лицензионном договоре необходимо отразить существенные условия – это предмет (должно быть дано указание на право и способ использования) и размер вознаграждения лицензиара (если договор заключен на платной основе).
Виды лицензионных договоров
В соответствии со ст. 1236 ГК выделяют два основных вида лицензионных договоров:
Договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Таких договоров лицензиар может заключить одновременно несколько с разными контрагентами. В этом случае один и тот же результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации будут использоваться несколькими разными лицами.
Договор о предоставлении исключительной лицензии. Такой договор лицензиар может заключить только один с одним лицензиатом, так как условиями договора об исключительной лицензии запрещено передавать право использования исключительного права иным лицам.
Следовательно, при заключении договора сторонам нужно изначально понять, какого результата они хотят добиться, иначе в процессе исполнения договора опять-таки могут возникнуть споры.
Например, лицензиат подписал договор о предоставлении простой лицензии, но рассчитывает на то, что исключительное право будет предоставлено только ему одному, а лицензиар при этом заключает еще несколько аналогичных договоров с иными лицами. Такая ситуация вполне возможна, поскольку, в соответствии с законом, если в лицензионном договоре не указано иное, то по нему передается простая лицензия. Для передачи исключительной необходимо отдельно предусмотреть это договором.
Кроме того, анализируя другие статьи ГК, можно выделить и иные виды лицензионных договоров:
Возмездные и безвозмездные.
Как уже упоминалось выше, если договор возмездный, в нем обязательно нужно указывать размер вознаграждения лицензиара.
Договор с указанием срока его действия и без указания такого срока.
Необходимо сразу заметить, что бессрочных лицензионных договоров не бывает. Однако выделить это основание (по сроку действия) для классификации лицензионных договоров все же стоит, поскольку стороны не всегда предусматривают срок действия договора.
Вместе с тем, это очень существенный момент, поэтому надо запомнить следующее правило: если в лицензионном договоре указан конкретный срок, он действует в течение этого срока. Если же такой срок в договоре отсутствует, то договор считается заключенным на 5 лет. Правда, есть еще один нюанс: если действие самого исключительного права закончится ранее, то и договор утратит силу.
Договор, по условиям которого можно заключить сублицензионный договор, и договор, по условиям которого этого сделать нельзя.
Сублицензионный договор – это договор, который лицензиат вправе заключить с третьим лицом, передав ему те права использования результата интеллектуальной деятельности и только в тех пределах, какие имеет сам согласно основному лицензионному договору.
Если условия, разрешающего передачу прав лицензиатом третьим лицам, в договоре нет, это еще не значит, что заключить сублицензионный договор не получится. Законом предусмотрено, что для заключения такого договора требуется письменное согласие лицензиара. Оно может быть выражено как в самом договоре, так и в отдельном документе – в письме, дополнительном соглашении и т.п.
Договоры, действие которых распространяется только на территорию РФ, и договоры, действие которых распространяется на иные государства.
Если право использования по лицензионному договору планируют распространить и на другие страны, то в договоре следует указать конкретный перечень стран.
Таким образом, существует множество различных видов лицензионных договоров. Прежде чем заключать сделку, стоит как следует разобраться во всех тонкостях и особенностях различных видов.
Лицензионный договор не самая простая правовая конструкция для понимания обывателя. В то же время неисполнение его условий, даже в силу их незнания или непонимания, может грозить серьезными убытками.
Так, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе потребовать от нарушителя возмещения убытков либо выплаты компенсации, размер которой колеблется от 10 000 руб. до 5 млн руб. (ст. 1301 ГК, ст. 1515 ГК), но бывает и выше, поскольку, по выбору правообладателя, он может рассчитываться разными способами.
Например, за незаконное размещение товарного знака может быть взыскана компенсация, равная двукратной стоимости товаров, на которых этот знак был указан.
Недостаточно подробный лицензионный договор
В прошлых статьях я рассказывал о необходимости заключения договора об отчуждении исключительного права при покупке или продаже объектов авторских прав через интернет, а также об ошибке при заключении такого договора. Сегодня же мы будем говорить о лицензионном договоре.
Как Вы помните, если договор об отчуждении исключительного права составлен слишком подробно, то это может в некоторых случаях навредить. С лицензионным договором всё наоборот. В нем как раз надо максимально детально описать все важные моменты.
Лицензионному договору уделено достаточное внимание в Гражданском кодексе (ГК РФ), но стоит отметить, что при изучении правил, касающихся лицензионных договоров, мы довольно часто сталкиваемся с диспозитивными нормами. Диспозитивная норма – это такая норма (статья или правило), которая дает сторонам некоторую свободу выбора при определении их прав и обязанностей. Многие диспозитивные нормы заканчиваются словами «если договором не предусмотрено иное». То есть обычно закон дает обязательное (императивное) правило: «Должно быть так-то». И всё, это обязательно. А диспозитивная норма дает возможность изменять или не применять установленное ею правило: «Должно быть так-то, если договором между сторонами не предусмотрено иное».
Вот самые яркие примеры диспозиционных норм, касающихся лицензионных договоров:
Это только пара примеров. По тексту статьи мы разберем похожие моменты, а в конце статьи я приведу перечень «ловушек», в которые можно попасться, если в договоре не будут четко описаны определенные условия. По этому перечню Вы сможете самостоятельно пошагово проверить Ваш договор.
Пока же предлагаю разобраться с существенными условиями лицензионного договора. Без существенных условий договор считается незаключенным; это те положения, которые обязательно должны быть в договоре (п.1. ст.432 ГК РФ).
Существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора (указание на конкретный объект или объекты, в отношении которых заключается договор) и способы использования, которыми лицензиат (пользователь) сможет использовать объект. Размер вознаграждения является существенным условием только для возмездного лицензионного договора.
И если с указанием на конкретный объект проблем обычно не возникает, то вот со способами использования бывает хуже. Стороны начинают их придумывать, что-то забывают, что-то называют неправильно, что-то заимствуют из западного права. На самом деле не стоит изобретать велосипед. Способы использования произведения приведены в ст.1270 ГК РФ. Они сформулированы достаточно четко и так или иначе их можно применить к любому объекту. Самой грубой ошибкой является, конечно же, полное игнорирование способов использования в договоре. Но еще если их сформулировать размыто или не полностью, это тоже может привести суд к выводу о несогласованности сторонами способов использования. Чтобы этого избежать, рекомендую пользоваться формулировками из ст.1270 ГК РФ.
Стоит заранее согласовать с Вашим контрагентом способы использования и попросить юриста их сформулировать и включить в договор.
Помимо существенных условий в лицензионном договоре стоит учесть еще ряд важных моментов.
Конечно же, следует заранее определиться с видом лицензионного договора.
Лицензионные договоры бывают двух видов: о предоставлении простой неисключительной лицензии и о предоставлении исключительной лицензии.
Простая неисключительная лицензия означает, что правообладатель сохраняет за собой право выдавать лицензии кому-либо еще.
Исключительная лицензия означает, что лицензия предоставляется только одному лицензиату эксклюзивно, и правообладатель не вправе заключать такие же договоры в отношении этого объекта с кем-то еще.
Я рекомендую в договоре обязательно указывать его вид. Если этого не сделать, то договор будет считаться заключенным на условиях простой неисключительной лицензии (п.2. ст.1236 ГК РФ).
Срок – это еще одна важная деталь, которую обязательно стоит описать в договоре. Если срок не указать, то договор будет считаться действующим, но автоматически будет считаться заключенным на 5 лет (п.4 ст.1235 ГК РФ). Чаще всего лицензионные договоры заключаются на более короткий срок, так что стоит его конкретизировать.
Территория лицензионного договора тоже очень важна. Часто бывает, что территория является определяющим фактором для сторон договора (тогда, например, когда речь идет об эксклюзивных правах региональных лицензиатов). Отсутствие в договоре условия о территории не приведет к его недействительности, но если территория не прописана, то территорией использования будет считаться вся территория РФ. И если по такому договору объект будет использован вне пределов РФ, то это приведет к нарушению условий договора.
Бывает также, что у лицензиата возникает необходимость в заключении сублицензионных договоров. Сублицензионный договор – это такой лицензионный договор, который заключается не самим правообладателем, а пользователем с другим новым пользователем. Что важно: у пользователя должно быть письменное согласие первичного лицензиара на заключение сублицензионных договоров с другими пользователями. Такое письменное согласие может быть выражено договоре. Поэтому я рекомендую отдельно уточнять в договоре, предусмотрено ли для лицензиата право заключения сублицензионных договоров.
Итак, обобщая всё сказанное, привожу перечень основных моментов, которые стоит подробно отразить в лицензионном договоре, чтобы не попасться в «ловушки» диспозитивности и заключить договор, который будет действующим:
© Андрей Макаров, 2020г. Эта статья является охраняемым объектом авторских прав! Воспроизведение текста статьи и/или его частей разрешается в сети Интернет с обязательным указанием имени автора и активной гиперссылки на источник