Товарный знак должен использоваться в том виде в котором он зарегистрирован

Как самозанятым зарегистрировать свой личный бренд в качестве товарного знака?

С 29 июня 2023 года, согласно Федеральному закону от 28 июня 2022 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», любой самозанятый гражданин имеет возможность зарегистрировать свой личный бренд в качестве товарного знака и получить право на его юридическую защиту.

Теперь для регистрации товарного знака самозанятым нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Имя бренда – это один из способов индивидуализации бизнеса, повышения конкурентноспобности и дистанцирования от конкурентов. Наиболее эффективным инструментом правовой охраны и защиты имени бренда, в том числе фамильных брендов, является такой объект интеллектуальной собственности как товарный знак. Товарный знак служит обозначением для индивидуализации товаров, работ и услуг. При его грамотном использовании правообладатель имеет в своём арсенале не только легальную монополию на его использование, но и возможность увеличить свою прибыль, масштабировать бизнес через заключение лицензионных договоров, в том числе использовать франчайзинговую модель развития бизнеса. А в случае незаконного использования товарного знака возможность привлечь нарушителя к административной ответственности, а также пресечь акт недобросовестной конкуренции. За незаконное использование товарного знака предусмотрена компенсация правообладателю: от 10 000 до 5 000 000 Р на усмотрение суда.

Какие элементы личного бренда можно использовать в качестве товарного знака?

В качестве товарного знака могут быть использованы следующие элементы имени гражданина:

1. собственные имя и фамилия,
2. фамилия, имя и отчество,
3. только имя,
4. фамилия с инициалами,
5. псевдоним, который может частично совпадать с реальным именем самозанятого, а может быть полностью вымышленным.

Данные обозначения могут использоваться в названии домена интернет-сайта, группы в социальных сетях, в элементах логотипа, слогане рекламной кампании, рекламных макетах, а также использоваться на упаковке и этикетках товаров.

Чем успешнее и известнее бренд самозанятого, тем больше угроза, что его имя и прочие атрибуты могут быть присвоены конкурентами и другими лицами с целью недобросовестной конкуренции. Поэтому, чем раньше владелец личного бренда поставит перед собой вопрос о способах его юридической защиты, тем сохраннее будет эта часть его интеллектуального капитала.

Может ли самозанятый зарегистрировать в качестве товарного знака свое имя и фамилию?

Да, имя и фамилию (далее – фамилия), либо производное от них словесное обозначение можно зарегистрировать как товарный знак. Такие обозначения могут включаться в товарный знак и в качестве его элемента. Регистрация фамильных товарных знаков возможна, если они в целом соответствуют условиям охраноспособности товарного знака, установленным в статье 1483 Гражданского кодекса РФ.

Однако, вопросы, связанные с получением правовой охраны фамильных товарных знаков, гораздо сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Практика регистрации фамильных товарных знаков на физические лица, зарегистрированные в качестве самозанятых, только начинает формироваться. На основе опыта регистрации фамильных знаков в России мы можем уже сейчас спрогнозировать по какому пути она пойдёт и с какими вопросами самозанятый столкнётся в процессе получения правовой охраны для таких знаков.

Если самозанятый хочет получить исключительное право на использование своей фамилии в качестве товарного знака, ему нужно пройти процесс государственной регистрации в Роспатенте. В первую очередь важно определить, в каком виде могут быть зарегистрированы их товарные знаки и выбрать самый подходящий вариант.

Грамотное решение этого вопроса еще на стадии подготовки заявки на регистрацию поможет определить, обладает ли заявленное обозначение различительной способностью или нет.

Чтобы понять, каковы шансы на государственную регистрацию фамильного бренда в качестве товарного знака следует рассмотреть три вопроса:

— Какие виды фамильных товарных знаков существуют?

— Какие сложности могут возникнуть при регистрации фамильных товарных знаков?

— Какие могут быть основные причины отказа в регистрации фамильного товарного знака?

Какие виды фамильных товарных знаков существуют?

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

Обозначения-фамилии, как правило, регистрируются как словесный товарный знак или включаются в качестве элемента в комбинированные обозначения. Например, в России были зарегистрированы в качестве фамильных товарных знаков следующие словесные обозначения:

И комбинированные обозначения, включающие наряду со словесным элементом изобразительный элемент:

Фамильные товарные знаки могут выполняться как буквами кириллического алфавита, так и латинскими буквами с написанием их стандартным шрифтом или в особой графической манере. Может использоваться «смешанная» манера — буквы из разных алфавитов.

Наравне с другими товарными знаками, фамильные товарные знаки могут регистрироваться как в черно-белом исполнении, так и в цвете:

или цветовом сочетании:

Выбор вида товарного знака, его шрифтового и цветового исполнения является очень важным аспектом для его использования в дальнейшем. Товарный знак охраняется таким, как он есть. Это означает, что правообладателю следует использовать товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован и в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве. Иначе он может лишиться исключительного права на свой товарный знак досрочно и вопреки своей воле.

Выбор товаров и услуг, для маркировки которых планируется регистрация и использование товарного знака, осуществляется по классам в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков. Составить перечень товаров и услуг по классам МКТУ можно самостоятельно или обратиться за помощью к патентным поверенным РФ по товарным знакам. Специалисты оказывают профессиональную помощь в подготовке и подаче заявки на товарный знак и ведению дел с Роспатентом по вопросам получения правовой охраны для заявленного на регистрацию знака.

Какие сложности могут возникнуть при регистрации фамильных товарных знаков?

Для лучшего понимания специфики использования фамилий в товарных знаках необходимо исключить подмену таких понятий как право на имя и право на товарный знак, поскольку:

— имя является средством индивидуализации личности в общественной жизни и в гражданском обороте, а товарный знак – средство индивидуализации товара в гражданском обороте;

— право на использование имени в товарном знаке — это понятие, производное от права на имя.

Анализ практики регистрации товарных знаков в Роспатенте показывает, что вопросы, связанные с получением правовой охраны товарных знаков, воспроизводящие фамилии известных личностей или предпринимателей, являются одними из самых сложных и дискуссионных в теории и практике экспертизы таких обозначений.

По общему правилу, регистрация в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих фамилии или псевдонимы реальных лиц, может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или места производства товара.

Один из самых проблемных вопросов, заключается в том, могут ли обозначения-фамилии выполнять основную функцию товарного знака — отличать товары одного изготовителя от аналогичных товаров других изготовителей. На языке специалистов в области товарных знаков — это вопрос о различительной способности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

При регистрации фамильных товарных знаков возникает дополнительная сложность. Существует презумпция того, что такие обозначения изначально не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Это связано с тем, что фамильные товарные знаки по своей сути являются средством индивидуализации физических лиц, а не товаров, работ и услуг. Следовательно, они не способны самостоятельно индивидуализировать товары и услуги.

Особенно строго такой подход применяется к распространенным на территории РФ фамилиям. Например, Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Петров, Соколов и пр. И неважно буквами какого алфавита выполнена фамилия, в единственном или множественном числе, в одну строку или в несколько.

При этом ГК РФ предусматривает право доказать приобретенную различительную способность такого обозначения и получить правовую охрану товарного знака. В случае, если заявитель представит в Роспатент материалы, подтверждающие, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров изготовителя, а не как фамилия до даты подачи заявки. То есть заявитель докажет так называемую приобретенную различительную способность обозначения-фамилии. Такие материалы могут быть представлены как при подаче заявки, так и в ходе проведения экспертизы товарного знака в Роспатенте.

Какие могут быть основные причины отказа в регистрации фамильного товарного знака?

Помимо определения у заявленного обозначения различительной способности, заявителю нужно быть готовым к тому, что экспертиза Роспатента может обозначить несколько мотивов для отказа в регистрации товарного знака.

Самыми частыми причинами отказа в регистрации обозначения-фамилии являются:

1. отсутствие у них различительной способности (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ);
2. способность вводить потребителя в заблуждение (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ);
3. несоответствие общественным интересам, принципам гуманности и морали (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

Наряду с этими, встречаются и другие основания для отказа в регистрации обозначений-фамилий – полный их перечень приведен в статье 1483 ГК РФ.

Несмотря на сложность и изменчивость правоприменительной практики в отношении регистрации фамильных товарных знаков, большинство этих препятствий может быть успешно преодолено специалистом. Для этого обладателю личного бренда до подачи заявки на товарный знак в Роспатент следует провести профессиональное комплексное исследование возможных рисков в регистрации обозначений-фамилий и подготовить пакет документов, подтверждающих обоснованность регистрации такого товарного знака на своё имя. Если своевременно предпринять указанные действия, то шансы на успех в деле государственной регистрации собственного фамильного товарного знака будут гораздо выше. Это также позволит существенно сократить финансовые и временные затраты на процедуру регистрации товарного знака в целом.

Особенности доказывания использования товарного знака правообладателем по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит распространенным средством защиты интересов заявителей в ситуациях, когда в процессе экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, выявляется тождественный или сходный до степени смешения товарный знак третьего лица.

Основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке является недоказанность правообладателем использования товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Использование товарного знака в рамках системного анализа положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, с юридической точки зрения, является обязанностью правообладателя и служит инструментом для обеспечения реального функционирования товарных знаков в гражданском обороте (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.09.2013 № 5793/13).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе товарного знака. В этой связи, правообладателю необходимо представить доказательства реального использования товарного знака. Однако на практике это удается не всегда.

В этой связи, при доказывании использования товарного знака в оспариваемый трехлетний период правообладателю следует учитывать следующие обстоятельства.

Как неоднократно отмечалось в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором указанные товары или услуги названы в свидетельстве на товарный знак (Постановления Президиума СИП от 17.02.2017 по делу № СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу № СИП-165/2016).

При этом, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака правообладателем, однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу №СИП-530/2014), при доказывании использования товарного знака однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам. Для реализации такого подхода правообладателю необходимо не только представить доказательства использования товарного знака, но и доказать широкую известность товарного знака «не абстрактно, а в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется».

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. При этом перечень способов использования товарного знака является открытым и, таким образом, допускает использование товарного знака при введении в гражданский оборот товаров совместно с другими товарами (Постановление Президиума СИП от 12.02.2018 по делу № СИП-372/2018).

Для целей признания товарного знака используемым по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в законе не содержится требования о том, чтобы товарный знак размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот. Принимая во внимание, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно, при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, правообладатель товарного знака (знака обслуживания) должен представить доказательства индивидуализации указанным обозначением фактически оказываемых услуг.

В случае если товарный знак используется, к примеру, на вывеске в месте оказания услуг, такое использование следует квалифицировать как использование товарного знака для индивидуализации этих услуг (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).

При доказывании использования товарного знака представление доказательств факта заключения лицензионных договоров, в соответствии с которыми третьим лицам предоставляется право использования товарного знака, не является достаточным в отсутствие подтверждения введения таких товаров в гражданский оборот:

«Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуги) в гражданский оборот.

Таким образом, самого по себе факта заключения лицензионных договоров на использование товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные", без подтверждения непосредственного введения таких товаров в гражданский оборот, недостаточно для подтверждения использования товарного знака для целей применения статьи 1486 ГК РФ» (Постановление Президиума СИП от 19.04.2018 по делу № СИП-412/2017).

Непредставление правообладателем в материалы дела «доказательств исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения лицензиару не может свидетельствовать о неиспользовании спорных товарных знаков, поскольку в доказывании нуждается факт оказания услуг, а не факт оплаты». (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).

Предоставление правообладателем доказательств, подтверждающих использование словесного обозначения в виде строчных, а не прописных букв, не может свидетельствовать о «нетождественности» используемого и зарегистрированного обозначений и, как следствие, не может свидетельствовать о неиспользовании спорного товарного знака (Постановление Президиума СИП от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017).

Кроме того, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, «использованием товарного знака признается, в том числе, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017).

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака доказательства использования, представленные правообладателем, должны соответствовать следующим условиям:

-использование товарного знака в отношении тех товаров и/или услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

-введение в гражданский оборот и доведение до потребителя товаров, маркированных товарным знаком;

-использование товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован (Постановление Президиума СИП от 25.02.2019 по делу №СИП-337/2018).

—использование товарного знака в оспариваемый трехлетний период.

Принимая во внимание, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным судебным органом, решения которого вступают в законную силу немедленно, у лиц, участвующих в деле, отсутствует возможность апелляционного обжалования, и, как следствие, отсутствует возможность пересмотра дела и представления доказательств. В этой связи, при рассмотрении дела в суде первой инстанции и при доказывании реального использования товарного знака правообладателю следует быть максимально осмотрительным.

Что лучше регистрировать в качестве товарного знака: логотип или слово

Более 6 лет регистрирует товарные знаки, патентует изобретения, промышленные образцы, полезные модели и руководит патентным бюро.

«Когда принято решение о регистрации товарного знака, клиенты задаются вопросом: что лучше зарегистрировать: логотип или название? Единого ответа нет, нужно проанализировать ситуацию. Есть весомые аргументы в пользу регистрации логотипа, но иногда лучше остановится на наименовании».

Название как товарный знак

Зарегистрировать название как товарный знак — значит, защитить исключительно словесную часть обозначения без графических элементов. Конкуренты не смогут использовать слово, которое вы внесли в реестр Роспатента. А вот графический элемент вашего логотипа, если он есть, смогут даже зарегистрировать на себя.

Регистрировать только название можно, когда вы планируете использовать его отдельно от графических элементов.

Например, наносить на продукцию только слово «Лилия» без изображения цветка.

В свидетельстве о регистрации товарного знака будет отражена только словесная часть: слово, сочетание букв или слов, предложение. Большинство обозначений в реестре Роспатента представляют собой слова без графических элементов.

Как правило, слова хорошо воспринимаются, потому что не имеют лишних деталей. Точно подобранное словесное обозначение быстро запомнят потребители. Если зарегистрировать слоган, то его можно использовать в рекламе и повышать узнаваемость.

Словесный знак может быть:

• на русском языке: Магнит, Пятерочка, Кубанская Буренка;
• на иностранном языке: KAMAZ, Conte, MAKFA.

В данном случае лучше разделить словесные знаки по выбранному алфавиту:

• кириллица;
• латиница.

Допустим, английское слово «Love» можно написать на кириллице «Лав» и зарегистрировать. Получается, слово иностранное, а написано на русском. Бывает и наоборот.

Ваше словесное обозначение выглядит особым образом: имеет красивый шрифт, наклон букв? Тогда оно будет зарегистрировано как комбинированный товарный знак: слово и его графическое изображение.

Нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака:

• распространенные символы: №, @, %;
• обозначения товаров определенного вида: «Термос», «Молоко»;
• указание на товар, его вид, количество, качество, свойства, место и время производства: «25 яиц», «Сделано в Приэльбрусье»;
• обозначения, противоречащие принципам гуманности и морали: «Просто дура»;
• названия произведений, цитаты, имена персонажей: «Чебурашка», «Крокодил Гена»;
• обозначения, которые вводят потребителей в заблуждение: «Зефирки» для чипсов;
• названия объектов культурного наследия: «Эрмитаж», «Кремль»;
• псевдоним известного лица: «Лариса Гузеева».

Трудности при регистрации словесных обозначений возникают из-за большого количества уже зарегистрированных товарных знаков. Выбрать или создать уникальное наименование не так просто. В реестре Роспатента уже больше 270 000 товарных знаков, около 80% — слова и словосочетания.

Для успешной регистрации нужно проверить словесное обозначение по базам Роспатента до подачи заявки. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к патентным поверенным компании «Лирейт». Тогда проверка будет максимально точной.

Минус регистрации наименования — оно не привлечет внимание потребителя, если все ваши конкуренты используют яркие логотипы.

Логотип как товарный знак

Графические элементы сразу бросаются в глаза. Шансы, что ваш бренд заметят, повышаются. В изобразительных товарных знаках используют изображения предметов, животных, людей, персонажей, фигур и других объектов. Они могут быть разными: реалистичными и фантазийными.

Логотип может содержать только графические элементы или дополнительно иметь словесную часть. Регистрировать можно отдельно графическое изображение или в совокупности со словами. Тогда это будет уже комбинированный товарный знак.

Некоторые правообладатели в целях экономии регистрируют комбинированные товарные знаки, но используют графическую и словесную часть отдельно. В этом случае есть опасность — аннулирование.

Товарный знак по закону должен использоваться в том виде, в котором зарегистрирован. При этом неиспользование в течение 3 лет дает возможность заинтересованным лицам подать заявление на аннулирование вашего знака. Поэтому нежелательно отдельно наносить на продукцию слово или изображение.

Например, если слово «Лилия» вы наносите на этикетку, а изображение цветка на коробку с изделием, тогда лучше получить два свидетельства.

При регистрации комбинированного обозначения составные части отдельно друг от друга охраняться не будут.

При проверке товарного знака в процессе регистрации эксперты будут проверять обе части обозначения. Если будут выявлены сходные слова или изображения, в регистрации откажут.

При регистрации логотипа нужно учитывать требования к словесному элементу и к изобразительной части.

Нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака:

• изображения, не обладающие различительной способностью: красный крест;
• символику государств и международных организаций: флаг России;
• графические элементы, которые вводят потребителей в заблуждение: изображение коров для продукции с заменителями молочного жира;
• изображения, которые противоречат принципам гуманности и морали: половые органы;
• изображения культурных ценностей: изображение Исаакиевского собора.

Логотип без словесной части зарегистрировать легче. Например, 13 февраля 2023 года мы получили решение Роспатента о регистрации интересного изобразительного товарного знака, который состоит только из двух точек и полукругов.

По нашим наблюдениям, предприниматели редко используют изобразительные товарные знаки без словесной части. Яркий и привлекательный для потребителей логотип создать сложно. К тому же с течением времени изображения устаревают и требуют обновления. Поэтому чаще предприниматели создают логотипы со словесной частью, которая остается неизменной на многие годы, а логотип периодически совершенствуют.

При регистрации логотипа подумайте, в каком цвете вы планируете использовать обозначение. Если есть однозначный ответ, то подавайте на регистрацию цветной знак. Например, товарный знак Ray of Joy мы зарегистрировали сразу в цвете. Когда предполагается использование в разных цветах, регистрируйте черно-белый знак. Так мы зарегистрировали товарный знак «Любимая баня».

Если самостоятельно вы не можете выбрать подходящий вариант, обратитесь к патентному поверенному за консультацией.

Как выбрать, что лучше зарегистрировать: логотип или слово?

Когда у компании есть наименование и изображение, которое нужно зарегистрировать, лучше оформить права на каждый элемент отдельно. Если такой возможности нет, то проанализируйте свою ситуацию с помощью этих вопросов:

• Какой элемент в вашем случае имеет больше шансов на регистрацию?

Если слово, которое вы используете в логотипе, уже есть в реестре, то зарегистрировать нужно уникальную графическую часть. И наоборот.

• Какой элемент важнее: слово или изображение?

Если без слова ваше обозначение теряет свой смысл, то зарегистрировать нужно в первую очередь его. И наоборот.

При регистрации слова в качестве товарного знака правообладатель может привлечь к ответственности всех нарушителей, которые используют его обозначение, независимо от варианта способа.

Например, зарегистрирован товарный знак «Лилия», выполненный стандартным шрифтом и черным цветом, нарушитель использует слово «Liliya» для продажи однородных товаров. Правообладатель может предъявить претензию, потому что обозначение схоже с зарегистрированным знаком. Даже если оно написано красным цветом и уникальным шрифтом, к ответственности привлечь нарушителя можно.

При регистрации комбинированного товарного знака правообладатель может гарантированно привлечь к ответственности только тогда, когда нарушитель использовал обозначение полностью или позаимствовал доминирующий элемент: слово или изображение. Когда графические элементы доминируют, а нарушитель решил использовать только слово, факт нарушения суд может не подтвердить.

Слово легче использовать на товарах, рекламной продукции, документах, вывесках. Можно менять шрифт, цвет, добавлять графические элементы. Защита все равно действует.

Главное — после регистрации слова использовать его именно в том виде, в котором оно подано в Роспатент, не сокращать, не дополнять, не разделять.

Я рекомендую сначала регистрировать слово, потом при необходимости оформить права на изображение.

Знаю, что ситуации бывают разные, поэтому предлагаю клиентам предварительную консультацию. Обращайтесь, дадим рекомендации, которые вам подходят.

Как не потерять свой товарный знак?

Свидетельство на руках. Кажется, больше никто и никогда не сможет забрать у вас товарный знак. К сожалению, все не так однозначно. После регистрации вы получаете исключительные права на заявленное обозначение, но шансы «забрать» ваш товарный знак остаются, если вы не будете следовать установленным правилам.

Как не потерять товарный знак, если вы уже прошли регистрацию и стали правообладателем, расскажем в этой статье.

Причины аннулирования

Правовая охрана обозначения действует 10 лет с момента подачи заявки на регистрацию, потом нужно продлить этот срок. Лишить прав могут раньше.

Две главные причины:

нарушения законодательства со стороны владельца обозначения;

Основания для аннулирования регистрации:

Зарегистрированное обозначение не используется в установленной сфере деятельности в течение 3 лет. Роспатент не проверяет этот факт. Для аннулирования конкуренты должны заинтересоваться обозначением и изъявить желание зарегистрировать его на себя. Сначала заинтересованное лицо должно обратиться к правообладателю и попросить по собственному желанию отказаться от бренда. На обдумывание ответа дается 2 месяца, после чего конкурент может обратиться в СИП. Если вы используете товарный знак, направьте доказательства в адрес заинтересованного лица или представьте их суду.

Коллективный знак используется на товарах без единых характеристик. Обязательное условие для аннулирования по этому основанию – обращение заинтересованного лица, то есть конкурента. Решение может быть вынесено для всех классов МКТУ, одного или нескольких. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Коллективный товарный знак – это обозначение, зарегистрированное на объединение юрлиц.

Предприятие-правообладатель прекратило действие. В Роспатент может обратиться любое лицо. Почти полгода уходит на рассмотрение заявления. В результате регистрация аннулируется. Автоматически при прекращении деятельности юрлица и ИП Роспатент регистрацию не аннулирует. В реестр есть товарные знаки, правообладатели которых уже прекратили свое действие, но патентное ведомство об этом не знает.

Конкуренты начали использовать зарегистрированное вами обозначение в качестве фирменного наименования раньше вас. Для аннулирования по этому основанию нужно представить ряд доказательств. Учитываются все обстоятельства: от активности использования обозначения обеими сторонами до мотивов регистрации.

Зарегистрирован «краденый» логотип, а автор об этом узнал. Если даже вы заказали у дизайнера логотип и оплатили ему работу, это не гарантирует, что он не предъявит претензию. Для законного владения логотипом нужно, чтобы по договору автор передал вам исключительные права на произведение. Причем авторов может быть несколько: изображение создал один дизайнер, а шрифт – другой.

Случай из практики:

В 2022 году СИП признал незаконным предоставление правовой охраны товарному знаку, потому что заявитель не обладал исключительным правом на фрагмент произведения дизайна. То есть несколько лет обозначение было под охраной, а потом его аннулировали из-за обращения автора. Это огромные убытки для бывшего владельца обозначения.

Произошла реорганизация юридического лица. Любые изменения должны быть зафиксированы в реестре Роспатента. Пока этого не произошло переход интеллектуальной собственности недействителен даже при наличии договора между сторонами.

Используется товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован. В этом случае считается, что зарегистрированное обозначение вовсе не используется, а используемое – не защищается. Значит, товарный знак могут аннулировать в связи с продолжительным неиспользованием, а за использование видоизмененного варианта могут привлечь к ответственности, если эти действия нарушат права других лиц.

Используется товарный знак в неуказанных классах МКТУ. Допустим, вы зарегистрировали обозначение в 16 классе для производства печатной продукции, но в итоге стали заниматься организацией путешествий, что соответствует 39 классу. Значит, ваш товарный знак может быть аннулирован из-за неиспользования в 16 классе, а правообладатель тождественного или сходного обозначения из 39 класса может предъявить вам претензию.

Товарный знак вошел во всеобщее употребление. Есть обозначения, которые используются всеми производителями для указания на вид продукции: например слово «Сметана». Его нельзя зарегистрировать. Однако иногда во всеобщее употребление слово входит уже после регистрации. Для аннулирования необходима инициатива заинтересованного лица.

Случай из практики:

Когда-то слово «Thermos» было товарным знаком компании King-SeeleyThermosCo. Позже оно стало использоваться для обозначения посуды, обладающей теплоизоляционными свойствами. Товарный знак аннулирован в ходе судебного разбирательства.

Правообладатель не зафиксировал переход прав к другому лицу, что вводит потребителей в заблуждение. Иск подает заинтересованное лицо. Ситуация может быть следующей: правообладатель заключил лицензионный договор с другой компанией, она производит аналогичные товары, качество не соответствует, потребители не понимают, в чем дело, ведь товарный знак не изменился. В реестре изменений не зафиксировано.

Перечень оснований для аннулирования обширен. Опасностей для бизнеса много. Для того чтобы исключить потерю товарного знака, мы подготовили ряд рекомендаций.

Рекомендации о том, как не потерять товарный знак

Придерживаясь этих правил, вам удастся сделать правовую охрану товарного знака нерушимой преградой для происков конкурентов:

При регистрации выбирайте такие классы МКТУ, в которых вы планируете работать в ближайшие 3 года.

Случай из практики:

Российский СИП 21 ноября 2022 года принял к производству иск от компании из Китая Smart International Distribution Limited (SIDL) к компании из Великобритании Dyson Technology. SIDL хочет оспорить регистрацию обозначений Dyson, Dyson Ball, «Дайсон», «Дисон». Бренд не продает в России с весны 2022 года. Товары ввозят по параллельному импорту. Dyson Technology придется доказать, что в течение 3 лет они использовали товарные знаки в России во всех классах МКТУ и относительно указанных товаров, иначе регистрацию аннулируют в целом или для отдельных видов деятельности. Рассмотрение назначено на 5 июня 2023 года. Ранее Smart International Distribution Limited (SIDL) уже пыталась отобрать обозначение у бренда Xiaomi. В одном из классов регистрацию им удалось оспорить.

Проверьте перед регистрацией обозначение в реестре фирменных наименований компаний в вашей сферы деятельности. Убедитесь, что начали использовать в работе обозначение раньше.

Перед регистрацией логотипа получите от автора исключительные права посредством заключения договора с указанием такого условия.

После регистрации обозначения обязательно используйте его, например в рекламе, при маркировке товаров, на вывесках, визитках, документах, в доменном имени или в социальных сетях. При этом одного упоминания в домене или в названии сообщества ВКонтакте может быть недостаточно.

Случай из практики:

В 2018 году компания Media-Saturn-HoldingGmbH аннулировала регистрацию товарного знака «Медиамаркт», принадлежащего индивидуальному предпринимателю. В суде представители истца указали, что развивают бренд «MediaMarkt», а уже зарегистрированное обозначение мешает получить правовую охрану. ИП использовал товарный знак в доменном имени, но суд признал этот факт недостаточным доказательством и удовлетворил требования компании Media-Saturn-HoldingGmbH.

Если не получается использовать обозначение в указанных классах, передайте его другому лицу по лицензионному договору. Убедитесь, что оно действительно используется в работе.

Перед тем, как закрыть юридическое лицо, передайте товарный знак другому правообладателю.

При реорганизации юридического лица передайте товарный знак по договору отчуждения и внесите изменения в реестр.

Используйте товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован.

Используйте обозначение только в тех классах МКТУ, в которых оно зарегистрировано.

Иногда правообладатели забывают продлить срок правовой охраны. Напомним, что нужно сделать это в последний год ее действия. Срок правовой охраны исчисляется с момента подачи заявки в Роспатент. Спустя 9 лет после этого можно начинать процедуру продления, чтобы не упустить время. В течение 70 дней после подачи заявки на продление Роспатент даст ответ.

Если патентное ведомство отказало в продлении охраны, обратитесь в Палату по патентным спорам и в Суд по интеллектуальным правам для обжалования.

Оставаться правообладателем зарегистрированного товарного знака – легко, если знаешь основания аннулирования и применяешь превентивные меры защиты от досрочного прекращения охраны обозначения.