Лицензиар, лицензиат, сублицензиат – определение, полномочия, права и обязанности
Правила использования интеллектуальной собственности регламентируется положениями ГК РФ (часть 4), принятого в результате подписания №230-ФЗ, который датируется 18 декабря 2006 года. Содержание документа неоднократно корректировалось, поэтому сегодня действует редакция, утвержденная 18 июля 2019 года. Гражданский кодекс дает четкое определение всем основным терминам, используемым при заключении лицензионного договора. Наиболее важные из них – лицензиар, лицензиат и сублицензиат – необходимо рассмотреть подробнее.
Лицензиар или правообладатель
Порядок заключения лицензионного договора установлен статьей 1235 кодекса. В ней же дается определение сторонам соглашения. В соответствии с положениями Гражданского кодекса, под лицензиаром понимается владелец прав на интеллектуальную собственность, который передает их второй стороне – лицензиату. Обязательным условием выступает письменная форма договора.
Обязанности лицензиара состоят в следующем:
передать прав на использование плодами интеллектуальной деятельности;
своевременно осуществлять оплату патентных пошлин;
предоставлять информационную и консультационную поддержку в рамках заключенного договора.
За передачу права на интеллектуальную собственность лицензиар получает вознаграждение. Его величина также определяется условиями соглашения, заключенного сторонами. В ряде случаев, детально описанных и перечисленных в статье 1232 ГК РФ, необходима госрегистрация лицензионных отношений.
Лицензиат
Под лицензиатом понимается вторая сторона сделки, получающая право на практическое применение интеллектуальной собственности. За это он обязан уплатить правообладателю вознаграждение, указанное в соглашении.
Обязательными условиями законности рассматриваемого договора выступает указание нескольких параметров:
детальное описание предмета соглашения;
территория, на которую распространяется действие договор;
продолжительность договора, которая не может превышать аналогичный параметр исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, являющийся предметом сделки;
величина и условия перечисления оплаты по договору;
варианты практического использования прав на собственность в интеллектуальной сфере.
Если срок действия договора не указан, это означает заключение сделки на 5 лет. Безвозмездная передача прав, осуществляемая между коммерческими организациями, не допускается.
Сублицензиат
Помимо лицензионного, в практической деятельности хозяйствующих субъектов применяется сублицензионный договор. Правила его заключения установлены статьей 1238 ГК РФ. Участниками сделки становятся сублицензиат и сублицензиар. Первый выступает в качестве получателя права на интеллектуальную собственность, а второй является лицензиаров по договору с первичным правообладателем.
Допускается подписание договора следующего уровня – субсублицензионного. Его участниками становятся сублицензиат и субсублицензиат. Цепочку соглашений можно продолжить. Главным условием заключения любого подобного договора становится письменное согласие правообладателя по договору предыдущего уровня. Остальные требования являются аналогичными тем, которые предъявляются обычному лицензионному соглашению и описаны выше.
По сути, ответ на вопрос, кто такой сублицензиат, достаточно прост. Это сторона сделки, получающая право использовать результаты интеллектуального труда не от первичного правообладателя (хотя и при его согласии), но от лицензиата. Такое определение позволяет четко понять отличие лицензиата от сублицензиата. Первый контактирует непосредственно с правообладателем интеллектуальной собственности, а второй – фактически с посредником.
Обязательным условием законного использования результатов интеллектуального труда выступает грамотное составление лицензионного или сублицензионного договора. Учитывая сложность законодательства в этой сфере, лучше доверить непростую юридическую работу профессионалам.
Сублицензиар или Лицензиат? Заблуждения при заключении сублицензионных соглашений
Ежедневно IT-компании заключают множество контрактов, договоров или соглашений. Если с товарами и услугами всё прозрачно и понятно даже рядовому сотруднику, то с передачей прав даже у матёрых юристов и бухгалтеров случаются промахи. Я встречал немало Сублицензионных соглашений о передаче прав на программное обеспечение, которые содержали недоразумения, касающиеся исключительно определения ролей сторон — участников договора. В классических договорах поставки мы встречаем такие роли: для принимающей стороны — это в основном Заказчик или Покупатель, а для передающей стороны — это Исполнитель, Продавец или Поставщик. Есть ещё понятия Подрядчик, Генподрядчик и Субподрядчик, но интуитивно понятно, что это всё исполнители, т.е. продавцы товаров и услуг. Если же мы рассматриваем лицензионное соглашение, то здесь роли описаны иначе. В передаче прав на интеллектуальную собственность участвуют Лицензиары и Лицензиаты, ну или Сублицензиары и Сублицензиаты. Кто это такие и где здесь можно ошибиться?
Зачастую можно увидеть Сублицензионные соглашения, в которых участвуют две стороны: Лицензиат и Сублицензиат. Такие формы Договора я встречал у дистрибьюторов, корпоративных клиентов, на торговых площадках крупных государственных заказчиков. Также множество юридических ресурсов в интернете приводят подобные шаблоны в качестве примеров. При запросе обосновать логику выбора таких формулировок, все они ссылаются на Статью 1238 ГК РФ.
Статья 1238. Сублицензионный договор
При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.
Прочитав внимательно эту статью, я понял откуда растут ноги всех недоразумений. Конкретно из этой фразы «Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат». Люди, прочитав это предложение, делают вывод, что Лицензиар, Лицензиат и Сублицензиат — это не роли в конкретном 2-стороннем соглашении, а титулы наречённые сторонам раз и навсегда. По их логике, Лицензиар (правообладатель) передал права Лицензиату, а Лицензиат, в свою очередь — Сублицензиату. Отсюда и получается, что в шаблонах сублицензионных соглашений серьёзных компаний фигурируют Лицензиат и Сублицензиат. И недоразумение это появляется именно при перепродаже лицензий, когда заключаются сублицензионные соглашения. Как это происходит? Как я уже упоминал, проблем с изначальным — Лицензионным соглашением, не возникает. Правообладатель является Лицензиаром, а, к примеру, дистрибьютор или реселлер — Лицензиатом. Тут запутаться крайне сложно. Но допустим, Лицензиар позволил Лицензиату передавать права третьим лицам через заключение Сублицензионных соглашений. Так как это «суб»-договор, обычно его зеркалят с основного — Лицензионного. В итоге, реселлер заключает Сублицензионный договор со своим клиентом. Прочитав статью 1238, реселлер предполагает, что его клиент является сублицензиатом в данном соглашении, что действительно так. А свою роль в совершенно новом 2-стороннем соглашении, реселлер определяет в подавляющем большинстве случаев неверно. Он переносит свою роль из Лицензионного договора с правообладателем, где являлся получателем лицензий — Лицензиатом. В итоге: мы имеем в одном договоре и Лицензиата и Сублицензиата, что довольно странно.
Давайте разбираться в терминологии.
Лицензиар (licensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, собственник изобретения, патента, технологических знаний и прочей интеллектуальной собственности, выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих прав в определенных пределах. Лицензиарами могут выступать патентообладатели, владельцы товарных знаков, брендов, ноу-хау.
Лицензиат (licensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности, соглашающиеся оплачивать вознаграждение (роялти).
Сублицензиар (sublicensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, передающий своему контрагенту (сублицензиату) по сублицензионному соглашению неисключительные права (лицензию) на изобретение, патент, технологические знания и прочую интеллектуальную собственность, полученную по лицензионному соглашению от правообладателя, в пределах не шире, чем в лицензионном соглашении с правообладателем.
Сублицензиат (sublicensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, получивший лицензию через посредника по сублицензионному соглашению на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности.
Здравый смысл, логика и статья 1238 ГК РФ наталкивают меня на следующий сценарий:
Правообладатель передаёт права посреднику. Заключается первичный лицензионный договор. Правообладатель выступает в роли Лицензиара, а посредник — в роли Лицензиата.
Посредник передаёт права другому посреднику или конечному пользователю. Заключается сублицензионный договор в рамках первичного лицензионного договора. Посредник выступает в роли Сублицензиара, а получатель прав (другой посредник или конечный пользователь) — в роли Сублицензиата.
Откуда в сети столько шаблонов с Лицензиатом и Сублицензиатом в одном соглашении мне не понятно. Это противоречит самой сути сублицензионного соглашения и определениям ролей участников.
Пример из интернета
Тут вообще в одну кучу ещё и Лицензиара притянули.
В Статье 1238 ГК РФ этот момент не регламентируется и описан весьма косвенно. В других официальных источниках я не нашёл подтверждения возможности использования роли Лицензиата в сублицензионных договорах. Подавляющий объём информации в интернете по этому вопросу — это субъективная трактовка сути Статьи 1238 ГК РФ. Кто-то пишет сублицензиар и сублицензиат, кто-то — лицензиат и сублицензиат, а кто-то вообще — лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат.
Если у кого есть компетентные мысли по этому поводу — жду пояснений юристов в комментариях.
Лицензионный договор
Лицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона, которая является обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства индивидуализации.
Принимающая сторона, в свою очередь, обязуется вносить плату за предоставляемые ей права и выполнять другие действия согласно условиям лицензионного договора.
Стороны лицензионного договора
1. Лицензиар — это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау (патентообладатель; владелец товарного знака; автор топологии интегральной микросхемы; владелец ноу-хау).
2. Лицензиат — это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Существенные условия лицензионного договора
Существенными условиями лицензионного договора является следующая информация:
территория, на которой действует договор;
срок действия договора;
размер и порядок выплаты вознаграждения.
Предмет лицензионного договора
Согласно пункту 6 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ предметом лицензионного договора является результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство).
Объем передаваемых прав по лицензионному договору
С точки зрения объема прав, предоставляемых принимающей стороне, лицензионные соглашения делятся на:
Исключительные лицензионные договоры, в соответствии с которыми все права переходят к одному пользователю (лицензиату) без сохранения соответствующих прав за передающей стороной (лицензиаром).
Неисключительные лицензионные договоры, которые предусматривают передачу возможности использования интеллектуальной собственности одному или нескольким пользователям (лицензиатам) с сохранением аналогичных полномочий и у первичного правообладателя (лицензиара).
Объекты лицензионного договора
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:
литературные, художественные и научные труды;
сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
сорта растений и породы животных;
микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.
Виды лицензионных договоров
В лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.
В области промышленной собственности различают такие лицензионные договоры:
Лицензионное соглашение на изобретение.
Лицензия на полезную модель.
Лицензионный контракт на промышленный образец.
Лицензия на товарный знак.
Лицензионный контракт о передаче ноу-хау.
Иные виды лицензионных договоров.
В области авторского и смежных прав различают такие лицензионные договоры:
Авторские и лицензионные договоры.
Авторский договор заказа.
Договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных.
Договор об использовании фонограмм.
Договор об использовании эфирных и кабельных передач.
Иные виды лицензионных договоров.
Форма лицензионного договора
Пункт 2 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ устанавливает, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Согласно статье 1286 Гражданского Кодекса РФ есть исключения из этого правила. Например:
§ лицензионный договор может быть заключен в устной форме, если предметом соглашения является право на использование произведения в периодическом печатном издании;
§ путем присоединения к нему на условиях, которые изложены на экземпляре программы — лицензионный договор, предметом которого является программа для ЭВМ или база данных (коробочная лицензия).
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ.
Обязательно требуется регистрация лицензионного договора на товарный знак, средства идентификации (индивидуализации), изобретения, иные патентуемые объекты.
Что касается договоров о передаче прав автора, то их регистрировать не нужно.
При обязательности процедуры ее отсутствие повлечет недействительность всей сделки. Производится регистрация лицензионного договора в Роспатенте. Для ее осуществления нужно подать соответствующее заявление. Обратиться за регистрацией может одна или обе стороны сделки, а также их представители. Сама процедура обычно занимает несколько месяцев.
Структура и форма лицензионного договора
Форма лицензионного контракта может содержать следующие разделы:
Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат должен четко сформулировать свое желание приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность действий лицензиара по совершение продажи прав.
Предмет соглашения и определение понятий. В этом разделе необходимо указать вид лицензионной сделки и прописать различные варианты использования лицензии, а также дать точное определение объекта интеллектуальной собственности.
Территория использования лицензии.
Гарантии и ответственность сторон. Пользователь лицензии (лицензиат) обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель (лицензиар) должен предоставить пользователю лицензии юридические гарантии.
Техническая поддержка. В этом разделе описывается объем технической помощи, которую может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.
Порядок расчетов. В этом разделе оговаривается, каким способом лицензиат должен осуществлять платежи за пользование лицензии.
Защита передаваемых прав.
Разрешение возникающих споров.
Срок действия и порядок изменения или расторжения лицензионного договора.
Юридические адреса и подписи сторон.
Сублицензионный договор
Особой разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.
Ответственность за нарушение условий пользования лицензий
Лицензионное право предусматривает ответственность за нарушение условий пользования лицензий.
Если лицензиат исполняет договор ненадлежащим образом, выходит за рамки переданных ему полномочий, то наступает предусмотренная действующим законодательством ответственность.
Если лицензионные права используются после истечения срока лицензионного договора или без его заключения с причинением правообладателю произведения значительного ущерба, то нарушителю грозит уголовное наказание.
В иных случаях предусмотрена гражданская и административная ответственность.
Заключение
Пользоваться результатами чужого интеллектуального труда на законных основаниях можно путем заключения специального соглашения — лицензионного договора.
Предоставление лицензий осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
Договоры
Договор — это соглашение двух или более сторон по которому одна сторона выдвигает свои условия, а другая сторона эти условия обязуется исполнить.
Договоры — это по нашей части!
Важнейшим направлением нашей компании является составление и регистрация договоров в Роспатенте. За годы работы мы зарегистрировали более 500 договоров, тем самым приобрели неоценимый опыт в данном направлении, наш профессионализм и внимательность к деталям позволяет регистрировать все договоры поданные на регистрацию, избегая риск отказа.
Мы имеем все формы договоров, которые гарантировано прошли регистрацию в Роспатенте.
Основные виды договоров, подлежащих государственной регистрации:
- Договор об отчуждении прав
- Лицензионный договор
- Договор коммерческой концессии
Позвольте сделать нашу работу — Связаться с нами
Подробнее о видах договоров
Договор об отчуждении исключительных прав
По договору об отчуждении исключительного права, правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на товарный знак в полном объему другой стороне (приобретателю). В результате такого договора, приобретатель становится новым владельцем объекта интеллектуальной собственности.
Лицензионный договор
По лицензионному договору, правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в предусмотренных договором пределах. По лицензионному договору могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.
Важно отметить, что заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительно права к лицензиату.
Сублицензионный договор
К сублицензионным договорам применяются те же требования, что и к лицензионным договорам, однако в отличии от лицензионного договора сублицензию выдает уже лицензиат, с согласия правообладателя
Договор коммерческой концессии
По договору коммерческой концессии, одна сторона (правообладатель), обязуется предоставить другой стороне (пользователю), право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, включающих право на товарный знак, а также права на другие объекты, например на коммерческое обозначение, секрет производства.
При этом сам правообладатель не лишается права пользования объектами договора, передачи прав от правообладателя к пользователю в данном случае не происходит.
Договор коммерческой субконцессии
По договору коммерческой субконцессии, одна сторона (пользователь), заключившая договор коммерческой концессии с правообладателем, обязуется предоставить другой стороне (субпользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока в пределах срока основного договора право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю и полученных вторичным правообладателем по основному договору коммерческой концессии, включающий право на товарный знак а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства и тд.
По условиям конкретного договора предоставление субконцессии может быть как правом, так и обязанностью пользователя. Так же стоит подчеркнуть, что субконцессии способствуют первоначальному правообладателю расширить свои потенциальные возможности воздействия на соответствующий рынок.
Сторонами договоров могут быть ТОЛЬКО индивидуальные предприниматели и юридические лица.