Как взыскать компенсацию, если нарушены патентные права?
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец предоставляет своему владельцу массу преимуществ. Он фиксирует авторство, исключительное право и приоритет перед схожими разработками и дизайнерскими решениями.
Для защиты патентных прав законодательством установлена гражданская, административная и уголовная ответственность. В большинстве случаев применяются меры гражданско-правового воздействия. Например, вы можете требовать признания права, пресечения действий, которые нарушают права, возмещения убытков и т. д. Полный перечень требований перечислен в ст. 1252 ГК РФ.
Если исключительное право на патент было нарушено, то с нарушителя можно требовать либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации, а не взыскания убытков. Именно компенсация – это одна из самых эффективных мер воздействия. По общему правилу она носит профилактический и компенсационный характер.
Профилактика заключается в пресечении и предупреждении совершения схожего правонарушения, а компенсация чаще всего должна восполняет и покрывает затраты и убытки правообладателя. При этом последний не должен чрезмерно обогащаться за счет полученной компенсации.
Согласно официальным данным Суда по интеллектуальным правам за пять лет – с 2014 по 2018 годы – общая сумма взысканных компенсаций составила 13 млрд. рублей. Такие цифры были сообщены Председателем Суда по интеллектуальным правам Людмилы Александровны Новоселовой на XXIII Международной конференции Роспатента 16 октября 2019 года.
Меня зовут Александр Дубок, я руководитель патентного бюро «Первоисток». В этой статье мы рассмотрим подробно нарушения патентных прав, правила расчета и взыскания компенсации.
Один из обязательных документов для патентования изобретения, полезной модели и промышленного образца является формула решения. В ней отражены все существенные признаки разработки.
Поэтому считается, что изобретение используется, если продукт содержит все те самые признаки, указанные в формуле. С промышленным образом практически та же ситуация – дизайн должен содержать признаки внешнего вида, которые влияют на впечатление у потребителя (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).
Для определения сходства и повторения запатентованного решения рекомендуется провести специальную досудебную экспертизу. Этим занимаются патентные поверенные и заключение эксперта является одним из доказательств в суде.
Если владелец патента и нарушитель – это юридические лица или индивидуальные предприниматели, то правообладатель должен сначала направить претензию к нарушителю. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора – обязательно (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).
В претензии указываются факты нарушения исключительного права, а также требования правообладателя. Если нарушитель в течение 30 дней не ответил на претензию или отказался полностью, или частично исполнять требования, то вы можете обращаться в арбитражный суд за защитой патентных прав.
Вы вправе требовать выплаты компенсации в виде (ст. 1406.1 ГК РФ):
суммы от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей;
в двукратном размере стоимости патента.
По первому виду компенсации правообладатель в иске указывает только твердую денежную сумму, а конечную величину определяет суд. При этом он должен ее обосновать и не может указать сумму выше той, которая была указана истцом.
Истец не должен доказывать понесенные убытки, но при этом ему необходимо обосновать размер взыскиваемой суммы. Например, нельзя просто указать в иске 2 млн. рублей компенсации и не подтвердить документами и фактами соразмерность этой суммы. Если это требование не будет соблюдено, то суд вправе значительно снизить размер компенсации.
По второму виду компенсации правообладатель заявляет требование о взыскании определенной денежной суммы, которая равна двукратной стоимости исключительных прав. При этом обязательно необходимо предоставить документы, которые обосновывают указанную стоимость. Ими могут быть лицензионные договоры с указанием суммы периодических платежей за пользование патентом, а также отчет оценщика о стоимости объекта.
При определении размера компенсации суд учитывает множество обстоятельств дела, в частности:
объект нарушенных прав – известность продукта потребителю;
характер нарушения – производится ли определенное устройство без согласия владельца патента, а также использует ли изобретение сам правообладатель;
срок неправомерного использования;
наличие вины нарушителя – один раз совершалось правонарушение или несколько раз;
имущественные потери правообладателя;
незаконное использование патента было существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя или нет.
И дополнительно судья руководствуется принципами справедливости, разумности и соразмерности присужденной компенсации последствиям нарушения.
Отдельно рассмотрим некоторые из перечисленных обстоятельств более подробно, чтобы понимать, из чего складывается сумма компенсации.
1. Объект, патентные права на который были нарушены
В этом критерии учитывается известность изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если объект известен достаточному количеству лиц, то и прибыль от его использования значительно выше, чем, если разработка новая и никому неизвестная.
Поэтому компенсация за нарушение только что созданного изобретения будет ниже, чем за незаконное использование известного на всю страну или в пределах определенного круга потребителей, технического решения.
2. Срок использования объекта без согласия владельца
Одно из существенных обстоятельств, которое учитывается судом при определении размера компенсации. Срок использования обычно установить достаточно легко. Доказательством служат различные договоры поставки и акты приема-передачи товаров.
Поэтому, естественно, если нарушитель (ответчик) использовал изобретение в своей предпринимательской деятельности на протяжении длительного периода времени, например, в течение двух лет, то и компенсация должна быть соразмерной. Все дело в том, что на протяжении этих двух лет правообладатель недополучал прибыль, которая принадлежит ему по закону, то есть терпел убытки.
3. Присутствие вины нарушителя
Если ответчик систематически и многократно нарушает патентные права, то этот факт отражается на величине компенсации. Мы писали выше о досудебном порядке, то есть после того, как нарушитель получил претензию от правообладателя, он должен прекратить нарушать его права. Это будет свидетельствовать о том, что он осознает всю противоправность действия.
При этом в некоторых случаях, дело уже находится на рассмотрении в суде, а ответчик так и продолжает продавать изобретение, на которое у него нет прав. В связи с этим страдает репутация компании-правообладателя и снижается ее прибыль. Если добавить к такому нарушению еще и незаконное использование товарного знака, например, компания реализует технологию под чужим обозначением, то это еще и влечет потерю постоянных клиентов и партнеров.
В итоге, если объект и дальше незаконно используется во время рассмотрения спора, это явно свидетельствует о вине ответчика и учитывается судом.
4. Величина убытков, которые понес правообладатель в результате нарушения его прав
В этом случае выясняется, были ли убытки, какая их величина, а также были ли они вообще. Возможно, нарушитель и не стал использовать запатентованный промышленный образец при разработке упаковки товара. Очевиден тот факт, что если нарушитель использовал его длительное время, заключал договоры с контрагентами и оборот его компании значительный, то и убытки правообладателя большие. Ведь долю этой прибыли мог получить он.
Бывают случаи, когда патентные права нарушились только один раз. Например, изобретение-кресло было продано в одном экземпляре за 65 тыс. рублей, и дальше продажи у ответчика «не пошли», то, следовательно, и убытки правообладателя минимальны.
5. Нарушение прав на объект, с которым связана основная деятельность правообладателя
Если компанией или индивидуальным предпринимателем были нарушены патентные права на основной источник дохода правообладателя, то это обстоятельство обязательно учитывается судом.
Например, поставка нового запатентованного изобретения – это главный вид деятельности компании. Если другая компания, не заключив лицензионного договора, начинает выпускать такое же изобретение, то владелец патента несет убытки.
Таким образом, при назначении компенсации суду предстоит нелегкая задача, так как сумма должна быть пропорциональна понесенным убыткам, тяжести правонарушения, размеру ущерба, вины нарушителя. При этом судом могут учитываться и другие обстоятельства, которые будут являться существенными по отдельно рассматриваемому делу. При всей сложности справедливости назначения суммы компенсации, данная мера остается самой действенной и востребованной среди правообладателей.
Обеспечение доказательств в патентных спорах
Однако, сложность патентных споров заключается не только в рассмотрении, но и в подготовке дела к судебному разбирательству, в сборе доказательств.
При обращении в суд с требованием о защите нарушенного права истцу необходимо доказать наличие исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и факт нарушения со стороны ответчика. Доказать наличие права не вызывает затруднения. Документом, удостоверяющим исключительное право, является патент, выданный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Доказать факт незаконного использования не просто сложно, а очень сложно и зачастую бывает невозможно. Из-за затруднений со сбором доказательств, зачастую патентообладатель отказывается от самой идеи защищать свое исключительное право. Где то отказ от защиты исключительного права обоснован, но зачастую патентообладатель просто не знает о своих возможностях, в частности, о возможности использовать механизм обеспечения доказательств.
В соответствии с пунктом 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» «При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".»
Все доказательства подлежат оценке судом при рассмотрении дела (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ). Если по делу подлежат доказыванию обстоятельства на основании сведений, содержащихся в сети Интернет, то такие сведения могут быть зафиксированы и оформлены нотариальным протоколом осмотра вещественного доказательства – протоколом осмотра сайта. Это достаточно трудоемкая и затратная процедура, которая сопряжена, прежде всего, с тем, что для подготовки протокола требуется время, которым зачастую патентообладатель не располагает.
В соответствии с пунктом 18 статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I обеспечение доказательств относится к нотариальным действиям, совершаемым нотариусами. Согласно статье 1 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, совершая нотариальные действия, действует от имени Российской Федерации.
Статьей 102 Основ законодательства РФ о нотариате установлено, что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.
Обеспечение доказательств осуществляется путем их осмотра (статья 103 Основ законодательства РФ о нотариате) и фиксации посредством составления протокола с указанием в нем обстоятельств, обнаруженных при осмотре (пункт 45 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).
Нотариальный протокол осмотра доказательств признается судами сам по себе письменным доказательством, отвечающим критерию допустимости.
Фиксация нотариусом факта может производиться без уведомления нарушителя, поскольку в связи с возможностью удаления такой информации данный случай можно отнести к случаям, не терпящим отлагательств. Данный вывод нашел подтверждение в судебной практике.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, о котором идет речь выше, суд разъясняет, что наряду с доказательством, осмотр которого осуществил нотариус, также допустимым доказательством могут быть признаны распечатки материалов, размещенных в сети Интернет. При этом, в распечатанных материалах должен быть указан адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также на которых отражено время ее получения. Достаточно, чтобы эти распечатки были сделаны и заверены лицами, участвующими в деле.
В качестве доказательств незаконного использования могут быть представлен документ, подтверждающий оплату товара и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.
Если есть основания предполагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, то необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом (статьи 102, 103 Основ законодательства РФ о нотариате).
Самостоятельно собрать доказательства в отношении использования изобретения, защищенного патентом РФ, достаточно затруднительно. Особенно это касается изобретения, представляющего собой способ производства товара. Необходимо знать и понимать технологический процесс изготовления продукции и иметь доступ к нему с целью его фиксации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 72 АПК РФ «Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств.»
Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам, установленным АПК РФ для обеспечения иска.
Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска.
Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств (пункт 1 статьи 72 АПК РФ), а также с заявлением об обеспечении доказательств до предъявления иска (пункт 4 статьи 72 АПК РФ). В заявлении указываются доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении (пункт 2 статьи 72 АПК РФ).
Вопрос о необходимости обеспечения доказательств суды разрешают с учетом указанных в соответствующем заявлении сведений, в том числе сведений о содержании рассматриваемого дела, о доказательствах, которые необходимо обеспечить, об обстоятельствах, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, а также о причинах, побудивших заявителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств (пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»).
Необходимость в обеспечении доказательств возникает, если очевидно, что источники сведений о фактах могут быть уничтожены, исчезнут, изменят свои свойства либо их использование станет невозможным или затруднительным.
В соответствии со статьей 90 АПК РФ обеспечительные меры представляют собой срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
Арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 90 АПК РФ, а также вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований. Кроме того, в силу пункта 4 статьи 93 АПК РФ в обеспечении иска не может быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.
В случае удовлетворения заявления судебные приставы могут прийти на производство с целью фиксации производственного процесса. Однако, такие заявления как правило не удовлетворяется судом, поскольку, заявляя об обеспечении доказательств, истец не может определить то доказательство, которое он не может получить самостоятельно. Также зачастую, истец не может указать место, где доказательство находится. Данный довод подтверждается судебной практикой «заявитель не указал (не конкретизировал) место и способ обеспечения доказательств. В частности, не было указано местонахождение персонального компьютера заявителя, документы на котором, заявитель ходатайствует обозреть в порядке статьи 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).» определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-213/2018 от 03.05.2018.
В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд согласно пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ, статье 78 и пункту 3 части 1 статьи 135 АПК РФ вправе произвести в порядке, предусмотренном указанными статьями, осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе информационно-телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени).
В заключение можно сделать вывод о том, что зачастую получить правовую охрану результата интеллектуальной деятельности не так сложно по сравнению с тем, как его защитить.
Патентные войны: что делать, если разработка похожа на чужую
В прошлом году в Роспатент поступило 27 000 заявок на регистрацию изобретений. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Зубов. С помощью патентов компании, которые создали уникальный продукт, могут получать прибыль за использование своей разработки и надолго защищать свои интеллектуальные права от потенциальных нарушений. По общему правилу изобретение охраняется 20 лет (согласно ст. 1363 ГК «Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец»).
Патент на изобретение может охранять устройство, вещество и способ и должно иметь изобретательский уровень. Помимо изобретения, можно запатентовать промышленный образец и полезную модель. Эти объекты похожи между собой, но у каждого есть свои особенности. Промышленный образец охраняет внешний вид изделия, а полезная модель — техническое решение, которое относится к устройству. Как правило, это разработка, которая улучшает уже известный объект.
Часто бывают ситуации, когда на рынок выходят конкуренты с аналогичной технологией, в которой они использовали уже существующее чужое изобретение. Например, Masimo — глобальная компания по развитию медицинских технологий — считает, что Apple нарушает пять патентов заявителя на устройства, которые используют для измерения уровня кислорода в крови. Из-за этого медицинская компания пожаловалась на технического гиганта в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission USITC), пишет Bloomberg. Медицинская компания хочет прекратить импорт «яблочных» часов из-за нарушения патентных прав. В результате судья Комиссии усмотрела нарушение одного патента из пяти. Apple не согласилась с таким выводом и заявила, что будет ждать окончательного решения комиссии, которое должны вынести в мае этого года, сообщает Bloomberg Law.
Подобные патентные споры не редкость и для российского бизнеса. Например, в деле № А50-32881/2018 у «ПермЭнергоМаш» были исключительные права на полезные модели противотаранных дорожных блокираторов — вариант ограждения для проезда машин. «Промрубеж» стал делать свои устройства, чем частично нарушал патенты «ПермЭнергоМаша», так как использовал разработки конкурента. «ПермЭнергоМаш» подал в суд на «Промрубеж», чтобы ответчик перестал производить и продавать устройства. Три инстанции встали на сторону истца. Но Верховный суд отменил их акты и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ВС отметил, что если частично использовать без согласия владельца прав отдельные признаки полезной модели, то это не нарушает прав патентообладателя.
На новом круге в деле провели экспертизы и суд отказал в иске. Эксперты пришли к выводу, что в изделиях ответчика не используются все признаки полезной модели истца. Владислав Рябов, старший юрист практики интеллектуальной собственности Lidings Lidings Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Банкротство (споры mid market) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) 13 место По выручке 22-24 место По количеству юристов 5 место По выручке на юриста × , отметил, что в определении ВС закрепил установленное в законе правило. Ст. 1358 ГК («Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец») гласит, что нарушение исключительного права патентообладателя есть, если используются все признаки его полезной модели. Следовательно, частичное использование допустимо.
Как избежать патентных споров
Прежде чем запускать свой продукт на рынок, следует проверить, не нарушает ли он чужие патентные права. Это делают с помощью патентного поиска — процесса, когда специалисты не только исследуют, можно ли использовать новый объект без нарушения прав третьих лиц, но и определяют шансы самому получить патент. Это значит, что если продукт «свободен», то предприниматель может получить патент на свою разработку и защитить свои исключительные права на товар.
Патентный поиск можно проводить самостоятельно, отмечает Дудко. На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) есть информация о том, как это делать. Там указано, как и на каких ресурсах искать информацию об отечественных и зарубежных изобретениях и полезных моделях, например через сервис «Яндекс Патенты». Проверить патенты конкурентов можно и с помощью специальных программ, в числе которых Casebook. Информация об интеллектуальной собственности содержится в сведениях о компании. А еще есть специальные чат-боты, которые могут собрать данные об объекте интеллектуальной собственности и рассказать о нюансах предстоящей регистрации. Кроме того, есть открытые реестры ФИПС, где можно посмотреть описания изобретений и полезных моделей, изображения промобразцов.
За помощью с патентным поиском можно обращаться и к специалистам, говорит Анастасия Дудко, адвокат, старший юрист BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Международные судебные разбирательства группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право группа Частный капитал 2 место По выручке 2 место По количеству юристов 8 место По выручке на юриста Профайл компании × по направлению «Интеллектуальная собственность, разрешение споров». У них может быть доступ к более обширным, но платным базам данных ФИПС. Такой поиск охватывает больше данных о зарегистрированных разработках и помогает максимально снизить риски нарушить чужие права.
Юристы рассказали, что делать после проведения патентного поиска:
✔️ Если чужие аналогичные технологии не нашлись, разработку можно использовать или запатентовать. Последний вариант поможет защитить от нарушений со стороны других лиц, поскольку патент охраняет продукт.
❌ Если же по итогам поиска выявили другие патенты, то есть несколько вариантов действий. Первый: оспорить патент в Роспатенте или в суде. Второй — связаться с правообладателем и договориться об использовании его изобретения, полезной модели или промышленного образца или о передаче прав на объект. Или же можно изменить продукт, внести в него дополнения, чтобы он стал уникальным. А потом снова провести патентный поиск.
Пути решения патентного спора
Если компания не провела патентный поиск, задела чужие права и патентообладатель требует прекратить нарушать его интересы, то и в этом случае можно попробовать оспорить охрану патента в Роспатенте или в суде, требовать признать его недействительным по ст. 1398 ГК. Например, настаивать, что изобретение конкурента не новое. А новизна — один из критериев патентоспособности. Если он не соблюден, то фирме нельзя было получать патент на изобретение. Еще один способ решить проблему — попытаться договориться и в результате заключить с правообладателем лицензионное соглашение или договор об отчуждении прав. Это будет дешевле, чем судиться и нести репутационные риски. Дудко рассказывает о примере из своей практики, где нарушили права на изобретение их клиента, немецкого автопроизводителя. Ей с коллегами удалось в досудебном порядке добиться, что конкурент признал нарушение, выплатил компенсацию и заключил потом лицензионный договор с клиентом, то есть начал законно использовать изобретение. Для этого команда юристов:
- Получила экспертное заключение, которое показывало нарушение прав на патент.
- Показала конкуренту расчет компенсации за нарушение прав клиента и оценку перспектив взыскать деньги в суде. Даже если бы там снизили размер выплаты, вышла бы существенная сумма, объясняет юрист. Цена считается от стоимости контрафакта, а автомобили — дорогие товары.
- Оценили репутационные риски ответчика и объяснили его руководителям, почему компании невыгодно вступать в судебный спор и быть признанным в нарушении патентных прав.
- Применили аргумент о возможном изъятии контрафакта. Это привело бы к большим репутационным и материальным потерям.
- Использовали довод о высоких расходах на ведение судебных дел.
Тем не менее решить спор мирно получается не всегда. Юристы рассказывают, что патентные споры в России часто возникают в фармацевтической сфере. Выиграть спор можно, если доказать уникальность своего продукта и обосновать, чем он отличается от чужих запатентованных разработок. Если же в нем есть чужая запатентованная технология наряду со своей, то необходимо получить согласие правообладателя на использование его разработки. Полина Быченок, юрист BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Международные судебные разбирательства группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Международный арбитраж группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право группа Частный капитал 2 место По выручке 2 место По количеству юристов 8 место По выручке на юриста Профайл компании × по направлению «Интеллектуальная собственность, разрешение споров», приводит в пример дело № А40-97920/2021. Там у «Зентива Фарма» был патент на полезную модель — средство для промывания носа. Компания «Динамика» тоже обладала патентом на полезную модель и производила средство с использованием собственной и чужой разработок. Вместе с партнерами она продавала это средство в России. «Зентива Фарма» подала в суд на компании из-за нарушения патентных прав. В итоге иск удовлетворили. Юрист обращает внимание на вывод суда: если в продукте ответчика есть две полезных модели, своя и конкурента, то все равно нужно получить согласие на использование патента конкурента.
Помимо патентных разбирательств в фарме, за последние два года стало больше споров в области IT-патентов, замечает Руслан Гафуров, старший юрист, руководитель практики разрешения споров в юридической фирме NEVSKY IP Law NEVSKY IP Law Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) × В качестве примера эксперт приводит дело № А40-29590/2020, где компания по предоставлению финансовых услуг и мобильных платежей SQWIN судилась с Samsung. Первая пыталась запретить ввозить в Россию телефоны ответчика и использовать в стране платежный сервис Samsung Pay. SQWIN ссылалась на патент на изобретение — систему электронных платежей. В результате суды признали действия швейцарской компании злоупотреблением правом, потому что она действовала как патентный тролль (лицо, которое регистрирует или приобретает патенты и ждет, когда кто-то разработает похожую технологию, а затем подает иск о нарушении патентных прав, чтобы получить денежную компенсацию).
Владислав Елтовский, старший юрист SEAMLESS Legal SEAMLESS Legal Федеральный рейтинг. группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Страховое право группа Финансовое/Банковское право группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право (включая споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Частный капитал × , обращает внимание: если конкурент оказался патентным троллем, то, чтобы не договариваться с ним об использовании патента, можно попробовать прекратить его охрану. Еще есть альтернатива собрать доказательства недобросовестности оппонента, и если тролль предъявит претензию о нарушении патентных прав, то в суде можно будет аргументировать, что он действует нечестно.
Патентные споры возникают и в других сферах экономики, даже между компаниями из разных стран. Екатерина Тиллинг, адвокат, глава практики интеллектуальной собственности и информационных технологий, партнер BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право Профайл компании × , рассказывает о споре из своей практики, где иностранные производители якобы нарушили отечественный патент на технологию, которая применялась в коробках передач грузовиков. Российский патентообладатель «подсмотрел» эту технологию на одной немецкой выставке и решил, что, получив на нее патент в России, сможет нажиться на иностранных производителях этого устройства, объясняет эксперт. Он предъявил иски о нарушении прав и взыскании компенсации к нескольким крупным автомобильным компаниям, которые использовали эти коробки передач при комплектации грузовиков, и немецкому производителю этих коробок передач.
Патент охраняет технологию только в той стране, в которой его получил правообладатель. Если эта запатентованная технология уже где-то известна, то патент не соответствует своему главному критерию — новизне. Его можно оспорить.
Екатерина Тиллинг, партнер BIRCH LEGAL BIRCH LEGAL Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Экологическое право группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право Профайл компании ×
Тиллинг представляла интересы ответчиков. «Тяжба длилась семь долгих лет и в итоге закончилась нашей полной победой. Мы оспорили российский патент и добились, чтобы его признали недействительным», — рассказывает юрист.
Независимо от того, в какой сфере есть патентный спор, выиграть его поможет экспертиза, уверена Екатерина Попонина, старший юрист Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Экологическое право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Недвижимость, земля, строительство группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Цифровая экономика группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал Профайл компании ×
Перспективы дела во многом зависят от того, насколько сторона спора активна при формулировании вопросов для экспертов и выборе их кандидатур. Суды часто соглашаются с мнением эксперта за исключением ситуаций, когда заключение сделано в явными ошибками. В таком случае обычно назначается дополнительная или повторная экспертиза.
Постановление от 28 мая 2020 г. по делу № А56-90771/2019
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4378/2020) ООО «А1» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2019 по делу № А56-90771/2019 (судья Евдошенко А.П.), принятое
по иску ЗАО «Сфинкс»
о защите исключительных патентных прав на промышленный образец
от истца: Хайрулин П. А. (паспорт)
от ответчика: не явился (извещен)
Закрытое акционерное общество «Сфинкс» (ОГРН 1027739827444, адрес: 125413, г. Москва, ул. Онежская, д. 24; далее – ЗАО «Сфинкс», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «А1» (ОГРН 1177847356466, адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14, лит. А, пом. 142, каб. 411; далее – ООО «А1», ответчик), в котором просило:
— запретить производить, предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей, ввозить на территорию Российской Федерации или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий — «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», а также какое-либо иное аналогичное изделие под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец ЗАО «Сфинкс» — «Металлоискатель портативный» по патенту № 105984;
— взыскать 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец, а также 25 000 руб. расходов на патентую экспертизу, 443 руб. 58 коп. почтовых расходов и 22 988 руб. 51 коп. расходов на оплату услуг представителя.
Решением от 27.12.2019 суд запретил ООО «А1» производить, предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей, ввозить на территорию Российской Федерации или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий — «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», а также какое-либо иное аналогичное изделие под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец ЗАО «СФИНКС» — «Металлоискатель портативный» по патенту № 105984; взыскал с ООО «А1» в пользу ЗАО «СФИНКС» 1 000 000 руб. компенсации, а также 25 000 руб. расходов на патентую экспертизу, 15 000 руб. расходов на представителя и 30 000 руб. расходов по оплате госпошлины.
В апелляционной жалобе ООО «А1» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение норм материального права.
Представитель ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явился.
В Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство ООО «А1» об отложении рассмотрения апелляционной жалобы в связи с ограничениями, действующими в Республике Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Ходатайство ответчика отклонено апелляционной инстанцией как направленное на затягивание судебного разбирательства.
В соответствии с частью 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.
В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV), учитывая Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», совместное постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 08.04.2020 № 821, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в период действия ограничительных мер» лица, участвующие в деле, вправе были принять участие в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания. Однако с таким заявлением ответчик в суд апелляционной инстанции не обращался.
Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие ответчика, поскольку он извещен надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без его участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.
В судебном заседании представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.
Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО «Сфинкс» является обладателем исключительного права на промышленный образец «Металлоискатель портативный» на основании патента №105984 с приоритетом действия от 03.03.2017.
Истцом выявлено, что на рынке металлоискателей появилась продукция «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», производителем которого (что указано на самом изделии) без согласия истца был использован запатентованный им промышленный образец — «Металлоискатель портативный». Производством и распространением данной продукции на территории Российской Федерации занимается ответчик.
ЗАО «Сфинкс» направило в адрес ответчика претензию от 10.04.2019 № 152 с требованием о незамедлительном прекращении нарушения исключительных прав на промышленный образец истца, прекращении производства, продажи и иного незаконного введения контрафактного изделия в гражданский оборот.
В ответ на претензию истца ответчик письмом от 11.04.2019 № 74 указал, что никакие права истца как правообладателя исключительных прав на промышленный образец по патенту № 105984 им не нарушаются.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения ЗАО «Сфинкс» в суд с настоящим иском.
Суд, признав заявленные ЗАО «Сфинкс» требования обоснованными по праву и по размеру, удовлетворил иск.
Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.
Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.
В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.
Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 указанного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.
Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.
В предмет доказывания по настоящему иску о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделии ответчиков всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.
Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.
Аналогичное указание содержится в пункте 120 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление №10).
Таким образом, правовая защита в отношении промышленного образца распространяется исключительно на решение его внешнего вида.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.
В подтверждение факта приобретения спорного изделия (досмотрового металлоискателя «Арена-Скан») у поставщика истец представил в материалы дела договор поставки от 02.04.2019 №90, паспорт изделия, товарную накладную, счет.
При сопоставлении изделия, представленного на обозрение суда в качестве вещественного доказательства, а также изображенного на материалах фотофиксации, с документами, подтверждающими приобретение товара по договору поставки от 02.04.2019 №90, судом установлен факт идентичности товара по реквизитам, которые имеются на обозреваемом изделии (серийный номер 1670, наименование модели и т.д.) и на документах о приобретении его у поставщика.
Ответчик не оспаривал факт приобретения истцом товара, представленного на обозрение в качестве вещественного доказательства, и производства товара ответчиком.
С целью установления факта использования в изделии ответчика промышленного образца истца — «Металлоискатель портативный» на основании патента № 105984, спорное изделие «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» передано на экспертизу патентному поверенному Гордеевой Марии Алексеевне.
По результатам проведенной патентоведческой экспертизы составлено заключение эксперта от 20.04.2019 №D-14-2019-204, согласно которому специалист пришел к следующим выводам.
В ходе сопоставительного анализа, приведенного в таблице, было установлено, что все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях внешнего вида этого изделия, с которыми состоялась регистрация и выдача патента № 105984, содержатся в изделии «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», которое вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации ответчик.
Промышленный образец по патенту Российской Федерации № 105984 использован в изделии «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», поскольку исследуемый «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» содержит все существенные признаки указанного промышленного образца.
Оценив заключение специалиста от 20.04.2019 №D-14-2019-204, суд пришел к выводу о том, что оно является ясным, выводы носят категорический характер и не являются противоречивыми, получены в результате натурного исследования объекта, какие-либо сомнения в обоснованности заключения у суда отсутствуют.
Таким образом, факт использования ответчиком промышленного образца истца установлен заключением патентного поверенного Гордеевой М.А., которая пришла к выводу об идентичности изделия ответчика и промышленного образца истца, права на который защищаются патентом № 105984.
В подтверждение нарушения патентных прав истца действиями ответчика по изготовлению, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделия, содержащего все признаки промышленного образца, ЗАО «Сфинкс» представлен паспорт изделия, в котором ООО «А1» указано в качестве его производителя, а также сведения о закупке, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок на сайте: zakupki.gov.ru.
Согласно открытым сведениям о закупках ответчик осуществил реализацию изделия — Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» и был объявлен победителем следующих аукционов:
1) реестровый номер закупки от 04.04.2019 № 0857100000319000019, заказчик: ФКУ ЦХиСО УМВД России по Псковской области. Контракт от 07.05.2019 №1919188100192006027143938/0857100000319000019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 65 шт. на сумму 499 114 руб. 20 коп.;
2) реестровый номер закупки № 0134300009619000024 от 08.04.2019, заказчик: Администрация муниципального района «Качугский район». Контракт от 29.04.2019 № 0134300009619000024 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 7 шт. на сумму 40 000 руб.;
3) реестровый номер закупки от 28.03.2019 № 0171200002819000002, заказчик: Департамент региональной безопасности Ярославской области. Контракт № 6/78271 от 01.04.2019 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 40 шт. на сумму 330 220 руб.;
4) реестровый номер закупки от 05.03.2019 № 0353100018019000018, заказчик: ФКУ СИЗО 2 УФСИН России по Оренбургской области. Контракт от 22.04.2019 № 1561300055219000022 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 2 шт. на сумму 8 500 руб.;
5) реестровый номер закупки от 05.03.2019 № 0384200004219000021, заказчик: ГБУ Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования». Контракт от 02.04.2019 № 2298300805319000017 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 17 шт. на сумму 203 851 руб. 80 коп.;
6) реестровый номер закупки № 0187300014718001447 от 31.10.2018, заказчик: Администрация сургутского района. Контракт от 05.12.2018 № 3861701352618000043 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 10 шт. на сумму 39 575 руб. 81 коп.;
7) реестровый номер закупки от 19.06.2018 № 0302300092718000005, заказчик: Администрация МО «Северо-Байкальский район». Контракт от 01.08.2018 № 3031700153218000004 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 6 шт. на сумму 25 720 руб. 20 коп.;
8) реестровый номер закупки от 24.04.2018 № 0500400000518001946, заказчик: ФГП ВО ЖДТ России. Контракт от 04.06.2018 № 1770133010518002052 предусматривают поставку металлоискателей портативных ручных досмотровых «Арена-скан» в количестве 78 шт. на сумму 327 754 руб. 24 коп.
В соответствии с пунктом 55 постановления № 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».
Допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).
Сведения о результатах вышеуказанных аукционов и условиях поставок изделия ответчиком доступны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по адресу http://zakupki.gov.ru и подтверждаются распечатками информационного содержимого интернет-страниц электронных аукционов на поставку ответчиком продукции с указанием точного времени их получения.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи, в том числе заключение специалиста, спорный товар, представленный на обозрение суда и товар истца, приобщенный в качестве вещественного доказательства, распечатки страниц официального сайта в сети Интернет о закупках, суд пришел к правильному выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец, получивший правовую охрану согласно патенту Российской Федерации №105984, поскольку материалами дела подтвержден факт использования ответчиком при введении в гражданский оборот продукции «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан» всех существенных признаков промышленного образца «Металлоискатель портативный», нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, с которыми состоялась регистрация и выдача патента № 105984.
Доводы ответчика об отсутствии факта нарушения исключительных прав истца на промышленный образец в спорном изделии со ссылкой на то, что несмотря на общую внешнюю схожесть металлоискателя портативного ВМ-612 и разработанного ответчиком ручного досмотрового металлодетектора «Арена-Скан», информированный потребитель всегда различит металлоискатель портативный ВМ-612 с желтой надписью латинскими буквами «SPHINX» и ручной досмотровый металлодетектор «Арена-скан» с красной надписью кириллическими буквами в старорусском стиле, правомерно отклонены судом, поскольку надпись с другим цветом, выполненная на изделии ООО «А1», которое по своей форме и объемным композиционным элементам, является идентичным с изделием истца, не относятся к числу существенных признаков промышленного образца.
Спорное обозначение «Арена-Скан» с красной надписью кириллическими буквами в старорусском стиле не является неотъемлемым (неотделимым) элементом, без употребления которого невозможно использовать само изделие в целом по своему назначению, указанное обозначение служит средством индивидуализации юридического лица и выполняют функцию товарного знака в отношении аналогичной продукции, имеющей схожее назначение, следовательно, не может обеспечить различительную способность в изделии применительно к установленному факту использования в нем существенных признаков промышленного образца.
При этом, заключением специалиста от 20.04.2019 №D-14-2019-204, которое не оспорено и признано в качестве надлежащего доказательства по делу, подтверждено, что изделие ответчика содержит все существенные признаки промышленного образца истца. В порядке дополнения к заключению специалистом также указано, что незначительные отличия в решении внешнего вида изделия и промышленного образца по патенту, заключающиеся в оригинальной шрифтовой графике и ее колористической проработке, не являются существенными и не изменяют общего зрительного впечатления от решения внешнего вида изделия истца.
Приобретение ответчиком в Китайской Народной Республике у иностранного продавца («СКАЙ ФЛАНГ ИНДАСТРИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД») корпусов изделия (MD-612), которые были разработаны им еще задолго до даты регистрации патента на промышленный образец, имеющие широкую известность на мировом рынке металлодетекторов, не исключает нарушения исключительных прав на промышленный образец, охраняемый патентом на территории Российской Федерации, и не является основанием для освобождения ООО «А1» от ответственности за допущенное нарушение.
С учетом принципа национального исчерпания прав, приобретение ответчиком на территории иностранного государства изделия, сходного до степени смешения с изделием истца, не является законным основанием для дальнейшего введения ответчиком этого изделия в оборот на территории Российской Федерации без разрешения правообладателя, которому российским законом предоставлена правовая охрана на промышленный образец, выраженный в этом изделии.
Доказательств правомерного введения в гражданский оборот спорного изделия ответчиком не представлено.
По сведениям истца ответчик не обращался в Роспатент с целью оспаривания патентоспособности промышленного образца.
Довод ответчика об отсутствии у промышленного образца признаков патентоспособности, что является основанием для оспаривания патента с целью признания его недействительным, правомерно не принят судом в качестве основания, исключающего ответственность за допущенное нарушение исключительного права на спорный патент.
По смыслу статьи 1363 ГК РФ исключительное право на полезную модель действует с даты подачи заявки на выдачу патента до истечения срока действия исключительного права, признания патента недействительным или досрочного прекращения действия исключительного права.
Истец доказал принадлежность ему исключительного права на спорный промышленный образец в качестве патентообладателя, в том числе, свое право на обращение в арбитражный суд с настоящим требованием, доказательств признания патента недействительным или досрочного прекращения действия исключительного права на него не представлено (статьи 1398, 1399 ГК РФ).
В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование промышленного образца способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ.
В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В соответствии с пунктами 3 статьи 1252 и пунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права, в том числе на промышленный образец, правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским кодексом Российской Федеоации, вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.
Согласно пункту 62 постановления № 10 по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств, но не выше заявленного истцом требования.
Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав на промышленный образец, в связи с чем истец вправе в качестве одного из способов защиты прав требовать компенсации за допущенное нарушение.
Действия ответчика по введению в гражданский оборот аналогичной продукции, содержащей все признаки промышленного образца, приводят к смешению товаров на рынке металлоискателей (металлодетекторов), поскольку потребители не могут отличить товары разных производителей.
Кроме того, эти действия предоставляют ответчику возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции истца и обеспечивать повышенный спрос на нелицензионную продукцию, вводимую в гражданский оборот на территории Российской Федерации без получения разрешения правообладателя в отношении использованного в ней производственного решения внешнего вида изделия, охраняемого по патенту на промышленный образец.
Своими действиями ответчик вводит потребителей в заблуждении относительно юридического лица, производящего и реализующего однородные товары. С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования промышленного образца, ответчик должен был избегать возможности его использования при реализации аналогичного изделия, поскольку введение такого изделия, содержащего все признаки промышленного образца, в гражданский оборот причиняет убытки правообладателю, связанные с неполучением средств от реализации аналогичного лицензионного продукта.
Как правильно указал суд первой инстанции, ответчик, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая была необходима при осуществлении им деятельности в отношении однородных товаров, должен был знать о государственной регистрации патента на промышленный образец истца.
В качестве обоснования размера компенсации истец исходил из тех обстоятельств, что в период с 2018 года по 2019 год (т.е. в момент действия охраны патента на промышленный образец истца) ответчиком было реализовано аналогичных изделий на сумму более 1 500 000 руб., что подтверждается сведениями о размещении государственных закупок по адресу http://zakupki.gov.ru.
Кроме того, из представленного счета-фактуры (инвойс) следует, что ответчику иностранным продавцом выставлено предложение о поставке металлоискателей МД-612 в количестве 440 единиц, общей стоимостью 10 450 долларов США, что указывает на массовый характер деятельности ответчика по введению в гражданский оборот спорного товара.
Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, учитывая, что ответчик отрицал факт нарушения исключительных прав истца, уклонился от переговоров с истцом в порядке досудебного урегулирования спора, суд пришел к выводу, что истребуемый размер компенсации отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушения, компенсация подлежит взысканию в размере 1 000 000 руб. исходя из доказанности факта нарушения исключительных прав на промышленный образец.
Указанную сумму, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, суд признал разумной и не обладающей признаками чрезмерности.
Учитывая факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на промышленный образец, применительно к статьям 12, 1229, 1250 и 1252 ГК РФ наряду со взысканием компенсации за незаконное использование промышленного образца (статья 1406.1 ГК РФ), правообладателем могут применяться и другие способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности его автора, одним из которых является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, в том числе в виде запрета другим лицам использовать полезную модель.
Исходя из буквального толкования предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ способа защиты исключительных прав, который связан с одним из перечисленных в статье 12 ГК РФ способов защиты прав, а именно — пресечение действий, нарушающих право, следует, что под реализацией этого способа защиты имеется в виду прекращение нарушения, носящего длящийся характер. Заявленные требования направлены не только на пресечение действий, имевших место до обращения с иском в суд и на момент рассмотрения спора, но и на пресечение действий, нарушающих права правообладателя, создающих угрозу их нарушения в дальнейшем.
На основании изложенного, правообладатель вправе воспользоваться своим правом на защиту нарушенного исключительного права путем предъявления требований к нарушителю о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Поскольку факт использования ответчиком промышленного образца истца доказан, ЗАО «Сфинкс» не давало ООО «А1» разрешения на использование принадлежащего ему и охраняемого патентом исключительного права на промышленный образец, суд, исходя из указанных положений закона и установленных судом фактических обстоятельств спора, признал обоснованными требования истца о запрете ответчику производить, предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей, ввозить на территорию Российской Федерации или иным способом вводить в гражданский оборот, включая запрет на участие в аукционах на поставку изделий — «Металлоискатель портативный ручной досмотровый «Арена-скан», а также какого-либо иного аналогичного изделия под любым торговым наименованием, в котором используется промышленный образец истец — «Металлоискатель портативный» по патенту № 105984.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением в суд экспертного заключения в качестве доказательства подтверждения факта использования в изделии ответчика промышленного образца истца, могут быть отнесены к судебным издержкам, подлежащим взысканию с ответчика в соответствии со статьями 106, 110 АПК РФ, поскольку связаны со сбором доказательств, необходимость представления которых обусловлена предметом настоящего спора.
Данные доказательства не являются произвольными и фактически получены в результате совершения истцом процессуальных действий по исполнению предусмотренной статьей 65 АПК РФ обязанности по доказыванию обстоятельств, имеющих значение для спора.
Таким образом, суд обоснованно взыскал с ответчика 25 000 руб. документально подтвержденных расходов на патентую экспертизу.
Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие фактическое несение истцом 443 руб. 58 коп почтовых расходов, суд правомерно отказал истцу в их возмещении за счет ответчика.
Учитывая наличие документального подтверждения понесенных истцом расходов на оплату услуг представителя в сумме 22 988 руб. 51 коп., суд в соответствии со статьями 106, 110 АПК РФ, принимая во внимание правовую позицию правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости соблюдения баланса между правами лиц, участвующих в деле, с учетом специфики спора, сложности дела, взыскал с ответчика 15 000 руб. расходов по оплате услуг представителя.
Доводов о несогласии с решением суда в указанной части подателем жалобы не приведено.
Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.
Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.
Руководствуясь статьями 269 — 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2019 по делу № А56-90771/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.