Как доказать права на коммерческое обозначение, если осуществляешь деятельность Интернет магазина
Как и для индивидуализации обычных магазинов, так и для индивидуализации Интернет магазинов могут использоваться различные обозначения (словесные, комбинированные, изобразительные), с помощью которых продавцы стремятся привлечь внимание покупателей и выделиться среди конкурентов. Данные обозначения размещаются непосредственно на сайтах в виде, так называемых, логотипов или если в обозначении есть словесный элемент, то такой элемент может входить в состав доменного имени.
При этом не все хозяйствующие субъекты регистрируют данные обозначения в качестве товарных знаков, в связи с чем встает вопрос, касающийся того, каким образом лицо, использующее, так называемый, логотип, может защитить свои права, в том случае если конкуренты начнут использовать тождественное или сходное до степени смешения обозначение в отношении однородной деятельности.
Применительно к обозначениям, которые не зарегистрированы в качестве товарного знака или не являются фирменными наименованиями юридического лица, и используются лицами, осуществляющими коммерческую деятельность, законодателем введено понятие – коммерческое обозначение.
В силу подпункта 16 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) коммерческим обозначениям на территории Российской Федерации предоставляется правовая охрана.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Согласнопункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
Кроме того, в пункте 177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) указано, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).
Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).
Таким образом, права на коммерческое обозначение возникают у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, и подлежат охране при выполнении следующих условий:
— обозначение обладает достаточными различительными признаками;
— его употребление является известным в пределах определенной территории;
— использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.
При этом в пункте 178 Постановления № 10 указано, что по смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.
Стоит отметить, что до введения в действие в 2008 году части четвертой ГК РФ, коммерческое обозначение упоминалось только в главе 54 ГК РФ, посвященной регулированию договора коммерческой концессии.
Так, в статье 1027 ГК РФ (в редакции от 26.01.1996) указано, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или)коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.
При этом до введения в действие части Кодекса, регулирующей отношения, возникающие в сфере интеллектуальной собственности, законодатель не давал определения тому, что является коммерческим обозначением, каким оно может быть, и каким образом оно охраняется.
Сделав небольшой экскурс в историю возникновения в российском законодательстве коммерческого обозначения, как самостоятельного средства индивидуализации, я хотел бы вернуться к теме статьи.
Например, индивидуальный предприниматель осуществляет свою коммерческую деятельность посредством продажи одежды через Интернет магазин.
Для индивидуализации Интернет магазина использует комбинированное обозначение, обладающее достаточными различительными признаками, не зарегистрированное в качестве товарного знака. Кроме того, словесный элемент комбинированного обозначения используется в качестве доменного имени, которое адресует к Интернет магазину.
При этом у предпринимателя нет как такового имущественного комплекса в виде офиса или склада, поскольку он ведет свою деятельность из дома, принимая заказы, приобретая заказанные товары у поставщиков и, направляя их клиентам курьерской службой.
В какой-то момент предприниматель выясняет, что появился конкурент, который скопировал данное обозначение, использует его при осуществлении однородной деятельности на своем Интернет ресурсе.
В данной связи возникает вопрос, каким образом предпринимателю защитить свое право на используемое им обозначение, при условии, что оно не зарегистрировано в качестве товарного знака.
Как следует из общего правила, связанного с рассмотрением дел о защите прав интеллектуальной собственности, на истце лежит бремя доказывания наличия исключительного права на объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации, а также факт его незаконного использования ответчиком.
Если говорить о доказательствах факта незаконного использования, то с ними все достаточно ясно, и к описанной мной ситуации могут быть применимы такие доказательства, как адвокатский запрос, протокол нотариального осмотра сайта, контрольная закупка и иные. Затем истцу нужно будет доказать, что обозначение, использовано ответчиком в отношении однородной с истцом деятельности, а также сходно до степени смешения с обозначением, в защиту прав на которое обратился истец.
Однако в отношении коммерческого обозначения не такая уж простая задача доказать наличие у истца исключительного права на него, и вот почему.
Для того, чтобы доказать факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение истцом должны быть представлены доказательства наличия достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории, а также факт использования истцом данного обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятия (в смысле статьи 132 ГК РФ).
Наличие вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначений для индивидуализации предприятия. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана совокупность вышеназванных условий, в случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.
Как мы видим перечень обстоятельств, которые должен доказать истец в части наличия у него исключительного права, по данной категории споров достаточно обширный, в отличии от защиты права на товарный знак, где для того, чтобы доказать наличие права достаточно представить суду свидетельство о регистрации прав на товарный знак.
Начнем разбираться по порядку с тем, что нам нужно, чтобы доказать права на коммерческое обозначение:
- наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения. Допустим, что у истца достаточно оригинальный логотип, разработанный дизайнером, являющийся комбинированным обозначением, содержащим как словесные, так и изобразительные элементы, причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом с особенными стилистическими элементами, в связи с чем мы приходим к выводу, что такое обозначение обладает различительными признаками;
- известность употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории.Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.
- дата начала использования истцом коммерческого обозначения. Она может быть подтверждена, например, датированными документами, на которых выполнено коммерческое обозначение;
- факт использования истцом коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего ему предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ).
Казалось бы, все хорошо, но какое предприятие принадлежит истцу? Ведь истец не производит автомобили, не строит самолеты, не занимается деревообработкой, и даже не имеет своего маленького свечного заводика под Самарой, о котором мечтал персонаж романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова – Отец Федор. В глазах рядового обывателя, обычно под предприятием понимается, что-то грандиозное, колоссальное, как минимум Челябинский трубопрокатный завод или Уралвагонзавод.
А что у истца? Всего-то рядовой Интернет-магазин, в котором он сам себе руководитель, бухгалтер, продавец и курьер, а речи о чем-то масштабном и не идет.
Так, что же теперь он не может быть обладателем права на коммерческое обозначение?
Мне, почему-то, сразу вспоминается фраза из культового телефильма «Место встречи изменить нельзя», где главный герой Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого говорит следующую фразу: «Вы что ж думаете товарищ Тараскин. Если он не слесарь, а культовый служитель, то ему в нашей стране правозащита не гарантирована?».
Для того, чтобы разобраться в вопросе есть ли у индивидуального предпринимателя какое-либо предприятие, для индивидуализации которого он использует свое обозначение, необходимо обратиться к норме Кодекса, в которой дается определение предприятию.
В соответствии с пунктом 1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац второй пункта 2 статьи 132 ГК РФ).
Закон не устанавливает каких-либо требований к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию.
Аналогичная правовая позиция нашла свое отражение в решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2018 по делу № СИП-297/2018.
В соответствии с положениями статьи 128 ГК РФ объектами гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Учитывая, что информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих доменное имя. (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2019 № А40-173311/18).
На основании вышеизложенного, учитывая характер, осуществляемой предпринимателем деятельности, можно сделать вывод о том, что истец использует обозначение для индивидуализации своего предприятия, поскольку обладает имущественным правом на доменное имя, у него в ходе совершения сделок по купле/продаже товара возникает право на товары, которыми он торгует, он использует оборудование, к примеру, компьютер.
Таким образом, подводя итог данной статьи, мы приходим к выводу, что право на коммерческое обозначение может возникнуть у любого лица, осуществляющего коммерческую деятельность, вне зависимости от сферы его деятельности и размера организации. Однако по вопросам, связанным с защитой данного права и сбором доказательств, лучше обращаться к профессионалам.
Коммерческое обозначение как объект интеллектуальной собственности
Коммерческое обозначение — это средство индивидуализации предприятия, ставшего известным на определенной территории при осуществлении предпринимательской деятельности. Такое определение не закреплено в Гражданском кодексе, но отражает основные признаки рассматриваемого понятия. Кроме того, понятие коммерческого обозначения можно охарактеризовать с помощью следующих признаков:
- объектом индивидуализации является предприятие, под которым в ст.132 ГК РФ понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие включает земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права и долги. Примерами предприятий являются торговые павильоны, кафе, ателье, заводы и т.п. Хотя в законе об этом не сказано, в юридической науке считается, что предприятие должно включать как минимум один объект недвижимости;
- коммерческое обозначение используется только в предпринимательской деятельности. Таким образом, не может приобрести права на это средство индивидуализации, скажем, благотворительный фонд.
Часто, чтобы упростить объяснение, приводят пример коммерческого обозначения — вывеску. Отчасти это верно, потому что вывеска — наиболее типичный по своей природе способ внешнего выражения коммерческих обозначений. Вывеска может быть размещена на предприятиях и приобрести известность, стать узнаваемой среди потребителей. Но лишь вывеской рассматриваемое понятие ограничивать нельзя.
Фирменное наименование и коммерческое обозначение:
Напомним, что в России права признаются на четыре средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Для удобства они представлены на схеме:
Фирменное наименование и коммерческое обозначение являются наиболее близкими средствами индивидуализации. Общее между ними в том, что они используются в предпринимательской деятельности и не индивидуализируют (в отличие от тех же товарных знаков) товары и услуги как таковые. Более того, во многих странах понятие фирменного наименования более близко к российскому коммерческому обозначению, чем к российскому фирменному наименованию. Но если говорить применительно к нашей стране, то отличий между этими средствами индивидуализации намного больше, чем сходства:
- фирменное наименование подлежит государственной регистрации и включается в ЕГРЮЛ, тогда как коммерческие обозначения не регистрируются (подробнее об этом ниже);
- фирменное наименование индивидуализирует коммерческие юридические лица, а коммерческое обозначение — предприятия, которые могут принадлежать любым юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям
- исключительное право на фирменное наименование не может быть передано третьим лицам. Напротив, исключительное право на коммерческое обозначение может отчуждаться двумя способами: по договору коммерческой концессии и договору аренды предприятия.
Есть и другие отличия, но они не являются столь важными.
Исключительное право на коммерческое обозначение:
На все объекты интеллектуальной собственности возникает исключительное право, которое как бы привязывает такой объект к определенному лицу — правообладателю — и одновременно ограждает его от использования третьими лицами. Исключительное право на коммерческое обозначение не является исключением. Его содержание состоит в двух аспектах:
- позитивный аспект исключительного права: правообладатель вправе использовать коммерческое обозначение любыми способами, в том числе на вывесках, в Интернете, на документах и в рекламе;
- негативный аспект исключительного права: правообладатель вправе запрещать использование средства индивидуализации всем третьим лицам. При использовании без согласия правообладателя права последнего признаются нарушенными и наступает ответственность за нарушение. В частности, правообладатель вправе потребовать от нарушителя прекратить незаконное использование и возместить убытки.
Исключительное право на коммерческие обозначения может принадлежать юридическим лицами, включая некоммерческим, но осуществляющим предпринимательскую деятельность, и индивидуальным предпринимателям. Территория действия права ограничена территорией, на которой обозначение приобрело известность.
Регистрация коммерческого обозначения:
Регистрация коммерческого обозначения не требуется и не осуществляется ни Роспатентом в реестрах интеллектуальной собственности, ни налоговой в ЕГРП, ни нотариусами, ни какими-либо частными лицами. Для доказательства возникновения прав на него в суде или антимонопольных органах наиболее ценятся следующие источники: договор на создание и размещение вывески, разработки дизайна, фотографии вывесок, копии документов и рекламных материалов с обозначением, опросы потребителей.
Однако отсутствие регистрации коммерческих обозначений, скорее, недостаток, чем достоинство. На практике наиболее сложный вопрос — это установить момент возникновения исключительного права, от чего в большинстве случаев зависит исход судебного разбирательства. Поэтому коммерческое обозначение является довольно слабым средством индивидуализации. Для надежной защиты маркетинговых обозначений лучший способ — регистрация товарного знака (регистрация торговой марки). Помимо формальной определенности, при нарушении прав на товарный знак есть возможность взыскать с нарушителя компенсацию без доказывания размера причиненных убытков.
Из лекций:
Данное право возникло со вступлением в силу 4 части ГК. Существует параллельно и не зависимо от охраны товарных знаков и фирменных наименований. Для охраны интересов малого бизнеса.
Цель охраны — обеспечение интересов малого предпринимательства. Охрана в первую очередь для тех, кто работает под определенной вывеской.
Охрана возникает с момента приобретения известности на определенной территории.
Эта охрана возникла с опубликованием четвертой части ГК.
Что не может охраняется в качестве коммерческого обозначения:
Поскольку законодатель не делает отсылок к другим нормам и прямо не указывает критерии, то «по аналогии закона» -требования, которые применяются к товарным знаком применяются и к коммерческим обозначениям в области ограничения.
В законе нет срока охраны и зависит от фактического использования фирменного наименования.
Если использование не происходит в течение одного года охрана прекращается. В случае спора нужно доказывать использование самим ЮЛ.
Установлены особые правила распоряжения коммерческим обозначением. Им можно воспользоваться только в составе предприятия. Само по себе коммерческое обозначение не отчуждается.
Есть правила прекращения охраны фирменного наименования:
— непрерывное не использование фирменного наименования в течение года.
Установлены особые правила распоряжения: Передается Только в составе предприятия. Нельзя заключить договор об отчуждении коммерческого обозначения или выдать лицензию.
Порядка установления даты приобретения известности нет.
При защите соавторы решают вопрос распоряжения права совместно.
Коммерческое обозначение как объект интеллектуальной собственности
Коммерческое обозначение — это одно из средств индивидуализации бизнеса. Основное отличие коммерческого обозначения от других способов, например, от товарного знака — его не нужно регистрировать или вносить в какие-либо реестры, оно все равно охраняется законом. В статье мы рассмотрим подробнее нюансы использования этого средства индивидуализации.
Как можно использовать коммерческое обозначение
Коммерческое обозначение иногда по-простому называют незарегистрированным товарным знаком. Одно такое обозначение можно использовать, чтобы назвать отдельную компанию или группу предприятий.
В этом ключевое отличие коммерческого обозначения от фирменного наименования. Последнее закрепляется за одним конкретным юрлицом и официально вносится в ЕГРЮЛ. Товарный знак, в свою очередь, может использовать несколько компаний, но его нужно регистрировать в Роспатенте.
С одной стороны, отсутствие необходимости регистрировать коммерческое обозначение в качестве товарного облегчает жизнь предпринимателю в начале работы. Однако, со временем, наработав клиентскую базу и репутацию своего бренда, вы рискуете столкнуться с тем, что кто-то зарегистрирует ваше имя на себя. Тогда вы окажетесь в ситуации, где именно вы нарушитель чужих законных прав на наименование, вам могут запретить им пользоваться и взыскать компенсацию. Отстоять название в этом случае сложно, хотя такие случаи в практике есть.
Патентный тролль — это человек, который массово регистрирует на себя названия уже известных брендов, чтобы получать от предпринимателей отступные под угрозой суда. Сам тролль при этом деятельность под зарегистрированными товарными знаками не ведет.
Иван Романьков даже зарегистрировал свой товарный знак, но слишком поздно — Азамат Ибатуллин опередил его, получив права на схожий до степени смешения знак раньше. На этом основании Роспатент прекратил правовую охрану знака, принадлежащего Романькову.
Продолжать бизнес дальше для клиента «Гардиума» было рискованно, ведь иск за это от Ибатуллина мог прилететь в любой момент. Юристы, разобравшись в ситуации, установили, что владелец товарного знака не использует его. Специалисты «Гардиума» обратились в Суд по интеллектуальным правам с иском и выиграли суд. Ибатуллина лишили статуса правообладателя знака, а Романьков снова его получил.
Юристы по интеллектуальным правам
Исключительное право на коммерческое обозначение
По закону, коммерческое обозначение может принадлежать юрлицу, ведущему реальную деятельность, или ИП.
Чтобы права возникли, требуется одновременное соблюдение трех условий:
у обозначения есть достаточное количество признаков, выделяющих его среди других;
обозначение индивидуализирует предприятие;
название известно на конкретной территории.
Поскольку регистрация коммерческого обозначения не предусмотрена, а эти признаки не очень конкретны, свои права на него в случае необходимости придется еще суметь доказать. Например, известность обычно подтверждают социологическими опросами.
Срок действия коммерческого обозначения тоже не определен по закону. Однако если бизнес не использует название год, право на обозначение исчезает.
Пользоваться своим коммерческим обозначением можно по-разному: указывать на товарах, вывесках, сайте, в соцсетях, рекламе, счетах и документах. Но есть два момента: нельзя с помощью обозначения вводить в заблуждение, кому на самом деле принадлежит предприятие. И если коммерческое обозначение на иностранном языке, то его нельзя использовать в наружной рекламе и рекламных материалах. Размещать баннеры и вывески на латинице можно, только если есть зарегистрированный товарный знак.
Если предприниматель считает, что кто-то нарушил его права на коммерческое обозначение, он может требовать прекратить использовать название и претендовать на компенсацию недополученной прибыли. Но без товарного знака сделать это сложнее, потому что надо доказать, что именно вы начали использовать коммерческое обозначение раньше конкурента.
Зарегистрировать название
и логотип
Коммерческое обозначение и другие отличительные знаки
У каждого из средств индивидуализации есть свои особенности. Например, без фирменного наименования не получится зарегистрировать юрлицо в России, а вот коммерческое обозначение и товарный знак — факультативны и схожи между собой. Основные различия этих трех понятий приведены в таблице ниже.
Признак сравнения
Коммерческое обозначение
Фирменное наименование
Товарный знак
Обозначение для идентификации компании или группы предприятий
Название юрлица вместе с организационно-правовой формой (ООО, АО и т.п.)
Обозначение, отличающее продукцию и услуги в ряду других
Какие виды обозначения могут входить
Словесное, изобразительное или комбинированное
Словесное, изобразительное, комбинированное, меняющееся, цветовое, звуковое, объемное, обонятельное, осязательное и другие
Нужна ли регистрация
Да, в Роспатенте
Нужно ли вписывать в учредительные документы
Бессрочно, но права прекращаются, если не пользоваться год
Бессрочно, но права прекращаются при исключении из ЕГРЮЛ
10 лет, но можно продлевать сколько угодно раз. Права можно оспорить, если знак не использовали 3 года подряд
ООО регистрируется в конкретном регионе, но защищается по всей России
По сути, если у вас уже есть коммерческое обозначение, гораздо безопаснее зарегистрировать его официально в качестве товарного знака. Причем пройти эту процедуру лучше как можно раньше. Это доказывает и общая правоприменительная практика, и опыт юридической компании «Гардиум» в частности.
Разберем пример основательницы типографии, которая обратилась к нам за юридической помощью.
Предпринимательница ведет бизнес в Кемерово с 2016 года, ее типография известна в городе под названием, которое не прошло регистрацию в Роспатенте.
Когда она обратилась в «Гардиум», у нее на руках уже было заочное решение суда о штрафе в 50 тысяч рублей за использование чужого товарного знака. Узнала она о суде только тогда, когда приставы объявили ей о грядущей конфискации имущества на указанную сумму.
Оказалось, что в 2022 году ее конкурент зарегистрировал коммерческое обозначение типографии на себя как товарный знак. Сейчас продолжаются судебные разбирательства. «Гардиум» подал встречный иск, чтобы доказать, что обозначение предпринимательница начала использовать раньше. Это поможет оспорить регистрацию товарного знака на конкурента и прекратить его претензии.
У другого нашего клиента тяжбы заняли два года и отняли 2 млн рублей, но в итоге он выиграл дело. Мужчина и его друг открыли магазин кальянов в 2015 году, но коммерческое обозначение официально регистрировать не стали.
Бизнес успешно развивался 5 лет, пока один из партнеров не решил выйти из бизнеса. Наш клиент продолжил вести дело сам, но через полтора года узнал, что ушедший партнер зарегистрировал на себя название общего бизнеса и открыл под ним магазин. Дело удалось выиграть благодаря известности и активности бренда до регистрации конкурентом.
В третьем примере разбирательство закончилось мировым соглашением. Владелец автосервиса в 2018 году договорился с фрилансером, что тот на аутсорсе настроит ему рекламу. Позже бизнесмен узнал, что подрядчик сливает номера телефонов потенциальных клиентов его конкуренту. Стороны прекратили сотрудничество.
Через несколько месяцев предприниматель выяснил, что фрилансер зарегистрировал название автосервиса на себя в качестве товарного знака и направил претензию с требованием выплатить 150 тысяч рублей компенсации. Юристы «Гардиума» объяснили оппоненту своего клиента, что его шансы выиграть дело малы, а судебные расходы придется понести именно ему. Фрилансер пошел навстречу и заключил мировое соглашение с собственником автосервиса.
Глава 8. ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОММЕРЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Коммерческое обозначение является средством индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (в том числе и коммерческих организаций, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальных предпринимателей, которые могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий.
Коммерческое обозначение — это известное на определенной территории средство индивидуализации одного или нескольких предприятий, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которое не является фирменным наименованием и не подлежит обязательной государственной регистрации.
В отличие от фирменного наименования юридического лица, использование которого является для него обязательным, коммерческое обозначение представляет собой факультативное средство индивидуализации и призвано индивидуализировать предприятие как объект права <1>.
Статья В.И. Еременко «Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ» включена в информационный банк согласно публикации — «Законодательство и экономика», 2008, N 4.
<1> Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Законодательство и экономика. 2015. N 11. С. 7 — 15.
Коммерческое обозначение в качестве охраняемого объекта и самостоятельного средства индивидуализации стало рассматриваться сравнительно недавно. До этого оно во многом отождествлялось с фирменным наименованием. Так, Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. не разделяет эти средства индивидуализации.
Отождествление фирменного наименования и коммерческого обозначения в качестве одного и того же средства индивидуализации до сих пор имеет место в отдельных источниках <1>. В комментарии Г. Боденхаузена к Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержится определение данного понятия. Под коммерческим обозначением понимается наименование, принятое коммерческим предприятием (юридическим или физическим лицом) для обозначения себя на рынке и для отличия от других предприятий, т.е. оно должно обладать отличительной способностью <2>.
<1> Так, С.А. Судариков предлагает признавать «термины «фирменные наименования» и «коммерческие обозначения» в качестве синонимов и для соответствия Парижской конвенции к ним должны применяться только статьи 1538 — 1541, но не статьи 1473 — 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации». См.: Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. С. 226.
<2> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М., 1997.
По мнению А.Л. Маковского, само понятие «коммерческое обозначение» гораздо больше соответствует Парижской конвенции, установившей, что «le nom commercial (от англ. «trade name» ) sera protege. » (ст. 8), а не наименование юридического лица <1>, т.е. не фирменное наименование. По мнению Л.П. Зуйковой, коммерческое обозначение в большей степени отвечает признакам фирменного наименования, приведенным в ст. ст. 8, 9 Парижской конвенции, чем само фирменное наименование <2>.
<1> Маковский А.Л. Американская история // Вестник гражданского права. 2007. N 1 // СПС «КонсультантПлюс».
<2> Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. Комментарий к части четвертой ГК РФ // Экономико-правовой бюллетень. 2007. N 4 // СПС «КонсультантПлюс».
Противоположной позиции придерживается В.И. Еременко, который считает, что закрепление в том виде положений о фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях «противоречит международной практике. В государствах с развитым правопорядком фирменным наименованием считается название, под которым физическое или юридическое лицо обозначает предприятие, которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентами в каком-либо конкретном секторе экономики. Поэтому фирменное наименование, являясь объектом интеллектуальной собственности, может передаваться, т.е. быть предметом оборота, но только совместно с предприятием, которое оно обозначает. Именно в этом смысле используется понятие «фирменное наименование» (nom commercial, trade name) в тексте ст. 8 Парижской конвенции, а также в законодательствах большинства стран мира. От фирменного наименования отличается коммерческое обозначение (denomination commercial, commercial name), указанное в ст. 2 (VIII) Конвенции 1967 г., учреждающей ВОИС, известное во многих странах под различными названиями, например вывеска (Испания, Италия, Португалия, Франция), вымышленное или неофициальное наименование (США), вторичный символ (Финляндия, Швеция), территориальная сфера действия которого ограничена местом нахождения предприятия, т.е. коммерческое обозначение имеет дополнительное к фирменному наименованию значение» <1>.
<1> Еременко В.И. О правовой охране фирменных наименований в России // Законодательство и экономика. 2006. N 5. С. 25 — 31; Переходные положения к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Адвокат. 2007. N 4 (СПС «КонсультантПлюс»).
Е.А. Суханов предлагает содержание термина «коммерческое обозначение» вывести из ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности <1>. Его поддерживает А.А. Иванов <2>, в определенной части В.В. Витрянский <3> и опровергает С.А. Бобков <4>, утверждая, что положения ст. 6bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности не подходят в качестве нормативной базы для коммерческого обозначения <5>.
<1> Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996. С. 247.
<2> Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. С. 630.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского «Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг» (книга 3) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2002 (издание исправленное и дополненное).
<3> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2003.
<4> Бобков С.А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав // Журнал российского права. 2004. N 1. С. 136 — 143.
<5> См. подробный анализ позиций относительно определения коммерческого обозначения в международных договорах: Клочун К.Г. Исключительное право на коммерческое обозначение в Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2007.
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. определила коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия, а фирменное наименование — как средство идентификации самого лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Вместе с тем при отсутствии национального регулирования однозначный подход к правовой сущности коммерческого обозначения как средства индивидуализации долгое время отсутствовал.
Анализ отечественной юридической литературы позволяет выделить три основных сложившихся подхода к пониманию сущности коммерческого обозначения <1>.
<1> Городов О.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Статут, 2011. С. 469 — 479.
1) коммерческое обозначение является общеизвестным незарегистрированным наименованием <1>;
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (под ред. О.Н. Садикова) включен в информационный банк согласно публикации — КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006 (5-е издание, исправленное и дополненное с использованием судебно-арбитражной практики).
<1> Л.А. Трахтенгерц рассматривала коммерческое обозначение как «применяемое предпринимателем общеизвестное незарегистрированное наименование». По мнению И.А. Зенина, «коммерческое обозначение представляет собой незарегистрированное, но общеизвестное наименование предпринимателя или результатов его деятельности, охраняемое без специальной регистрации именно в силу его общеизвестности». См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. С. 616; Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1. М., 1999. С. 625.
2) коммерческое обозначение представляет собой средство индивидуализации предприятия как имущественного комплекса;
3) коммерческое обозначение — собирательное понятие, охватывающее группу средств индивидуализации продукции.
В российском праве коммерческое обозначение впервые было упомянуто в части второй ГК РФ (гл.
54) в качестве предмета договора концессии, однако законодатель не раскрывал это понятие, не указывал на отличие коммерческого обозначения от других объектов исключительных прав — фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания <1>.
<1> См.: Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности: Учебник / Г.Ф. Ручкина и др. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016 (сер. 61. Бакалавр и магистр. Академический курс).
Положения о правовой охране коммерческих обозначений впервые были предусмотрены в части четвертой Гражданского кодекса, что позволило определить место коммерческого обозначения среди средств индивидуализации.
Коммерческое обозначение не является фирменным наименованием и не подлежит обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1538 ГК РФ).
Коммерческое обозначение обладает следующей совокупностью признаков, которая отличает его от других средств индивидуализации:
1) различимость — возможность идентифицировать предприятие, отождествлять его с конкретными видами деятельности или услугами, которые оно осуществляет, соотносить его в конечном счете с определенным хозяйствующим субъектом;
2) отсутствие требования об обязательной регистрации;
3) известность коммерческого обозначения на определенной территории;
4) использование правообладателем для индивидуализации предприятия путем размещения на вывесках, упаковке, бланках, товарах и т.д.;
5) коммерческое обозначение не совпадает с фирменным наименованием правообладателя <1>.
<1> См. комментарий к ст. 1538 ГК РФ // Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.
Также коммерческое обозначение не должно при его использовании вводить в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу (не допускается использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения со средствами индивидуализации, принадлежащими другим лицам, и исключительные права на которые возникли ранее).
Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения (п. 2 ст. 1538 ГК РФ).
Коммерческое обозначение индивидуализирует предприятие как имущественный комплекс.
Дискуссия. В юридической литературе встречаются подходы, согласно которым коммерческое обозначение понимается более широко. Так, некоторые исследователи приходят к выводу, что коммерческим может быть признано любое обозначение, индивидуализирующее предпринимательскую деятельность лица и не подпадающее под правовой режим других средств индивидуализации <1> .
<1> Так, Д.А. Шишкин пишет, что согласно наиболее распространенной в мировой практике точке зрения коммерческое обозначение представляет собой не совпадающее с товарным знаком средство индивидуализации собирательного внешнего проявления предпринимательской деятельности. См.: Шишкин Д.А. Фирменные наименования и коммерческие обозначения в законодательстве зарубежных
стран // Российская юстиция. 2009. N 3. С. 131 — 133.
Менее радикальный подход заключается в том, что коммерческое обозначение служит целям индивидуализации модели организации предпринимательской деятельности. Под моделью при этом будет пониматься организация предпринимательской деятельности, характерная для предоставления определенного вида услуг. Такая модель формируется при использовании конкретного имущественного комплекса или нескольких таких комплексов. Имущественный комплекс включает в себя минимально необходимое имущество (включая имущественные права, права на результаты интеллектуальной деятельности) для осуществления предпринимательской деятельности. Например, интернет-магазин представляет модель организации предпринимательской деятельности и включает в себя имущественный комплекс, состоящий из серверов, программного обеспечения и других объектов, а также порядок осуществления логистики товаров между складом, интернет-магазином и покупателем. В этом случае коммерческое обозначение индивидуализирует модель организации деятельности интернет-магазина, основанную на определенном имущественном комплексе <1> .
<1> А.А. Тюлькин предлагает в качестве коммерческого обозначения понимать ставшее известным на определенной территории обозначение, которое индивидуализирует модель организации предпринимательской деятельности, основанную на определенном имущественном комплексе, а также сам имущественный комплекс, если он является готовым результатом предпринимательской деятельности и объектом, подлежащим предоставлению в пользование или отчуждению. См.: Тюлькин А.А. Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением // Вестник Пермского университета. 2014. N 1. С. 226 — 233.
Судебная практика исходит из того, что обозначение может быть признано коммерческим обозначением в том случае, если оно используется лицом в целях индивидуализации предприятия. При этом, принимая во внимание положение ст. 132 ГК РФ, под предприятием понимается имущественный комплекс, относящийся к недвижимому имуществу. Таким образом, если у лица отсутствует объект, подходящий под законодательное определение «предприятие», то и используемое им обозначение не может быть признано в качестве коммерческого <1>.
<1> Постановление 9 ААС от 5 мая 2016 г. по делу N А40-138017/13.
Закон прямо не указывает, в какой форме может существовать коммерческое обозначение, что не исключает его выражение как в словесной форме, так и в изобразительной, комбинированной и иных (звуковых, световых) формах. Вместе с тем в российской цивилистике существует мнение, согласно которому коммерческое обозначение должно быть выражено исключительно в словесной форме <1>.
<1> См., например: Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. Т. 3. С. 313; Городов О.А. Указ. соч. С. 471.
Зарубежному законодательству также знакомо коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия, однако в большинстве стран право на коммерческое обозначение не признается исключительным, а защита осуществляется не в соответствии с нормами об интеллектуальной собственности, а исходя из норм о пресечении недобросовестной конкуренции (Франция, Германия) либо в соответствии с нормами корпоративного права (США, Великобритания).
Во Франции еще в XVIII в. для индивидуализации торгового предприятия использовались особенные наименования предприятия. Обычно для этого служило какое-нибудь громкое, бросающееся в глаза и легко запоминающееся обозначение — «Au Bon Marche, Maison Luxe» <1>. Данное наименование переходило с предприятием в качестве принадлежности последнего.
<1> Данилова Е.И. Фирма и название предприятия. Пг., 1915. С. 16.
Хотя в настоящее время во Франции Кодекс об интеллектуальной собственности не определяет коммерческое обозначение как объекты исключительных прав, однако коммерческое обозначение используется исходя из обычаев делового оборота зачастую в качестве вывески предприятия и может состоять из названия фирмы или патронимического имени (в случае, если это индивидуальный предприниматель), названия улицы, иных обозначений, логотипов, эмблем <1>.