Как устанавливается факт использования в изделии изобретения
Перейти к содержимому

Как устанавливается факт использования в изделии изобретения

  • автор:

Статья 1358.1 ГК РФ. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец.

1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Доктрина эквивалентов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).».

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.».

В соответствии с пунктом 4 статьи 1358 ГК РФ «Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.».

Таким образом, из норм пунктов 3 и 4 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, либо эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники признак с признаками изделия предполагаемого нарушителя.

Несмотря на использование термина «эквивалентный признак» в патентном праве, его определение нигде не закреплено. Вместе с тем, как в отечественной научной литературе, так и зарубежной, этому вопросу посвящено немалое количество публикаций и статей.

Для определения понятия «эквивалентный признак» применяется правоприменительная практика и методические подходы, основанные на положении пункта 24 «Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (Постановление от 15 января 1974 года): «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.».

При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Ранее, до признания на основании Приказа Роспатента от 14.02.2002 № 25 «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов» не действующей на территории Российской Федерации Инструкции по государственной научно — технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденная председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13 декабря 1973 г. в пункт 4.13. было указано следующее:

«4.13 «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения» приведены следующие условия применения доктрины эквивалентов:

4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами).

4.13.2. Эквивалентной замена признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области. (Инструкция 10, п. 24)».

Вопрос эквивалентности признаков является вопросом права, соответственно, разрешать этот вопрос должен суд на основании фактических обстоятельств дела.

Предлагаю обратиться к судебной практике, чтобы проанализировать, как сейчас российские суды трактуют термин «эквивалентный признак» с учетом конкретных фактических обстоятельств.

Потрясающую аналитическую работу провел суд апелляционной инстанции в деле №А56-71544/2015. Так, в постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2020 указано следующее: «Как следует из материалов дела, по результатам проведенной в суде первой инстанции патентной экспертизы эксперт пришел к следующему заключению: Все без исключения признаки в независимых формулах п.1 и п.4 патента № 2646553 в инспектируемом объекте (подъемный механизм ангарных ворот компании «Невские Мастера») не использованы, а именно признаки №№ 1-8 использованы в том виде как они включены в формулу изобретения, а признаки №№ 9 и 10 изменены.

При сохранении состава основных конструктивных элементов (трос, стержень, опорные плечи, концевой выключатель) кинематическая схема взаимодействия троса, стержня и опорных плеч, на одном из которых размещен концевой выключатель, изменена. В инспектируемом объекте (подъемный механизм ангарных ворот ООО «Невские Мастера») использован известный в области подъемного оборудования до даты приоритета действующего патента на изобретение по заявке №2010146788 признак, эквивалентный признаку: «указанный выключатель содержит первое и второе опорные плечи (50а, 50b), которые у своих первых концов прикреплены с возможностью поворота к конструктивным компонентам вертикально поднимаемой двери, а указанный элемент (52) представляет собой стержень, который прикреплен своими концами к концам опорных плеч с обеспечением возможности несущему компоненту проходит по стержню между опорными плечами (50а, 50b), и который сконструирован с возможностью перемещения из первого положения во второе положение посредством поворота вокруг поворотного пальца (54) под действием собственной силы тяжести».

Эксперт пришел к выводу, что эквивалентные признаки не меняют сущности изобретения, при этом достигается тот же результат, а средства замены являются равноценными: перемещение под действием собственной силы тяжести опорных плеч заменено на их перемещение под действием растянутых пружин.

Вместе с тем, из исследования не усматривается, является ли не само «перемещение», а причина такого «перемещения» в одном случае «под действием собственной силы тяжести опорных плеч» в другом «под действием растянутых пружин» эквивалентными и равнозначными.».

Суд апелляционной инстанции в постановлении по указанному делу также отметил, что «Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области техники.

Таким образом, при анализе эквивалентности необходимо определить функцию признака, использованного в запатентованном изобретении, и функцию признака, использованного в Продукте, а также выявлено выполнение вышеперечисленных условий.».

Указанное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А56-71544/2015 от 20.03.2020 оставлено без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2020.

В деле № А41-70419/2014 судами было установлено следующее (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017): «Как указано выше, судами на основании заключения экспертизы установлено, что в продукте ответчика использован каждый признак изобретения истца, за исключением двух признаков, указанных в таблице № 4 заключения под номерами 7 и 8, которые заменены на эквивалентные, а именно:

1) признак под номером 7 «в качестве целевой добавки для текучести он содержит ионно-решетчатый минерал с комплексными анионными группами брутто-формулы [Аl2O 3]0.5-7.5• [SiO2] 40-50• [Na2O• K 2O]4.5-11.4•[Р 2O5]0.5-1.5• [СаO]5-9.1• [Fе2O3 ]12-20• [FeO]8-12 • [ТiO3]7-11 и/или фосфоритную муку с истинными плотностями не менее 2,8 г/см 3» (далее – признак 1) заменен на признак «в качестве целевой добавки для текучести огнетушащее вещество содержит по крайней мере одно вещество из ряда: неферелиновый концентрат, флогопит, мусковит, лабазин, перлит; преимущественно нефелиновый концентрат» (далее – признак 1А);

2) признак под номером 8 «в качестве гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости он содержит метилгидридсилоксан с содержанием активного водорода 1,6-1,7 мас.% или смесь метилгидридсилоксана как основы гидрофобизатора и катализатора отверждения — аминоэтиламинопропилтриметоксисилана в соотношении (5-70): 1, при этом модификатор — кремнийорганическая гидрофобизирующая жидкость взят в виде 10-70%-ного раствора в хлорорганическом растворителе» (далее – признак 2) заменен на признак «в качестве гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости он содержит по крайней мере одно вещество из ряда: полиметилгидросилоксановая жидкость, алкилгалоидсиланы, органилсиликонат натрия, в количестве не более 1% от массы целевой добавки для текучести» (далее – признак 2А).».

В деле № А40-48304/2016 суды пришли к следующим выводам (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2017 года): «При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции в отношении довода кассационной жалобы о необоснованности выводов судебных экспертов об использовании обществом изобретения по патенту Российской Федерации № 2289391 при оказании медицинских услуг в связи с использованием иного устройства, а не одной иглы с фиксатором, как того требует формула патента компании на изобретение, считает необходимым отметить следующее. Суд апелляционной инстанции, в рамках проверки доводов апелляционной жалобы общества, вызвал и опросил в судебном заседании экспертов Пасынка М.С. и Агасарова Л.Г., проводивших судебную экспертизу, назначенную судом первой инстанции. По результатам их пояснений, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что признак по патенту «игла» и признак, указанный в протоколе обеспечения доказательств от 25.12.2015: «устройство представляет собой два спаянных между собой тонких стержня с круглыми несъемными наконечниками в верхней части» следует признать эквивалентными, а способ фиксации иглы не является существенным, поскольку обе использованные иглы совпадают по выполняемой функции (воздействуют на акупунктурные точки) и достигаемому результату обеспечение возможности более длительного воздействия на акупунктурные точки, в частности аурикулярные точки пациента, путем использования одной и той же иглы в течение всего периода терапии, причем воздействующей сразу на группу акупунктурных (аурикулярных) точек.».

В «свежем» деле № A40-29590-2020 суд апелляционной инстанции в постановлении от 24.03.2022 пришел к следующим выводам: «Эквивалентной считается замена признака, если сущность этого изобретения не меняется, при замене достигается такой же результат, а средства выполнения замены — равноценные, при этом элементы, которыми заменяются признаки изобретения являются известными в данной области техники. Согласно Заключению судебного эксперта Ермаковой Е.А. данный анализ был проведен экспертом только в отношении признака «передача мобильным устройством покупателя одноразового уникального кода, уникального идентификационного номера мобильного устройства в платежную систему» независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту. При этом, эксперт опустила необходимость учета признаков «параллельная» и «[передача мобильным устройством покупателя] уникального идентификатора кассовой системы продавца и собственных платежных данных [в платежную систему] через второй канал связи», которые включены в признак 9 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту, признанный полностью использованным в устройстве Ответчиков за счет доктрины эквивалентности. Более того, анализ, проведенный экспертом, признает «передачу уникального кода (то есть одного параметра) от платежной системы в мобильное устройство продавца» эквивалентной «передаче от мобильного устройства к платежной системе (то есть наоборот) уникального кода и уникального номера мобильного устройства» (то есть двух параметров). Никаких обоснований подобного вывода эксперт не представляет, указывая лишь, что цель изобретения по Патенту (а именно распределение информационных потоков) выполняется. Кроме того, эксперт также не предоставляет никаких объяснений на предмет отсутствия анализа оставшихся частей признака 9 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту. Эксперт также в принципе не приводит отдельного анализа эквивалентности в отношении признаков 10 и 12 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту, которые также признаны использованными в спорном устройстве. В связи с вышеизложенным, Заключение судебного эксперта Ермаковой Е.А., очевидно, не может безусловно свидетельствовать, об использовании признаков эквивалентных признакам 9, 10 и 12 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту и, соответственно, доказанным факт использования всех признаков Патента в исследуемом устройстве. При этом судебная коллегия учитывает, что вышеупомянутый анализ эквивалентности признаков исследуемого устройства признакам 9, 10 и 12 независимого пункта 1 формулы изобретения по Патенту не проводился, что фактически свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, поскольку Патент признан использованным, несмотря на то, что не каждый признак изобретения по Патенту используется при функционировании спорного устройства.».

Рассмотренная выше судебная практика позволяет с определенной долей очевидности резюмировать, что отсутствие определения термина «эквивалентный признак» не сказывается на качестве правосудия. Более того, если раньше были основания утверждать, что в судебных актах вопрос об эквивалентности признаков, как правило, самостоятельно судами не рассматривался, то сейчас можно утверждать, что суды начали самостоятельно определять границы исключительного права патентообладателя.

Методика экспертизы использования изобретения

Вся экспертная методика установления факта использования изобретения в объекте техники (далее – объект, спорный объект) в сжатом виде изложена в п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ (далее – Кодекс). Там сказано: «Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

Эта норма Кодекса предписывает исследовать только те признаки изобретения, что приведены в независимом пункте формулы, поэтому исследование мы начинаем с нахождения в формуле независимого пункта.

О том, как это сделать, сказано в подзаконных актах, в разное время регламентировавших вопросы рассмотрения заявки на изобретение – правилах, регламентах, требованиях, рекомендациях и т. п. Так, в действующих Требованиях [1] об этом говорится в п. 52-55.

При этом надо учитывать, что Требования и подобные документы не регулируют вопросы экспертизы использования изобретения. Тут их применение ограничено ролью методических источников по отдельным вопросам. Обязательными для судебного эксперта они не являются.

Одна из распространенных ошибок – говорить об «использовании патента», считая это синонимом «использования изобретения». Однако в одном патенте может быть раскрыта группа изобретений, представленных в многозвенной формуле с несколькими независимыми пунктами. При сопоставлении патента со спорным объектом мы может обнаружить, что одни изобретения группы используются, а другие – нет.

Хорошо, если в поставленном перед экспертом вопросе указано, по какому из независимых пунктов формулы необходимо проверить использование изобретения. Но так бывает не всегда. В такой ситуации эксперт вправе уточнить это у органа, назначившего экспертизу. Конечно, эксперт может проверить и все независимые пункты, но при этом рискует сделать лишнюю работу.

После того, как независимый пункт в формуле найден, необходимо выделить в нем признаки изобретения. Методика выделения признаков изобретения приведена в работе В.А. Хорошкеева [2] , который, в свою очередь, ссылается на разработки советских патентоведов. Выделять признаки, как он пишет, следует не «нарезкой формулы на последовательные словесные фрагменты», а руководствуясь примерными перечнями признаков изобретения, приведенными в соответствующем подзаконном акте. Так в действующих Требованиях признаки, характерные для различных объектов изобретения (устройство, химическое соединение, композиция, вещество, способ и т. д.) приведены в п. 37-43.

В подзаконных актах разных лет такие перечни различаются с точки зрения удобства выделения признаков. Например, в ранее действовавшем Регламенте [3] примерный перечень признаков устройства (п. 10.7.4.3 (2)) был прост, логичен и удобен. Как и в ряде предшествующих ему актов. А вот в действующих Требованиях аналогичный перечень (п. 37 (1)) перегружен, нелогичен и для этой цели крайне неудобен. Разработчики документа не слишком удачно переделали его под новое требование конструктивно-функционального единства устройства.

Сравнение перечней признаков устройства 2008 и 2016 гг.

По счастью, как уже сказано, для судебного эксперта Требования – не обязательный нормативный акт, а только методический источник, поэтому он вправе руководствоваться Регламентом 2008 года. И хотя как нормативный акт Регламент не действует, в качестве методического материала он вполне применим.

Если признак изобретения не ясен или допускает неоднозначное понимание, его следует толковать в контексте других признаков формулы. Кроме того, согласно п. 3 ст. 1358 и п. 2 ст. 1354 Кодекса для толкования формулы могут применяться описание и чертежи в патенте. При этом надо учитывать, что часть описания и/или чертежей может относиться к конкретным примерам реализации изобретения и представлять признак изобретения в его частных случаях (см. п. 45 Требований). Нельзя ставить знак равенства между признаком, выраженном в независимом пункте формулы в обобщенном виде, и такими частными случаями, раскрытыми в описании или на чертежах.

Если формулировка признака и после этого не ясна, стоит обратиться к словарно-справочной и иной литературе, относящейся к той же области техники, что и изобретение. Там, как правило, можно найти общепринятые определения специфических для данной области терминов.

Встречаются (к сожалению, не так уж и редко) признаки, значение которых невозможно идентифицировать. Значит, мы имеем дело с изобретением, сущность и объем охраны которого нельзя однозначно определить. Сказать, использовано ли такое изобретение в спорном объекте или нет, эксперт не может. В этом случае он вынужден завершить исследование, указав на принципиальную невозможность сделать вывод.

Если все признаки независимого пункта определены и ясны, переходим к следующему шагу – сопоставляем признаки изобретения с признаками спорного объекта. Устанавливаем, содержится ли в продукте или использован ли при осуществлении способа каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы. При этом учитываем особенности, присущие некоторым видам признаков.

В случае, когда признак изобретения в патентной формуле приведен в обобщенном виде, он считается использованным, если в спорном объекте использован любой частный случай реализации этого признака.

Если в независимом пункте есть альтернативные признаки, то под «каждым признаком изобретения, приведенном в независимом пункте» (п. 3 ст. 1358 Кодекса), следует понимать всё же не каждый из альтернативных признаков, а любой из них.

Если количественный признак изобретения выражен в виде фиксированного значения, а в объекте значение этого параметра иное, считается, что признак отсутствует. Например, если в формуле сказано, что некое устройство содержит один фиксирующий элемент, а в объекте их два, следует сделать вывод об отсутствии признака в объекте. Довод «раз их два, то уж один-то точно есть» здесь не проходит. «Один элемент» и «два элемента» – это разные количественные признаки, 1 ≠ 2. Недопустимо трактовать фиксированное значение признака как интервальное.

Чтобы расширить объем охраны изобретения, количественные признаки приводят в виде интервалов непрерывных значений или рядов фиксированных значений параметра. В частности, открытый интервал может быть представлен выражением «как минимум x», открытый ряд – «по меньшей мере n». Такой признак считается использованным, если соответствующий количественный показатель объекта входит в этот интервал или ряд. Например, если в формуле сказано, что некое устройство содержит «по меньшей мере один фиксирующий элемент», а в объекте их два, следует сделать вывод о наличии признака.

Вывод о наличии в объекте количественного параметрического признака изобретения требует проведения измерений, а иногда и расчетов. Например, расчеты нужны, если признак выражен в виде математической формулы, или если признак выражен через параметр, который сложно измерить, но можно вычислить через другие, легко измеряемые параметры. В таких случаях в заключении эксперта должны быть указаны использованные измерительные приборы и инструменты, описаны методики измерения, приведены расчеты.

Если одни признаки изобретения в формуле дополняются и уточняются другими, то вывод об отсутствии в объекте первых одновременно означает и отсутствие вторых. Например, в формуле написано, что устройство содержит «фиксирующий элемент, выполненный из стали». Если в объекте отсутствует признак «фиксирующий элемент», то отсутствует и признак «выполнение фиксирующего элемента из стали». Поэтому отсутствие в объекте одного элемента может привести к выводу об отсутствии в нем сразу нескольких признаков изобретения, связанных с отсутствующим элементом.

Если в результате сопоставления установлено, что спорный объект содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы, приходим к выводу об использовании изобретения и завершаем исследование.

Но если установлено, что в объекте отсутствует один или несколько существенных признаков изобретения из независимого пункта, переходим к следующему шагу – устанавливаем, не заменен ли отсутствующий признак каким-либо другим признаком, выполняющим ту же функцию.

Если замены отсутствующего существенногопризнака (признаков) другим (или другими) нет, приходим к выводу, что в данном объекте изобретение не использовано и завершаем исследование.

Если выясняется, что произошла замена отсутствующего признака на другой, проверяем, не является ли заменяющий признак объекта эквивалентным признаку изобретения.

Определения эквивалентных признаков в действующем законодательстве России нет. Но оно есть в советских нормативных актах 70-х годов, и хотя они давно утратили силу, определение и методические подходы, данные в них, не противоречат Кодексу.

В п. 6.03 Инструкции ЭЗ-2-74 [4] сказано следующее: «Эквивалентными признаками называются признаки, совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, то есть признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу)».

В п. 24 Инструкции о выплате вознаграждения[5] говорится: «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми признаками (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области».

Кроме того, в методических материалах Госкомизобретений СССР 1979 года, регулирующих вопросы выплаты вознаграждений авторам за использование изобретений и премий за содействие изобретательству[6], есть специальный п. 4.13 «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», где сказано:

«Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области».

От эквивалентных признаков следует отличать технически тождественные признаки, описанные терминами-синонимами, или с помощью однозначно взаимосвязанных понятий, а также признаки, соотносящиеся как родовое и видовое понятия. В этих случаях имеет место наличие в объекте признака изобретения, тут нет нужды применять правило эквивалентов.

Практика применения правила эквивалентов в различных юрисдикциях выработала ряд более или менее универсальных положений, образующих так называемую «доктрину эквивалентов». Приведем основные.

1. Правило эквивалентов применимо лишь к несущественным признакам изобретения: признак, существенный с позиции патентоспособности изобретения, не может быть заменен эквивалентным.

2. На эквивалентные могут быть заменены сразу несколько признаков изобретения.

3. Эквивалентным решением может считаться не только замена, но и исключение несущественного признака изобретения.

4. Эквивалентным решением может считаться замена одного признака изобретения на группу признаков, совместно выполняющих ту же функцию с тем же результатом.

5. На эквивалентный может быть заменен как новый (отличительный) признак изобретения, так и известный из уровня техники, и даже признак, относящийся к названию изобретения и определяющий его назначение.

6. Однако, если отличительный признак в изобретении – единственный, его замена в объекте техники заведомо не эквивалентна, оно сводит объект по новизне на уровень прототипа изобретения.

7. Правило эквивалентов не применимо для селективных изобретений, изобретений на применение и изобретений, направленных на расширение ассортимента.

8. Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков, не позволяет достичь технического результата изобретения.

9. Эквивалентности заведомо нет, если замена признаков обеспечивает новый по сравнению с изобретением технический результат и поэтому обладает самостоятельной патентоспособностью.

10. Эквивалентности заведомо нет, если решение, полученное в результате замены признаков изобретения, перестало бы удовлетворять условиям патентоспособности (потеряло бы новизну или изобретательский уровень).

11. Эквивалентность следует оценивать применительно к конкретному техническому решению: одни и те же признаки для одного изобретения эквивалентны, а для другого – нет.Одни и те же признаки могут быть эквивалентными в одном системе и не быть таковыми в другой. Например, в качестве инструмента для забивания гвоздей замену микроскопа на молоток можно признать эквивалентной. В качестве оптического прибора – нельзя.

12. Замена признака на эквивалентный не обязательно обратима: обратная замена признака может не удовлетворять условиям эквивалентности.

13. Эквивалентность следует оценивать с учетом материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента: нельзя признавать эквивалентным признак, от которого отказались на стадии экспертизы патентоспособности («доктрина эстоппель» в патентном праве[7]).

Как нетрудно заметить, эти положения взаимосвязаны, одни следуют из других. Поэтому в разных источниках[8] их число и формулировки варьируются, однако основные принципы остаются неизменными.

Есть и дискуссионные положения, по которым не достигнуто единство мнений. Например, существуют противоположные взгляды на возможность эквивалентной замены количественных признаков[9]. На взгляд автора она допустима, но только в случае, когда количественный признак не является существенным.

При применении небесспорных положений предпочтительно руководствоваться одним из принципов презумпции невиновности (Конституция РФ, ст. 49, ч. 3): толковать неустранимые сомнения в пользу обвиняемого в нарушении патента. Не следует расширять объем правовой охраны по патенту сверх меры разумного.

Если выясняем, что заменяющий признак спорного объекта не эквивалентен отсутствующему признаку изобретения, приходим к выводу, что изобретение не использовано, завершаем исследование.

Если устанавливаем, что заменяющий признак объекта эквивалентен отсутствующему признаку изобретения, переходим к следующему шагу. Выясняем, был ли такой признак известен в качестве эквивалентного признаку изобретения в данной области техники до даты приоритета изобретения. Область техники, к которой относится изобретение, как и дата приоритета изобретения, указаны в патенте.

Если устанавливаем известность средства замены, приходим к выводу об использовании изобретения, если нет – к выводу об отсутствии использования. На этом исследование завершается.

Зачастую у экспертов возникают сложности с применением доктрины эквивалентов. В ряде проанализированных заключений исследование заменяющих признаков на эквивалентность отсутствовало – иногда без объяснения причин, иногда со ссылкой на то, что легальное определение «эквивалентности» отсутствует в отечественном праве.

Особые затруднения связаны с установлением известности из уровня техники заменяющих признаков. На первый взгляд, для этого от эксперта требуется провести информационный поиск по патентным, научным и иным техническим источникам.

По нашему мнению, делать этого не следует. В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и части 4 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса РФ эксперту запрещено самостоятельно собирать доказательства. А проведение подобного поиска является ничем иным, как сбором доказательств. Вместе с тем экспертвправе использовать в своем исследовании источники известности, представленные в материалах дела, либо запрашивать их через суд у сторон.

Алгоритм установления факта использования изобретения

Таким образом, бремя доказывания известности средств замены в качестве эквивалентных признаков в значительной степени перекладывается с эксперта на представителей сторон и привлеченных ими специалистов-патентоведов.

Исследуя источники, не следует искать в них прямого указания на эквивалентность признаков.

Во-первых, этот патентоведческий термин практически никогда не используется в технической литературе, включая и патенты.

Во-вторых, как уже говорилось, не бывает универсально эквивалентных признаков, их эквивалентность проявляется (или не проявляется) в конкретной технической системе (решении).

Поэтому известность заменяющего признака объекта в качестве эквивалентного признаку изобретения на практике означает, что:

  • заменяющий признак был известен до даты приоритета изобретения в той же области техники, что и изобретение;
  • уровень науки и техники на указанную дату позволял сделать вывод об их взаимозаменяемости (совпадению по выполняемой функции и достигаемому результату);
  • взаимозаменяемость признаков очевидна для специалиста в соответствующей области техники.

[1] Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. – Утверждены приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 №316.

[2] Хорошкеев В.А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Патентный поверенный. 2013. №5 – С.39-45.

[3] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. –Утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327.

[4] Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74). – Утв. Госкомизобретений СССР 11.12.1973.

[5] Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения. – Утв. Госкомизобретений СССР 15.01.1974.

[6] Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использование изобретения и рационализаторского предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации – М.: Госкомизобретений СССР, 1979.

[7] Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель / Патенты и лицензии. 2012, №6 – С.35-46; Джермакян В.Ю. Суд соблюдает принцип правовой определенности при оценке эквивалентных признаков изобретения / Патентный поверенный. 2015, №2. – С.44.

[8] Морская О.Г. Теория эквивалентов при решении патентных споров в США и Японии / Патенты и лицензии. 2001, №10 – С.43-50; Пантелеев М.В., Серова М.А. Теория эквивалентов и ее использование / Патенты и лицензии. 2002, №2 – С.18-26; Джермакян В.Ю. Какие признаки считать эквивалентными? / Патентный поверенный. 2006, №4. – С.21-28; Хорошкеев В.А. Вопросы об эквивалентных признаках / Патентный поверенный. 2013, №2. – С.17-21; Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках / Патентный поверенный. 2016, №3. – С.20-33; Морская О.Г. О применимости использовавшихся в СССР критериев эквивалентности признаков / Патентный поверенный. 2016, №4. – С.16-25; Джермакян В.Ю. О новом подходе к правилу об эквивалентных признаках / Патентный поверенный. 2016, №6. – С.40-48; Пантелеев М.В. Все упирается в эквивалентный признак / Патентный поверенный. 2017, № 1. – С.56-61.

[9] Дементьев В.Н. Применимо ли правило об эквивалентах к количественным признакам? / Патентный поверенный. 2006, №2. – С.39-42; Альтшулер Л.Н. Об эквивалентности количественных признаков / Патентный поверенный. 2016, №4. – С.26-32.

О статье

Авторы:

Д.А. Боровский – патентный поверенный

Опубликовано:

Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2018», СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018 – С. 63; Патентный поверенный. 2018, № 6 – С. 13.

Каким образом можно доказать факт отрытого применения при аннулировании патента?

Если регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца была осуществлена с нарушением норм законодательства, выданный патент может быть оспорен.

Согласно статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, а именно для изобретений: промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень, для полезных моделей: промышленная применимость и новизна, для промышленных образцов: новизна и оригинальность.

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378 ГК РФ), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378 ГК РФ);

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 ГК РФ;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктами 1) – 4).

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктом 5).

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Если Вам известен факт открытого применения технического решения по оспариваемому патенту, то в этом случае, при наличии подтверждающих документов, они могут быть использованы для аннулирования патента по основанию не соответствия условию патентоспособности «новизна», т.е. по факту открытого применения.

Ниже рассмотрим подробно, какие доказательства и каким образом должны быть представлены для подтверждения состоявшегося открытого применения технического решения. Очень важно понимать, что датой включения источника информации о техническом решении в уровень техники, ставшей известной в результате его применения, является документально подтвержденная дата, с которой сведения о техническом решении стали общедоступными. Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа, как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т.п., а о дате, указанной в документе в качестве даты, с которой именно сведения о техническом решении стали общедоступными.

Сведения о техническом решении представляют собой признаки, присущие именно этому конкретному техническому решению. При установлении факта состоявшегося более раннего открытого применения технического решения необходимо доказать помимо самого факта, наличие в данном техническом решении соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента.

Ряд признаков и характеристик может быть установлен аналитически, но для установления некоторых признаков, может понадобится соответствующее оборудование, которыми оснащаются только специализированные исследовательские лаборатории.

Если на дату появления технического решения на рынке или другую дату технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих техническому решению, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на определенную дату.

Если установление какого-либо признака в техническом решении связано с чрезмерным обременением, под которым может пониматься необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического решения а, также может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на определенную дату.

Например, если в источнике информации в отношении технического решения указаны только конструктивные особенности, а в патенте указан помимо конструктивных элементов качественный и количественный состав материала, из которого изготовлено техническое решение, то отказать в выдаче патента в связи с якобы отсутствием новизны и со ссылкой только на этот источник, невозможно. При этом утверждение того, что количественный состав может быть определен специалистом без приложения творческих усилий, например, экспериментальным путем, не является основанием для отрицания новизны технического решения.

Принципиальная возможность установления тех или иных фактов и событий не может быть использована как доказательство свершившегося факта или события. Творческие усилия специалиста к этому отношения не имеют. Для отрицания патентоспособности изобретения по новизне при состоявшемся более раннем открытом применении технического решения, используется не возможность специалиста что-то установить в будущем, а используется представление реальных доказательств из прошлого о том, что в выпускавшемся ранее техническом решении уже присутствовала совокупность признаков, на которую был позже получен патент.

Определение присутствия в конкретном техническом решении всех признаков независимого пункта формулы представляет собой достаточно трудоемкую работу по сбору доказательств с результатами физико-химических и иных анализов, данных, подтверждающих легальное поступление на рынок технического решения, а именно с такими характеристиками и признаками, представление технической и финансовой документации и т.п.

Возможность определения специалистом качественного или количественного состава материала служит для доказательства последующего вывода об общедоступности к данным признакам технического решения, но не отрицает и тем более не заменяет при этом фактическую необходимость установления именно этих признаков.

Необходимо однозначно понимать, что доказанная возможность доступа к конкретным признакам технического решения не свидетельствует автоматически об общедоступности к самому техническому решению.

Не требует доказательств утверждение о том, что если техническое решение сопровождается надписью «конфиденциально», это не означает, что, например, его состав не может быть установлен в химической лаборатории.

Только при фактическом установлении качественных и количественных признаков может быть сделан последующий вывод о возможности включения технического решения с этими признаками в известный уровень техники для отрицания новизны.

Однако, если доказать общеизвестность самого технического решения не представляется возможным, то не имеет смысла для отрицания новизны доказывать общедоступность в контексте возможности доступа к его признакам и характеристикам любым специалистом.

Состоявшееся до даты приоритета открытое применение является, за исключением особо оговоренных временных льгот для заявителей или авторов, основанием для отказа в выдаче патента или аннулирования действия уже выданного патента.

При установлении новизны изобретения или полезной модели в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. К любым сведениям относятся как различные печатные и им подобные публикации об объекте, так и само изготовленное техническое решение.

Открытое применение технического решения, в котором воплощено изобретение или полезная модель, как основание для отрицания новизны, также применяется с учетом льготы по новизне, т.к. является одной из форм раскрытия информации. Когда открытое применение технического решения осуществлено благодаря действиям самих авторов и заявителей или любых лиц, получивших от них прямо информацию о техническом решении, как правило, не возникает затруднений в предоставлении льготы по новизне. Например, если авторы и/или заявители сами передали техническое решение на реализацию в торговой сети конкретного супермаркета, заключив с ним соответствующий договор, шестимесячная льгота по новизне может быть предоставлена. Затруднения могут возникнуть, когда открытое применение технического решения осуществлено благодаря действиям лиц, получивших от авторов или заявителей косвенно информацию о техническом решении. Например, когда после осуществления вышеописанной ситуации иные лица купили в данном супермаркете техническое решение (изделие) и перепродали его через свою торговую сеть. Можно ли ситуацию с перепродажей технического решения в свободной торговле рассматривать как косвенное получение информации и предоставлять льготу по новизне с даты перепродажи технического решения? Представляется, что нет, т.к. косвенное получение информации от авторов и/или заявителей иными лицами, должно предусматривать какую-то формальную взаимосвязь между всеми участниками купли-продажи технического решения и возможность регулирования или иного влияния на ограничение свободы распространения полученной информации о техническом решении. При перепродаже товаров в режиме свободной торговли, товар выходит из под контроля продавца, и последний не может влиять на дальнейшую судьбу товара, в т.ч. ограничивать распространение информации о нем. Тем не менее, только судебная практика определит, что следует понимать под косвенным получением информации о техническом решении при испрашивании льготы по новизне.

Для установления состоявшегося открытого применения технического решения не обязательно, чтобы именно заинтересованное лицо путем применения изобретения или полезной модели узнало о нем; вполне достаточно, если одно или несколько незаинтересованных лиц видели изобретение в употреблении, не будучи обязаны к сохранению этого обстоятельства в тайне, или могли бы видеть, используя представившиеся им обстоятельства. Открытым считается применение технического решения, если оно может стать доступным при желании и без нарушения соответствующего законодательства по охране «ноу-хау» или режима конфиденциальности.

При оспаривании действующих патентов как не соответствующих условию патентоспособности «новизна», в ряде случаев, для получения доказательств известности признаков, необходимо провести техническую экспертизу, например, в случаях, когда нужно установить материал или вещество, из которого изготовлены детали устройства, или в случаях, когда нужно установить состав вещества.

Любые признаки, присутствующие в формуле оспариваемого патента, должны быть подвергнуты технической экспертизе на предмет установления их присутствия в техническом решении. Действующее патентное законодательство позволяет указывать в независимом пункте формулы изобретения как существенные, так и несущественные признаки, что, естественно, при опротестовании новизны изобретения будет отягощать проведение технической экспертизы, вынужденной устанавливать фактическое наличие всех признаков в техническом решении, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения.

Оценка патентоспособности изобретения и проведение технической экспертизы, предусматривающей исследования и анализ конкретного технического решения, представляют собой разные процессуальные действия с разными последствиями и выводами.

При констатации факта состоявшегося более раннего открытого применения технического решения, подпадающего под выданный патент с более поздней датой приоритета, должны привлекаться специалисты, которые не только способны, но и уполномочены проводить соответствующие исследования (физико-химические, материаловедческие и т.п.) с применением предусмотренных для таких исследований сертифицированных приборов и иного оборудования. К таким исследованиям привлекаются практикующие специалисты в данной области техники, работающие, как правило, в профильных научных и конструкторских организациях, обладающих соответствующей аппаратурой.

При осуществлении экспертизы технического решения должно быть установлено:

— наличие в данном техническом решении соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента, как минимум, в ее независимом пункте;

— время изготовления технического решения, если этот фактор оспаривается или требует доказательств. Признаки технического решения в конкретном решении должны считаться раскрытыми при открытом применении решения, даже если часть его признаков становится известной только в результате разрушения (демонтажа) изделия (узла, механизма и т.п.).

Если на дату появления технического решения на рынке технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих ему, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на дату общедоступности.

Если установление какого-либо признака в техническом решении связано с чрезмерным обременением, под которым может пониматься, в частности, необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического решения, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом решении на дату оспаривания патента.

В уровень техники включены также визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т.п.), которые стали доступны для обозрения. Если под плакатами понимаются печатные (полиграфические) издания, то под моделями и изделиями – технические решения, признаки которых имеют возможность обозрения, т.е. визуально видны. Если признаки визуально не видны при обозрении модели или изделия, не представляется возможным утверждать об их раскрытии в данном источнике информации.

Это, например, касается состава вещества или конструкции узлов, внешне не обозримых. Однако эта же модель или изделие могут быть включены в уровень техники, если они представляют собой техническое решение, ставшие известным в результате его открытого применения в таком виде, когда любое лицо имеет возможность разобрать устройство полностью и установить присутствие всех признаков в данном объекте.

Модель или изделие, выставленные на обозрение, не могут быть исследованы таким образом, т.к. доступ к ним ограничен только внешним обозрением модели или изделия со стороны, без доступа к внутренностям деталям конструкции и иным, не зримым характеристикам. Однако если выставочная модель продана третьим лицам, то они уже могут разобрать ее и детально исследовать.

В связи с вышесказанным очень важно при отрицании новизны технического решения представлять корректные и надлежащие доказательства введения в гражданский оборот продукции, в которой использовано техническое решение по оспариваемому патенту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *